Sentencia Definitiva N° 443/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de setiembre de 2021 No. 443 VISTA: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 818/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, Virginia CERVIERI en representación de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada el 7 de febrero de 2019, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) que concedió el registro de la marca NEW REPUBLIC (mixta), presentada bajo expediente No. 470470, a favor de PADIM S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional No. 9. (Fs. 55 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que, a su entender, la marca concedida no es lo suficientemente novedosa ni distintiva, no cumple con las claras diferencias exigidas por la Ley para acceder al registro; por el contrario, presenta una peligrosa similitud a las marcas por ella registradas. Afirmó que la impresión de conjunto que transmiten las marcas en cuestión es la misma, especialmente para el consumidor que realiza un análisis superficial y rápido del conjunto marcario, con un simple “golpe de vista”, que es el parámetro con que se debe medir el grado de confundibilidad. Destacó que el elemento figurativo es prácticamente el mismo que el de las marcas de su mandante. El caballo se presenta en la misma dirección, las patas delanteras se presentan levantas y arqueadas. El jugador de polo se presenta en ambas marcas con el acto hacia arriba. Al igual que la marca de su mandante, la marca impugnada presenta al caballo posicionado de perfil y en un mismo color. Indicó que todo esto hace a la identidad entre las marcas. Expresó que si bien se incorpora una denominación a la marca (“New Republic”), ello no le confiere suficiente aptitud distintiva, en cuanto el elemento figurativo es prácticamente el mismo al de su marca. Y, si bien son dos figuras de jugadores de polo a caballo, una es reflejo de la otra. Precisó que es titular de lo que se denomina una “familia de marcas” notoriamente conocida, por lo que el análisis de confundibilidad debe ser riguroso. Afirmó que el hecho de incorporar una figura caracterizante de la marca de su propiedad configura un intento de aprovechamiento del prestigio ajeno y de competencia desleal. Entendió que existió un error de valoración por parte de la DNPI al requerir una reproducción exacta de la marca de la actora, violentando así lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley No. 17.011 que exige que las marcas sean “claramente diferentes”, aspecto que no se da en el presente caso. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Afirmó que la comparación entre signos debe realizarse analizando la globalidad de cada uno, sin proceder a su desmembramiento. Así, las marcas en cotejo difieren desde el punto de vista denominativo, semántico y gráfico. Adujo que, además, surge de las actuaciones administrativas, que en la clase internacional No. 9, coexisten más marcas con escenas de polo en sus aspectos gráficos. Por otra parte, consideró que la notoriedad de las marcas de la actora no debilita las actuaciones administraciones recurridas. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Se notició del pleito al tercero interesado, a solicitud de la demandada (petitorio 2, fs. 19 vto. de infolios), quien no compareció a estar a Derecho. (fs. 21-24 ibídem). V) Por Resolución No. 374/2020 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 63, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 102 fojas). VI) Las partes alegaron por su orden (fs. 66 - 73 vto. y fs. 75, respectivamente) VII) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 579/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 78 - 78 vto.). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 80). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 13 de febrero de 2019 (según dichos de la actora no controvertidos por la Administración) quien lo resistió el 25 de febrero de 2019 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 59 y ss. de los A.A.). Por Resolución glosada a fs. 89 vto. de los antecedentes administrativos, la D.N.P.I. resolvió mantener la resolución impugnada. Por su parte, el 21 de agosto de 2019, la Ministra de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió desestimar el recurso jerárquico interpuesto, (fs. 98 – 98 vto. de los A.A.) siendo notificada la parte actora el 1° de octubre de 2019 (según sus dichos no controvertidos). La demanda anulatoria fue deducida el 28 de noviembre de 2019 (nota de cargo fs. 15 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución dictada el 7 de febrero de 2019, por la D.N.P.I. que concedió el registro de la marca NEW REPUBLIC (mixta), presentada bajo expediente Nº 470470, a favor de PADIM S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional No. 9. (Fs. 55 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Con fecha 14 de diciembre de 2015, PADIM S.A. solicitó el registro de la marca NEW REPUBLIC bajo Acta No. 470470 para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional No. 9. (Fs. 1 de los A.A.). Publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, la actora dedujo oposición, fundándose para ello en el entendido de que la marca “NEW REPUBLIC” vulnera lo dispuesto en los artículos 5 numerales 6 y 7 y 6 de la Ley No. 17.011 y arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris respecto a sus marcas en la misma clase pre-registradas. (Fs. 2 vto. de los A.A.). Seguidamente, a fs. 4 y ss. presentó una ampliación a la oposición presentada. Se le otorgó vista de la mencionada oposición al solicitante de la marca, quien la evacuó en los términos lucientes a fs. 9 vto. y ss. de los A.A. Con fecha 19 de diciembre de 2018 se expidió la Asesoría Letrada, la que en lo medular sostuvo: “Como podemos apreciar, las figuras que presentan los signos en pugna poseen diferencias en cuanto a que las marcas opositoras incorporan la figura de un caballo y de un jinete con un palo de polo levantado; mientras que la marca solicitada se compone de la figura de dos caballos con dos jinetes en diferentes posiciones, con un palo de polo en posición prácticamente horizontal. La opositora solo podría alegar la exclusividad en el diseño, si la marca solicitada pretendiera reproducir en forma exacta su diseño, lo que no sucede en el presente caso. Sin perjuicio de lo que antecede, existen registradas las marcas Actas Nos. 417.111 y 427.927, dentro de la clase internacional 9, que presentan la figura de caballos y jinetes con palo de polo, las cuales coexisten en el registro sin generar confusión. (…)”. (Fs. 53 – 54 de los A.A.). Por Resolución de fecha 7 de febrero de 2019 la D.N.P.I. concedió el registro de la marca impugnada (fs. 55 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) No caben dudas que la marca accionante es de renombre a nivel mundial en el rubro de vestimenta. Sin embargo y, sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respalda la posición de la actora, y de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos donde se dirimen supuestos de confundibilidad, operan en la especie decisivas razones para aventar las invocaciones de confusión movilizadas, atendiendo a las diferencias de orden gráfico, gramatical, fonético como conceptual que se presentan. Ingresando a la apreciación de la posible similitud existente entre los signos en pugna, en una consideración de conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva; relevándose sus semejanzas más que sus diferencias, la Corporación es de la opinión que, entre las marcas en pugna, por un lado las marcas de la actora identificadas con la figura de un jugador de polo a caballo y la marca concedida “NEW REPUBLIC”, -ambas de tipo mixto- se observan indudables diferencias que habilitan su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado (art. 6 de la Ley 17.011) (Ver en este sentido los gráficos lucientes a fs. 9 infolios). En efecto, de la impresión de conjunto, “a golpe de vista” que despiertan las marcas en pugna, es dable concluir en su coexistencia pacífica. Basta apreciar el elemento denominativo y gráfico de la solicitud de registro (fs. 1 de los A.A.), con la marca harto conocida de la pretensora, para constatar disimilitudes de relevancia. Así, de un simple cotejo, se constata que las marcas en pugna no solo presentan diferencias desde el punto de vista ortográfico y fonético, sino que además ostentan una diferencia sustancial desde el punto de vista gráfico y conceptual, lo que aventa la confusión esgrimida por la pretensora. Veamos. Desde el punto de vista semántico se presenta la denominación “NEW REPUBLIC” por parte de la marca concedida, que se traduce al español como NUEVA REPÚBLICA y la denominación de la actora: RALPH LAUREN. Por su parte, desde el punto de vista fonético , suenan claramente diferentes. Desde el punto de vista gráfico , en el signo de la solicitante aparecen dos jinetes a caballo con un palo de polo cada uno, en forma horizontal; mientras que el signo inconfundible de la actora es de un jugador de polo a caballo con el palo de polo hacia arriba. Y, finalmente, desde el punto de vista conceptual , la marca actora incorpora un nombre propio, mientras que la concedida, como dijéramos, es la traducción al español de “Nueva República”. VI) A esta altura del análisis de las marcas en pugna, resulta preciso tener presente lo señalado por BERTONE y CABANELLAS respecto a que la similitud abstracta que pueda resultar entre dos marcas no es suficiente para vedar su coexistencia; en efecto, señalan estos autores que los signos marcarios no se estudian y cotejan por la sola finalidad de declarar si se parecen o no, sino para evitar que a partir de ese parecido puedan resultar afectados principios fundamentales del comercio (Cfme. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, vol. 2, Segunda Edición, p. 29, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003). VII) Además de las claras y relevantes diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas enfrentadas, corresponde mencionar que la notoriedad que reviste el signo de la reclamante aleja cualquier riesgo de confusión o asociación, a lo que se añade el carácter, no menor, de consumidor atento. Relacionado con lo anterior, OTAMENDI expresa que dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el jugador conozca quién será el consumidor, y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “ a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera.” (OTAMENDI Jorge: “Derecho de Marcas”, cit., pág. 184). La clase internacional 9 en la que se solicita el registro de la marca impugnada, comprende: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores En la especie, la actora es titular de marcas que gozan de un prestigio y elevado precio, por lo que, tratándose de público selectivo las posibilidades de confusión son aún menores. Por otra parte, no resulta de recibo el agravio relativo a la existencia de una intención de aprovechamiento del prestigio de la familia de marcas de la actora, en tanto no se acreditó mala fe o deshonestidad en el ejercicio del comercio por parte PADIM Ltda. VIII) El Tribunal, comparte lo expuesto por la Asesoría Letrada en cuanto a que: “el hecho de que las marcas pre-registradas incluyan la representación de un caballo y un jinete jugando al polo, no impide que otras figuras similares puedan solicitarse como marca, siempre y cuando no sean su reproducción exacta. Por otra parte, ninguna persona puede pretender ser titular de una marca con uso exclusivo de una figura y menos aún si la misma presenta diferencias y se acompaña de otras expresiones, como sucede en la situación en examen”. (fs. 53 vto. de los A.A.). IX) En suma, no se constatan similitudes denominativas, gráficas y fonéticas que configuren reproducción, imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial, extremos exigidos por la normativa marcaria para el no registro del signo. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)