Sentencia Definitiva N° 409/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de setiembre de 2021. No. 409 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LEVADURA URUGUAYA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 457/2019). RESULTANDO : I) A fs. 23 compareció el Dr. Gustavo FISCHER, en representación de LEVADURA URUGUAYA S. A., a demandar la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 5 de julio de 2018, en virtud de la cual se concedió “… el Registro de la marca RINDEMÁS LEVADURA SECA INSTANTÁNEA (mixta) por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la Ley n° 17.011 del 25 de setiembre de 1998, solicitado bajo expediente n° 464939, a favor de Molino Americano S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional n° 30” (fs. 137 A.A.). En lo inicial, argumentó que su interés en la causa deriva de ser un competidor directo de Molino Americano S.A., ya que comercializa levaduras conocidas a nivel interno e internacional. En lo sustancial, señaló que la marca cuyo registro concediera el acto impugnado es intrínseca e inherentemente engañosa. Explicó, en particular, que el término “RINDEMÁS” ( mot vedette) no puede integrar la marca en modo alguno, pues da por buena y presupone una determinada calidad, naturaleza, utilidad y aptitud que no puede predicarse ni garantizarse respecto de los productos que protege. De esa forma, a su entender, el registro otorgado violó derechamente el inc. 8° del art. 5 de la Ley No. 17.011, que prohíbe la inscripción de signos que simulen o describan la aptitud, la calidad o las características de los productos. Sostuvo que la falta de distintividad y fantasía de la marca fue reconocida por la propia DNPI, que concedió el registro sin derechos privativos sobre los términos “RINDE” y MÁS”. A partir de ello, concluyó que es evidente que no se trata de una locución de fantasía, novedosa, que pueda leerse o interpretarse sin remitirse a los elementos que individualmente la componen. Por otra parte, manifestó que no resulta aplicable al caso la teoría del comprador discriminador en virtud de que: i) el comprador resulta igualmente susceptible de engaño; ii) la teoría del comprador discriminador es aplicable si la marca “RINDEMÁS LEVADURA SECA INSTANTÁNEA” es confundible o no con otra marca previamente solicitada o registrada, pero no si la marca es inherentemente engañosa; iii) la marca registrada protege productos de consumo masivo. Finalmente, luego de citar varios antecedentes y jurisprudencia del Tribunal, concluyó que el proceder de la empresa titular verifica una hipótesis de concurrencia desleal, desde que pretende inducir al consumidor a creer que el producto tiene una determinada calidad o aptitud. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien bregó por la solución confirmatoria del acto en causa. En lo central de sus defensas, manifestó que el registro concedido por la resolución procesada no presenta riesgo alguno de engaño sobre el consumidor, ya que resulta impensable que alguien, por poco atento que sea, pueda considerar que un producto sea más duradero que otro porque contiene la locución “RINDE MÁS” como parte integrante de la marca. Agregó que la marca es novedosa y fantasiosa, al estar compuesta por términos e imágenes con importante aptitud distintiva. Seguidamente sostuvo que, al encontrarnos ante la presencia de un consumidor atento y selectivo de los productos protegidos por el signo registrado (levadura de uso industrial) corresponde aplicar al caso la teoría del comprador discriminador, de acuerdo con la cual debe considerarse que el potencial adquirente no es susceptible de engaño, por ser un sujeto que se interesa detenidamente en el origen del producto y en los detalles del mismo. Finalmente expuso que, contrariamente a lo argumentado en la demanda, no estamos ante una hipótesis de competencia desleal, en virtud de no haberse acreditado una intención de la empresa registrante de perjudicar a sus competidores en el mercado. En definitiva, solicitó se desestimara la demanda y se confirmara la resolución impugnada. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 63) se produjo la que luce certificada a fs. 78. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 81-99 y 100-102). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado, por Dictamen No. 523/2020. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. III) L a quaestio decidendi consiste en determinar si la marca concedida por el acto impugnado en favor de Molino Americano S.A. resulta violatoria de lo dispuesto por el num. 8 del art. 5 de la Ley No. 17.011 (en la redacción dada por la Ley No. 18.172) en cuanto prevé que no podrán ser registrados como marcas, irrogando nulidad relativa: “ Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios.”. A juicio del Tribunal, los agravios planteados en la acción anulatoria, relativos al carácter descriptivo de la marca concedida, resultan enteramente de recibo. No debe perderse de vista que, como enseña nuestra más prestigiosa doctrina en la materia, “… la posible descriptividad de un signo no debe determinarse abstractamente, sino en relación al producto o servicio que pretende identificarse, y atendiéndose especialmente a la posible significación que pueda atribuirle el consumidor medio. En este orden de ideas, las simples variaciones ortográficas introducidas a un término descriptivo no excluirán la aplicación del tipo prohibitivo cuando el público consumidor siguiera percibiendo la cualidad o característica transmitida por la expresión. En el mismo sentido, la definición obsoleta de una palabra en un diccionario no determinará que la misma sea descriptiva si el público consumidor no le atribuye tal significación. En definitiva, tal como indican las directivas de examen de marcas del Institut Féderal de la Popriété Intellectuelle suisse, para que una denominación se repute descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo imaginativo, el ligamen entre el término y la cualidad del producto o servicio designado ” (Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de Marcas”, Editorial B de F, 2007, pp. 54-55). Desde estas pautas, no puede más que concluirse que la locución “RINDEMÁS”, que compone la marca en examen, resulta ser descriptiva de la aptitud, utilidad, calidad y característica de los productos que pretende proteger (levadura); así será percibido por el consumidor final, que en el caso es un consumidor medio, poco atento o poco discriminador quien va a asociar la locución principal de la marca ( mot veddette) a una aptitud del producto, más precisamente, al rendimiento de éste en comparación con los productos concurrentes ofrecidos en el mercado. De igual modo, como expresa el autor previamente citado, “… al examinarse un signo compuesto por la suma de términos irregistrables, deberá apreciarse el conjunto generado para así poder concluirse a favor de la distintividad o de la indistintividad. Conforme una percepción global, el carácter inhabitual o fantasioso del neologismo puede llegar a primar sobre la suma de términos individuales, esto será así cuando, conforme a la manera en que se combinan los distintos elementos, se genera una marca que en su conjunto representa algo más que la suma de los elementos constitutivos” (Chijane Dapkevicius, op. cit., p. 59). En el caso, es claro que la locución “RINDEMÁS”, en tanto globalmente compuesta por las palabras “RINDE” y “MÁS”, no puede reputarse como novedosa, de fantasía o distintiva, pues la “nueva” construcción lingüística no difiere sustancialmente de los términos que individualmente la componen. Esta conclusión, además, deriva tanto del diseño gráfico imprimido al aspecto figurativo de la marca (ambas palabras “RINDE” y MÁS” proyectadas en distinto color y tamaño) como del hecho de que la propia Administración concedió el registro sin derechos privativos sobre los términos que la componen. A tales efectos, basta con ver el expreso reconocimiento por parte de la Asesoría Jurídica, que sobre el punto manifestó: “Cabe señalar que teniendo en cuenta la clase que se procura proteger, los términos “RINDE”, “MÁS”, “SECA” e “INSTANTÁNEA” son términos descriptivos, de uso común, y el término levadura es genérico. Por tanto, dichos términos no pueden ser individualmente apropiables, por lo que se aconseja su limitación en los términos del artículo 7 de la Ley n° 17.011 (fs. 135 A.A.; la negrilla no pertenece al original) En consonancia con lo anterior, no resulta de recibo la defensa de la demandada fincada en la aplicación de la teoría del comprador discriminador. En cuanto a ello, debe verse, por sobre todo, que la marca bajo análisis fue concedida por el acto impugnado para proteger todo el universo de productos comprendidos en la Clase Internacional N° 30, sin distingos de ningún tipo. De ahí que, más allá de que se argumente que la levadura que comercializa Molino Americano S.A. es de uso industrial, nada impida que en el futuro la empresa en la actualidad titular de la marca la emplee para identificar otro tipo de levadura de uso doméstico. Pero hay más, la teoría del comprador discriminador no excluye una aplicación estricta de la normativa, que prohíbe la inscripción, sin puntos medios, de “los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios”. En último análisis, la ausencia de distintividad del signo marcario concedido, dada por la evidente alusión a la calidad, característica, utilidad o aptitud del producto, hace que dicha marca se torne intrínseca y potencialmente engañosa; siendo susceptible de incurrir en una hipótesis de competencia desleal con las marcas de productos propiedad de la accionante. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).