Sentencia Definitiva N° 393/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de setiembre de 2021. No. 393 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “PHARMA MAR S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 616/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, PHARMA MAR S.A., repr esentada por Agustina FERNÁNDEZ GIAMBRUNO, dedujo pretensión anulatoria contra el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) dictado el 27 de diciembre de 2018, por el que se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Patente de Invención No. 29183, presentada por PHARMA MAR S.A. de ESPAÑA, con el título de “FORMULACIONES DE ECTEINASCIDINA Y UN DISACÁRIDO”. (Fs. 253 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que la denegatoria de la solicitud de autos, resulta infundada y desajustada a la regla de Derecho, en tanto, parte de un a incorrecta comprensión de la Invención y se enmarca en un contexto de manifiesta negligencia en el estudio y resolución de la solicitud de protección de la Invención. Alegó que la Administración demoró más de 12 años en examinar la invención que present ara, pese a haberse abonado en tiempo y forma las tasas correspondientes. Asimismo, adujo que solamente se le confirió vista en dos oportunidades, lo que consideró exiguo. Afirmó que la Invención logra mayor nivel de estabilidad, reducir la formación de i mpurezas, facilitar la manipulación y solubilizarían de entidades químicas complejas, así como lograr mayores niveles de concentración de la ecteinascidina 743. Destacó que, esto resulta altamente innovador y beneficioso, en tanto, la ET – 743 se pu ede us ar en el tratamiento de una variedad de formas de cáncer. Luego de reseñar múltiples cuestiones técnicas que, a su entender, fundamentan sobradamente la aptitud inventiva de la patente solicitada, concluyó que, la misma reúne todos los requisitos para su patentabilidad de conformidad con la Ley No. 17.164, por lo que su denegatoria infringe la regla de Derecho. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Se remitió a los informes que obran en los antecedentes administrativos, señalando que los mismos fundan acabadamente la denegatoria impugnada, siendo la misma conforme a la normativa vigente. Indicó que, de acuerdo con el art. 8 de la Ley No. 17.164, para acceder al registro de patente deben cumplirse tres requisitos: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial. Destacó que, la solicitud en análisis, no cumple -al menos- con uno de los requisitos de patentabilidad, como es la actividad inventiva. Respecto a las vistas concedidas, refirió que de conformidad con la Circular 2/2014 podrán concederse hasta tres vistas, por lo que el procedimiento observado fue conforme a Derecho. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 8546/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 39, agregándose por cuerda separada los ant ecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 323 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 42 - 54 vto. y fs. 57, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el D ictamen No. 425/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 60 - 61 de infolios). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 63). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el exa men de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 28 de diciembre de 2018 (fs. 256 de los A.A.) quien lo resistió el 4 de enero de 2019 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 255 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días de sde la interposición de los recursos, al 30 de julio de 2019 operó la denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 27 de setiembre de 2019 (nota de cargo fs. 18 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver so bre la pretensión anulatoria deducida contra el acto administrativo dictado por la D.N.P.I. dictado el 27 de diciembre de 2018, por el que se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Patente de Invención No. 29183, presentada por PHARMA MAR S.A. de ESPAÑA, con el título de “FORMULACIONES DE ECTEINASCIDINA Y UN DISACÁRIDO”. (Fs. 253 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, el 28 de octubre de 2005, la actora promovió una solic itud de patente de invención (fs. 5 - 72 de los A.A.). La Administración demandada emitió un profuso informe técnico a fs. 157 y ss., en el cual señaló: “No queda claramente descrito cuál es el concepto que engloba el término ‘colapsó’. C, D y E, se filt ra a 0. 45um, que no sería una filtración esterilizante, por lo que no se podrían evaluar ya que no tendrían aplicación industrial . Esta condición se hace extensiva para dichas soluciones en los ejemplos 4 y 5. (…) Por lo expuesto anteriormente, los ensay os presentados presentan poca claridad, y en ciertas ocasiones el diseño de los mismos podría quitarle validez al propio ensayo. Dado que la materia reivindicada resulta amplia, podría resultar que muchas de las composiciones sean puramente teóricas, lo que afectaría la aplicación industrial (…)”. (…) CONCLUSIONES: Amplitud. Falta de Claridad. Materia no patentable. Actividad inventiva y Aplicación industrial afectadas .”. (Fs. 157 – 160 de los A.A.). (El subrayado no se encuentra en el texto original). Conferida vista de dicha actuación, la misma fue evacuada por la parte interesada a fs. 164 y ss. Posteriormente se produjo un segundo informe técnico de la Administración, el que obra a fs. 249 y siguientes . En lo medular sostuvo: “Amplitud: el rango de concentraciones no se encuentra completamente sustentado en la memoria descriptiva. (…). Adicionalmente se encuentra que cualquiera de los documentos D4 o D5 (evaluados individualmente y sin necesidad de combinarlos), pone de manifiesto que el uso de di o trisacáridos, así como de otros azúcares, es ampliamente conocido en el arte farmacéutico para la estabilización de formulaciones liofilizadas de sustancias de interés farmacológico. Por lo anterior, se considera que un técnico en la materia se ver ía suficientemente motivado por el conocimiento previo para realizar las composiciones de invención, con una razonable expectativa de éxito, por lo cual el resultado de estabilización obtenido sería la constatación de dicha expectativa. En virtud de esto , no puede reconocerse actividad inventiva a la materia reivindicada. Por todo lo anteriormente consignado se considera que luego de emitidos dos informes de examen y habiendo recibido las dos evacuaciones de vista respectivas, la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8° de la ley 17164”. En definitiva, aconsejó desestimar dicha solicitud (Fs. 249 -251 de los A.A.) (El subrayado no se encuentra en el texto original). Las conclusiones anteriores fueron compar tidas por el Área de Patentes y Tecnología, señalando en lo medular que, correspondía desestimar la solicitud por los fundamentos allí consignados (Fs. 252 de los A.A.). Finalmente, el 27 de diciembre de 2018 se dictó el acto impugnado (fs. 253 de los A.A.). IV) Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en c onsecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) La Ley No. 17.164 , de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y l os diseños industriales, dispone que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 8º). Como viene de analizarse, los dictámenes técnic os de la accionada fueron contundentes acerca de que la invención de marras no cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la norma, precisamente por carecer de actividad inventiva y la aplicación industrial. Sobre el dictamen técnico de la demandada, ha sostenido el Tribunal que no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técnico del experto de la División Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, emitido dentro de sus específicas facultades en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Cf. Sentencias Nos. 499/2019, 171/2015, 379/2012, 677/2007, entre otras). Ahora bien, como también ha destacado la Corporación, en forma reiterada, las observaciones técnic as efectuadas por la Administración deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. (Cf. Sentencias Nos. 171/2015, 52/2014, 764/2013, 476/2013, 408/2013, 379/2012, 940/2011, 742/2002, 958/1998, entre otras). Por tanto, los erro res que la parte actora le endilga a los informes de la demandada debieron ser rebatidos con prueba pericial, única prueba conducente al fin propuesto por aquella. Como expresa TARUFFO “…el perito tiene que ser neutral. El perito es un ayudante del tribu nal cuya función consiste justamente en brindarle la información especializada que necesita, en términos objetivos, independientes e imparciales. En consecuencia, es asunto del tribunal elegir al experto y existen disposiciones especiales que tienen por ob jeto garantizar su neutralidad y fiabilidad…” (citado por SOBA BRACESCO, Ignacio, en “Procedimiento probatorio en el Proceso Contencioso Anulatorio”, ps. 736-737). “…el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada po r el Técnico en la materia dependiente de la D.N.P.I., era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos...” (Cf. Sentencia No. 379/2012; y en similar sentido, No s. 62/2012, 395/2016). VI) En tal sentido, debe de verse que, en el procedimiento administrativo, la firma actora no desplegó prueba científica al efecto; y tampoco lo hizo en este juicio, limitándose en su escrito de ofertorio de prueba a expresar qu e aporta: “1.- Todas aquellas probanzas ya diligenciadas en el antecedente administrativo tramitado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, identificado como registro de la patente de invención: “FORMULACIONES DE ECTEINASCINDINA Y UN DISACÁR IDO”, Acta No. 29.183 solicitada el 28 de octubre de 2005. 2. Asimismo, se deberá tener en consideración todas las pruebas a favor de mi representada que surjan del trámite estas actuaciones”. (Fs. 31 de infolios). De manera que el Tribunal carece, pues, de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes emitidos por la D.N.P.I. (art. 429 del C.P.C.). VII) Por otra parte, tal como lo relevara el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, no se avizoran vicios procedimentales que meriten la anulación. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $39. 000 ( pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).