Sentencia Definitiva N° 355/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021. No. 355 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “LOJAS RENNER S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 273/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 7 que el 15 de mayo de 2019 la accionante dedujo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 9 de agosto de 2018, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de registro de la marca ACCESSORIES, expediente Nº 466734, a favor de LOJAS RENNER S.A. de BRASIL, para distinguir los productos comprendidos en las clases internacionales 14 y 25 (fs. 43 de los A.A.). Manifestó que el rechazo del registro solicitado se había fundado en el informe de la Asesoría Letrada de fecha 17 de julio de 2018, que había partido de un concepto erróneo y limitaba injustificadamente la libertad de industria establecida en el artículo 36 de la Constitución. Indicó que el signo ACCESSORIES no encartaba en las normas prohibitivas que citó la Dirección, y que no se trataba de una denominación técnica, comercial o vulgar utilizada para expresar cualidades o atributos del producto, ni de un vocablo habitualmente empleado para indicar la clase, género o especie a que pertenecía, ni locuciones que hubieran pasado al uso general, o que carecieran de notas distintivas de especialidad o novedad, o que resultaran de la traducción de otro idioma, como establecían los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4 de la Ley No. 17.011. Señaló que contaba con el registro de ACCESSORIES en las clases internacionales 14 y 25 en Brasil, China y México, y que no era el nombre con el que se designaban los productos que comercializaba Lojas Renner. Concluyó que la marca era lo suficientemente distintiva para ser susceptible de protección de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Marcas. En suma, solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 14, el 14 de junio de 2019 el representante del Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestó la demanda. Señaló que el acto impugnado había sido ajustado a derecho porque el término ACCESSORIES no era susceptible de registración en las clases internacionales 14 y 25, por ser un término en idioma extranjero cuya traducción hacía referencia al género o especie al que pertenecía el producto a proteger y que, por lo tanto, era descriptiva. Agregó que expresaba la cualidad del producto y carecía de fantasía, ya que no poseía características de novedad, especialidad y distintividad. Adujo que el signo vulneraría derechos de terceros y resultaría confundible con otras marcas ya registradas, como las de la firma LOLITA S.A. titular de las marcas KOSHYO ACCESSORIES para las clases internacionales 14,18, 25 y 35. Consideró que al estar el signo compuesto solamente del término ACCESSORIES y no formar parte de un conjunto marcario, su concesión implicaría exclusividad en el uso del referido término, lo que desconocería los derechos de LOLITA S.A., citando jurisprudencia al respecto. Concluyó que el término ACCESSORIES era descriptivo de los artículos comprendidos en las clases internacionales 14 y 25, que verificaba las hipótesis referidas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4 de la Ley No. 17.011 y que, de conformidad con el artículo 6 de dicha ley, podían registrarse los signos que fueran claramente diferentes a los ya inscriptos o se hallaren en trámite de registro. En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 37. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 40 y la demandada a fs. 45. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 316/2020 que obra a fs. 48, aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución de fecha 9 de agosto de 2018, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 9 de agosto de 2018, que desestimó la solicitud de registro de la marca ACCESSORIES, expediente Nº 466734, a favor de LOJAS RENNER S.A. de BRASIL, para distinguir los productos comprendidos en las clases internacionales 14 y 25 (fs. 43 de los A.A.). Contra dicha decisión, notificada a la gestionante el 17 de agosto de 2018 (fs. 45 de los A.A.), interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico (el 24 de los mismos mes y año - fs. 46 y 47 A.A.). Por Resolución de fecha 1° de marzo de 2019, dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico, la que se notificó el 27 siguiente según afirmación no controvertida de la actora. Finalmente, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma (el 15 de mayo de 2019, nota de cargo a fs. 11 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que LOJAS RENNER S.A. presentó solicitud de registro de la marca de productos “ACCESORIES”, Nº 466734 para las clases internacionales Nº 14 y N° 25 (fs. 1 a 4 de los A.A.). El 8 de noviembre de 2017 se emitió un primer informe, a cargo de Gisella PEREIRA, en el que se sostuvo que “ Como resultado del examen de la solicitud de Registro de Marca de referencia, se entiende que la misma está comprendida en las nulidades absolutas establecidas en el Art. 4° 9°, 10°, 11° y 12° de la Ley Nº 17.011 … ” (fs.14 y 15 A.A.). Por Resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos de la DNPI, de fecha 15 de noviembre de 2017, se dedujo oposición de oficio a la solicitud de Registro de Marca ACCESORIES en base a lo dispuesto en el artículo 4 numerales 9 a 12 de la Ley No.17.011 (fs. 16 A.A.). Se otorgó vista a la accionante, quien la evacuó en los términos de fs. 17 a 21 A.A. El 17 de julio de 2018 se produjo un segundo informe, a cargo de la Dra. Andrea CAPANO y que obra de fs. 39 a 41 A.A., en el que consignó: “El signo solicitado no es susceptible de registraci ón en las clases internacionales 14 y 25 s/d, por ser un término en idioma extranjero cuya traducción hace referencia al género o especie al que pertenece el producto a proteger; y por lo tanto, es descriptiva.- Por otra parte, expresa la cualidad del producto y carece de fantasía, ya que no posee características de novedad, especialidad y distintividad. (…) En virtud de lo que antecede, la suscrita opina que la solicitud de registro presentada, al ser denominativa y estar compuesta por un único término “ACCESSORIES”, no cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser registrada como tal, en las clases internacionales solicitadas”, y sugirió mantener las oposiciones de oficio y desestimar la solicitud del registro. Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó la solicitud de patente de invención presentada (fs. 43 A.A.). IV) La primer controversia a decidir es si el término ACCESORIES encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 4º, numerales 9 a 12, de la Ley No. 17.011, que vedan el registro de signos que no se consideren de fantasía, por carecer de novedad y especialidad, y también de aquellos que expresan cualidades o atributos de los productos y servicios. Dicha normativa textualmente establece que: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” IV.1) A juicio del Tribunal, el término en idioma inglés ACCESSORIES, que en idioma español significa ACCESORIOS, es una denominación típicamente genérica en idioma extranjero dentro de las clases internacionales que se pretendió registrar la marca y, en consecuencia, carece de las improntas de novedad, distintividad y especialidad suficientes y razonables, habilitantes para la concesión del registro marcario (artículos 1º y 6º de la Ley No. 17.011). Y ello porque se está frente a un vocablo que se puede aplicar con idéntica finalidad a todos o a cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y, menos aún, otorgarse uso monopólico (cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p 37). IV.2) A la vez, se estima que el término ACCESORIES carece de fantasía. Sobre las palabras o nombres de fantasía, destacaba Breuer Moreno que: “(…) es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa (…) En resumen, una denominación debe reputarse de fantasía: a) cuando no tiene ninguna relación con el producto que distingue (por ejemplo, “TIGRE”, “EL PUENTE”, aplicados a productos alimenticios), o b) cuando aun despertando la idea de la naturaleza o composición del producto, no puede considerase como su denominación precisa y admitida corrientemente” (“Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Editorial Robis, 2ª Edición, Buenos Aires, 1946, p. 83 a 84). Nada de ello surge demostrado en autos. Al respecto, la Corporación ha tenido oportunidad de expedirse sobre similar cuestión en Sentencia 301/2010, por lo que sus fundamentos son plenamente trasladables al presente. En dicho fallo se sostuvo que: “V) La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo. Como sostiene Chijane: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro.”… “…estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.” (Derecho de Marcas, B de F, pág. 45 y pág. 48). VI) Lo que importa en el caso es que los “términos” que use una empresa para que se evoque su producto, no suponga: Por un lado, restringir el derecho de los demás a usar esos términos, que en definitiva es lo que prevé el legislador en el art.7 de la ley 17.011. Pero por otro, que el uso de esos “términos” no sirva para que, en caso de que sean usados por otra empresa, comporte un beneficio para el competidor”. V) En segundo lugar, no se advierte que el signo ACCESORIES cuente con la fuerza distintiva requerida por el artículo 8 de la Ley de Marcas. En su demanda, la actora esbozó que la normativa nacional, e internacional protegían el valor de este tipo de marcas mediante el instituto del “significado secundario” o “secondary meaning”. El artículo 8 de la Ley No. 17.011 dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (…)” Sobre el punto, enseña Juan Manuel Gutiérrez Carrau que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia ” (“Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, p. 110). En similar sentido, Chijane destaca que este fenómeno marcario se perfecciona cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (“Derecho de marcas”, Reus - B de F, Año 2007, p. 85 a 86). En cuanto a la exigencia legal de “probada fuerza distintiva”, Gutiérrez Carrau señala, siguiendo al reconocido autor norteamericano J. Thomas Mc Carthy, que los medios de prueba se pueden agrupar de la siguiente manera: a) los que se denominan “ prueba directa ”, como por ejemplo el testimonio de consumidores, las declaraciones juradas (conocidas como “affidavits”), las encuestas (medio muy utilizado en Estados Unidos), y b) la denominada “ prueba circunstancial”, en la cual se comprende la demostración de las características de uso del signo (exclusividad, tiempo, manera), el tipo de publicidad realizada, los montos invertidos, el número de clientes y el porcentaje de mercado que cubre la marca. Luego destaca la importancia de las encuestas como medio probatorio accesible que podría formar parte del paquete de pruebas que presente el interesado y advierte que otro aspecto relevante a considerar consiste en la impresión del examinador, que como el resto de los consumidores puede haberse conformado una idea cabal y objetiva acerca del signo que se le presenta como marca y “ no debería esconder la cabeza a la realidad, como el avestruz” (op. cit. p. 115 a 116). Y precisa: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (op. cit. p. 116). Por su parte, Chijane advierte: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (op. cit., p. 91) Pues bien, partiendo de estas bases conceptuales, la Sala no advierte que la actora probara en forma acabada la “ fuerza distintiva ” del término ACCESORIES de forma tal que el consumidor necesariamente lo asocie con los productos y servicios que aquélla comercializa. VI) Finalmente, el hecho que la marca se encuentre registrada en otros pa íses o sea una marca notoria en el extranjero, no impide el rechazo del registro en nuestro país. En efecto, según lo establece el artículo 6 literal B del Convenio de París: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis (…)” (el destacado no luce en el original). La hipótesis descripta en el numeral segundo de la norma citada es la que se configura en el caso de autos. Como acertadamente sostienen Merlinsky y Salaverry, “ el carácter distintivo de la marca al ser registrada “tal cual” debe considerarse a la luz de la situación existente en el país donde se intenta tal registro” (op. cit., p. 160). Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).