Sentencia Definitiva N° 297/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de julio de 2021. No. 297 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CONAIR CORPORATION con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 401/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución, de 15 de marzo de 2018, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual desestimara el registro de la marca WARING, solicitada por CONAIR CORPORATION bajo expediente No. 420.989, para distinguir productos pertenecientes a la Clase Internacional No. 9 (fs. 31 A.A.). En su demanda (fs. 6 a 11), CONAIR CORPORATION manifiesta que el 29 de diciembre de 2010, Ridel Sociedad Anónima solicitó el Registro de la marca WARING, bajo acta No. 419.171, con el fin de distinguir todos los productos de la Clase Internacional No. 9. La accionante dedujo oposición de terceros contra la citada solicitud, argumentando ser la legítima propietaria de la marca en todo el mundo, registrada y en uso en un sinfín de países, desde una fecha muy anterior a que Ridel SA presentara la solicitud cuyo registro se impugna. Como consecuencia de la precedente acción, CONAIR CORPORATION solicitó el registro de la marca WARING, objeto de estos autos, el cual se le asignó el No. de Acta 420.989, para distinguir la Clase Internacional 9. Con fecha 12 de mayo de 2017, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, DNPI) concedió el registro de la marca pretendida por Ridel S.A. (WARING Acta No. 419.171). Ante ello, CONAIR CORPORATION interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio contra la resolución, por considerar que: “dicho registro contravenía en forma flagrante la normativa vigente en la materia, por ser una copia idéntica de una marca notoria y de prestigio internacional, tal lo es la marca WARING, propiedad de la aquí accionante” (fs.7). No obstante los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por CONAIR CORPORATION, el Ministerio de Industria, Energía y Minería resolvió confirmar la decisión atacada. Por esa razón, la citada compañía, decidió deducir acción de nulidad ante este Tribunal, contra la decisión de DNPI que concedió el registro No.419.171 a favor de Ridel S.A. La mencionada acción, se tramitó bajo la ficha No. 558/2018, siendo resuelta por esta Corporación, en Sentencia No. 737/2020, transmitiendo los efectos jurídicos del fallo anulatorio, al presente acto impugnado, según se dirá. Por otro lado, en lo que refiere a la solicitud de registro de la marca WARING, Acta No. 420.989, procurada por CONAIR CORPORATION, la DNPI desestimó el registro, argumentando que se encontraba previamente registrada la marca WARING, por Ridel S.A., bajo Acta No. 419.171. La promotora interpone recursos de revocación y jerárquico en subsidio, siendo desestimados, lo que trajo consigo la presente acción de nulidad. Cabe señalar, tal como surge de marras, inicia la presente acción: “con el fin de mantener vivo el trámite de solicitud de registro de su marca WARING, Acta No. 420.989, a la espera de una sentencia favorable en el expediente No. 558/2018 que redunde, en definitiva, en la anulación del acto administrativo que se controvierte en autos”. En suma, propugna la nulidad del acto. II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento, sucintamente, en base a la siguiente fundamentación. Alega que lo actuado por la Administración se ajustó a la normativa aplicable a la materia (fs. 15). Señala que la firma Ridel S.A. ha registrado la marca WARING a partir del año 1986, con el fin de proteger los artículos comprendidos en las Clases Internacionales 7 y 11, y desde 1990, para los artículos comprendidos en la Clase Internacional No. 9. Afirma que los signos en cotejo son denominaciones idénticas y verifican hipótesis de confundibilidad, resultando inconveniente tanto para empresarios como para consumidores. En definitiva, la Administración, aboga por la confirmación del acto. III) Abierto el juicio a prueba, por Decreto No. 7610/2019 de fecha 9 de octubre de 2019, a fs. 24, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 40, haciéndolo la parte actora de fs. 26 a 32 y la parte demandada de fs. 33 a 36. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 43 a 48 vto. y fs. 51) respectivamente. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 415/2020 aconsejando amparar la demanda y anular el acto en causa (fs. 56). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 58). CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (artículos 317 y 319 de la Constitución, artículos 4 y 9 de la Ley 15.869 de 22 de junio de 1987) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La resolución encausada se dictó el 15 de marzo de 2018 (fs.31 A.A.). El 3 de abril de 2018 se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 34 a 36 A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, resuelto por resoluciones de 11 de abril de 2019. La demanda se interpuso el 16 de julio de 2019, dentro del término legal (fs. 6). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 56), amparar la presente demanda y anular consiguientemente el acto que deniega el registro impetrado. Esta Corporación entiende absolutamente trasladable al caso la relación de hechos y fundamentos de la Sentencia No. 737/2020 recaída en los autos No. 558/2018, en tanto se trata de causas conexas. La anulación de la resolución de la DNPI, de 12 de mayo de 2017, mediante la cual se concedió el registro de la marca WARING, solicitado bajo expediente No. 419.171, a favor de Ridel S.A., tramitada en el expediente 558/2018, tiene como consecuencia el decaimiento del acto que se procesa en estos obrados, al desaparecer el presupuesto fáctico-jurídico que motiva el dictado del acto objeto de la presente impugnación, es decir, la presencia de un registro marcario previo, idéntico al solicitado. En otras palabras, la anulación del registro de la marca WARING concedida a Ridel S.A., provoca la desaparición del presupuesto del acto objeto de impugnación, al no existir posibilidad de confusión. Ello trae consigo una “nulidad en cascada o propagación de la nulidad” sobre la resolución conexa ulterior, ya que el vicio de un acto se trasmite a los subsiguientes que de él dependen. En este sentido, la Sala se ha pronunciado: “Se torna aplicable en la especie, el principio jurisdiccional de “nulidad en cascada” principio según el cual, el vicio del acto originario, inficiona de nulidad, todos los actos ulteriores conexos con aquél o que de aquél dependen, a mérito del conocido fenómeno de “propagación” de la nulidad (art. 104 del Decreto-Ley 15.524 y art. 113 del C.G.P., conforme sentencias Nos. 152/2002, 576/2001, 68/997) a los que cabe remitirse y que se consideran parte integrante de esta resolución” (Sentencia No. 444/2011). Cabe agregar que la Administración tomó como criterio a la hora de denegar el registro de la marca WARING a favor de la promotora tramitado en estos autos, la existencia de un registro marcario idéntico, presupuesto que finalmente fue anulado. Por consiguiente, el acto objeto de la presente impugnación quedó carente de toda motivación, deviniendo así, ilegítimo. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la demanda y en consecuencia, anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).