Sentencia Definitiva N° 280/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de junio de 2021. No. 280 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “BARRACA DEAMBROSI S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 449/2018); y su acumulado de igual carátula (Ficha No. 450/2018). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora BARRACA DEAMBROSI S.A. representada por Alejandro SCIARRA, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) del Ministerio de Industria, Energía y Minería mediante la cual se resolvió: “Concédese el registro de la Marca CAFÉ IGUAÇU GOURMET (mixta), presentada bajo expediente No. 467067 a favor de CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. de BRASIL, para distinguir los productos comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 30 (“Café”), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “CAFÉ” y “GOURMET” (artículo 7 de la Ley No. 17.011). (…)” (fs. 50 de los A.A.). (Ficha No. 449/2018). Por su parte, en la Ficha No. 450/2018 se impugnó la resolución dictada por la D.N.P.I. el 1° de noviembre de 2017 mediante la cual se resolvió: “Concédese el registro de la Marca CAFÉ IGUAÇU GOURMET (mixta), presentada bajo expediente No. 467068 a favor de CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. de BRASIL, para distinguir los productos comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 30 (“Café”), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “CAFÉ” y “GOURMET” (artículo 7 de la Ley No. 17.011). (…)” (fs. 50 de los A.A.). (Ficha No. 450/2018). II) Los agravios movilizados en ambos procesos son idénticos. En lo medular, señaló que en el año 1984 la Oficina de Marcas concedió por primera vez a BARRACA DEAMBROSI S.A. el registro de la marca “GOURMET” No. 191601, en las clases internacionales 3, 4, 21, 29, 30, 31 y 32 con derechos privativos. Afirmó que la misma ha sido renovada y expandida hasta la fecha, agrandando la empresa su familia marcaria, incluyendo otras denominaciones como ser “SALSA DE TOMATE FILETTO YA GOURMET”. Sostuvo que es titular de la marca “GOURMET” No. 454108 en la clase 30, “GOURMET” No. 449828 en la clase 29, “GOURMET” No. 483208 en la clase 33, “GOURMET” No. 442487 en la clase 35, “PRONTOSOPA GOURMET” No. 487313 en la clase 29, “SALSA DE TOMATE FILETO YA GOURMET” No. 421829, en las clases 29 y 30 entre otras, concedidas todas con derechos privativos. Marcas todas con la designación “GOURMET” y asociadas a la empresa BARRACA DEAMBROSI. Se agravió por entender que los actos impugnados lesionan sus derechos conferidos, en tanto, la marca “GOURMET” es el signo característico de BARRACA DEAMBROSI S.A. Consideró que ambas marcas en pugna: “GOURMET” y “CAFÉ IGUAÇU GOURMET” son marcas plenamente confundibles. Desprenden el mismo significado y presentan similitudes ortográficas, fonéticas y visuales. Continuando con su memorial de agravios, afirmó que el término “gourmet” le fue concedido con derechos exclusivos o privativos, lo que implica la exclusión de su uso por parte de otros posibles titulares. Destacó, que ello no ha sido respetado por parte de la Oficina de Marcas quien ha concedido marcas con dicho término, violentando y limitando los derechos de exclusividad que ella misma confirió. Indicó que el registro de su marca abarca todos los productos presentes en la clase internacional 30, sin limitaciones, incluyendo al café, independientemente de que produzca o comercialice dicho producto. Destacó que los derechos conferidos al titular de una marca (en este caso exclusivos) son perpetuos en el tiempo. Manifestó que, una marca vigente no puede devenir en genérica. Y, aun cuando se conciba que el término actualmente es un genérico, debe señalarse que al momento de solicitarse por primera vez la marca “GOURMET”, dicho término no lo era. Por último, cuestionó la aplicación de la “teoría de las distancias” al caso que nos ocupa, señalando que cuando fue solicitado el signo “GOURMET”, varias décadas atrás, era una marca de gran distintividad, algo novedoso, que absolutamente nadie utilizaba en el mercado. Destacó que, posteriormente, modas, circunstancias y una enorme pasividad en la defensa por parte de la Administración, permitieron la dilución del término y que acabara por ser considerado un término de uso común, con poca fuerza distintiva, provocándole a su titular grandes perjuicios económicos. En definitiva, bregó por la nulidad de los actos enjuiciados. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez de los actos, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Señaló que las marcas deben analizarse como conjunto y no separar sus elementos, y que dicha operación debe realizarse siempre que el cotejo arroje una impresión de similitud o semejanza que pueda provocar confusión. Expresó que las marcas en pugna impresionan de modo diferente, que el signo de autos es mixto, mientras que el signo de la accionante es denominativo, y en esta primera impresión del conjunto, ya aparecen como signos distintos, tanto desde el punto de vista gráfico como denominativo. Así, desde el punto de vista gráfico, destacó que el término que aparece en mayor tamaño en la marca que se impugna es “IGUAÇU”, dando cuenta que el término que sobresale del conjunto es justamente “IGUAÇU”, y ese es el término que más llamará la atención de los consumidores y lo que distinguirá a este café de otros productos. En cuanto al punto de vista denominativo, el signo de la accionante es “GOURMET” y la marca concedida mediante el acto impugnado es: “CAFÉ IGUAÇU GOURMET”. Sostuvo que, si bien es cierto que ambas marcas contienen el término “GOURMET”, el signo que se resiste además contiene los términos “CAFÉ” e “IGUAÇU” y para este tipo de productos, los términos “CAFÉ” y “GOURMET” son de uso frecuente y carecen de distintividad. Concluyó, que, ante las diferencias existentes, la convivencia de ambas marcas, tanto en el registro como en el mercado, no acarreará ningún inconveniente para empresarios ni consumidores. Por último, solicitó se confiera traslado de la demanda a CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. dado que la sentencia puede afectar sus derechos y solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Por Decreto No. 7494/2018 se dio noticia del pleito al tercero denunciado (fs. 27 infolios), quien compareció a fs. 29 y ss. de infolios. En su escrito, compartiendo lo dictaminado por la asesoría de la D.N.P.I., sostuvo que el término “gourmet” es de uso generalizado y no puede ser monopolizado por persona alguna. Asimismo, adujo que en el caso resulta aplicable la “teoría de las distancias”, según la cual, quien registra una marca que en su conjunto es nula, de baja distintividad o que incluye partículas de poco o nulo poder distintivo, debe tolerar la coexistencia de ésta con otros signos que también incluyan los elementos con poca o ninguna aptitud para diferenciar un producto o servicio de otro. Afirmó que las marcas en conflicto no son confundibles entre sí, siendo que se cumple con la singularidad exigida por la norma para su registro. Al respecto, consideró que las marcas en pugna, analizadas en su conjunto, dejan la impresión de que son claramente diferentes entre sí. Indicó que lo único que comparten es el término “gourmet”, el que considera se encuentra diluido en la clase 30, ya que existen varias marcas que contienen dicho término. A su entender, los signos en cuestión no solo difieren desde el punto de vista gráfico, sino también fonético. Manifestó que el “mot vedette” de su marca es el término “IGUAÇU” y no “GOURMET”, lo que disipa la confusión. Afirmó que éste último, es un término genérico que se usa para expresar cualidades y atributos de los productos de la clase 30 y que ha pasado al uso general, reúne en sí mismo las nulidades absolutas previstas por los numerales 9 y 11 del art.4 de la ley de marcas. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 802/2019 se abrió a prueba en el cúmulo por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 145, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 89 y 80 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 148 – 152 vto. y fs. 158, respectivamente), habiéndose declarado al tercero coadyuvante en rebeldía (fs. 163 de infolios). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el Dictamen No. 373/2020, aconsejando amparar las demandas, declarando la nulidad de los actos impugnados (fs. 164 - 165). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 167 de infolios). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado en la ficha 449/2018 fue notificado a la accionante el 28 de noviembre de 2017 (fs. 54 de los A.A.) quien lo resistió el 29 de noviembre de 2017 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (sello fechador, a fs. 69 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, el 25 de junio de 2018 operó la denegatoria ficta (en la interpretación jurisprudencial mayoritaria, en el sentido de que se aplica la prórroga prevista en el artículo 10 inc. 4 D.L. No. 15.869), siendo deducida la demanda anulatoria el 17 de julio de 2018 (nota de cargo fs. 16 infolios). El acto impugnado en la ficha 449/2018 fue notificado a la accionante el 28 de noviembre de 2017 (según dichos de la parte actora, no controvertidos por la demandada) quien lo resistió el 29 de noviembre de 2017 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (sello fechador, a fs. 66 de los A.A. en 80 fs.). Al igual que en el caso anterior, al haber transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 25 de junio de 2018 operó denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 17 de julio de 2018 (nota de cargo fs. 16 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra las dos resoluciones dictadas por la D.N.P.I del Ministerio de Industria, Energía y Minería mediante las cuales se concedió el registro de la Marca “CAFÉ IGUAÇU GOURMET” (mixta), a favor de CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. de BRASIL, para distinguir los productos comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 30 (“Café”), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “CAFÉ” y “GOURMET” (artículo 7 de la Ley No. 17.011). (…)” (fs. 50 de los A.A. de la ficha No. 449/2018 y de la ficha No. 450/2018). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado de los actos enjuiciados. Con fecha 3 de agosto de 2015 la COMPAÑÍA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL solicitó ante la D.N.P.I. el registró de la marca “CAFÉ IGUAÇU GOURMET” (mixta) en la clase internacional No. 30 (Café) (fs. 1 – 2 de los A.A.). Seguidamente, la empresa actora dedujo oposición (fs. 5 y ss. de los A.A.), fundándose para ello en la titularidad de la marca “GOURMET” en varias clases internacionales, entre ellas la No. 30, con derechos exclusivos sobre el término “GOURMET”. A fojas 16 y ss., surge acreditada la solicitud de inscripción de transferencia del signo “CAFÉ IGUAÇU GOURMET”, siendo el cedente la COMPAÑÍA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL y el cesionario: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. de BRASIL. Posteriormente, CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. de BRASIL evacuó la vista de oposición de terceros conferida señalando, en síntesis, similares argumentos a los sostenidos en vía jurisdiccional (fs. 40 – 45 de los A.A.). La Asesoría Letrada de la D.N.P.I. elaboró un informe en el cual concluyó que: “(…) las marcas en pugna presentan claras diferencias que permiten su coexistencia en el registro y en el mercado. Dichas diferencias hacen improbable que los signos marcarios sean pasibles de confusión”. (Fs. 46 – 48 de los A.A.). Finalmente, el 1° de noviembre de 2017 la D.N.P.I. dictó los actos que se impugnan en el presente proceso (fs. 50 de los A.A.). IV) Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de las pretensiones anulatorias y, en consecuencia, confirmará los actos impugnados, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) En lo medular, la defensa de la parte actora se ciñe en señalar que posee derechos exclusivos sobre el término “gourmet”, por lo que entiende que la concesión de la marca “CAFÉ IGUAÇU GOURMET” viola los derechos de exclusividad que una marca confiere y, por lo tanto, no debe aceptarse, aun encontrándose dicho término en una frase. Asimismo, expresó que al escucharse “CAFÉ IGUAÇU GOURMET”, la palabra “GOURMET” es la más fuerte, lo que genera que exista un riesgo de confusión con su marca pre-registrada. VI) Sobre la exclusividad otorgada sobre la marca “GOURMET”. Conforme a los dichos de la actora, la concesión del registro de la marca “GOURMET” con derechos exclusivos a su favor le fue otorgada por primera vez en el año 1984 (fs. 7 de infolios). Como bien lo señalaba la promotora, en aquél entonces el mencionado término no era de uso frecuente, sino original y novedoso. Ahora bien; del expediente principal, surge la contestación al Oficio No. 593 realizada por parte de la Academia Nacional de Letras donde se indica que la palabra “gourmet” fue registrada por primera vez en el Diccionario de la Real Academia en su edición del año 2001, y allí se lee: “gastrónomo”, al tiempo que gastrónomo se define en dicha obra como persona entendida en gastronomía o persona aficionada a las comidas exquisitas (fs. 98 de infolios). En consecuencia, a juicio del Tribunal, la concesión del registro en exclusividad de la marca “GOURMET” se considera nula en virtud de lo que dispone el artículo 4 de la Ley No. 17.011, concretamente, los numerales 9 a 12. Dicho artículo establece: “Artículo 4º.- A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) Y 11) precedentes”. Adviértase que el numeral 11, específicamente, prescribe que acarrearán nulidad absoluta los registros de marcas que entrañen palabras o locuciones que “hayan pasado” al uso general. El texto legal no utiliza el giro: “que sean de uso general”, lo que podría conducir a la conclusión de que la valoración de si las palabras involucradas son de uso general o no, debe efectuarse únicamente al momento en que se concede el registro, como sugiere la actora. Por el contrario, se vale de la expresión “hayan pasado”, lo cual transmite la idea de un devenir, de una circunstancia que acaece con el paso del tiempo, y que no necesariamente debe existir al momento del registro. Por lo señalado anteriormente, la Corporación entiende que con la concesión de la marca “Gourmet” ha ocurrido lo previsto por el aludido numeral 11): la locución “gourmet” ha pasado al uso general y, por lo tanto, su registro se encuentra abarcado por las causales de nulidad establecidas en la ley marcaria. A ello, debe adicionársele que la nulidad de su concesión en exclusividad también puede reputarse producida, en virtud de lo previsto por los numerales 9, 10 y 12 de la mentada ley. Como manifiesta la Administración demandada en sus informes: “… el término “GOURMET” es de uso generalizado y no puede ser monopolizado por nadie; ya que el mismo describe a una persona con gusto refinado; por lo que, aplicado a comida significa que es de buen gusto, que da placer comer. Es decir, describe sus cualidades, por lo tanto, nunca pueden obtenerse derechos exclusivos sobre el término”. (Fs. 47 de los A.A. en 80 fs.). Es así que, de la prueba diligenciada, surgen actas que refieren a productos cuyas marcas mixtas registradas contienen el término “gourmet”, como ser: “MICA GOURMET”, “POPETAS CRISPETAS DE MAIZ GOURMET”, “PÁLPITO TÉ GOURMET”, “TABLAS GOURMET PICARDIE”, “MULTIAHORRO GOURMET” , entre otras, cuyo registro fue concedido sin derechos privativos sobre el término “gourmet” (fs. 126 y ss. del expediente principal). Lo que claramente advierte un uso generalizado de dicha palabra. Jorge OTAMENDI haciendo referencia a “los vocablos que pasaron al uso general” señala que: “De acuerdo a la ley, este proceso debe producirse antes de su registro ya que si se produce durante la vigencia de la marca -como es el caso que nos ocupa- ésta no pierde su condición de tal. Desde luego que, si el uso es tan generalizado, podrá quizás existir una dificultad o imposibilidad fáctica de defender la exclusividad ”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Quinta Edición actualizada y ampliada. LexisNexis. Abeledo Perrot, pág. 76). (El subrayado no se encuentra en el texto original). VII) Sobre la alegada confundibilidad de las marcas en pugna. Ahora bien, continuando con el análisis de los agravios planteados por la accionante, cabe abordar lo referente a la confundibilidad. Al respecto, sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respalda la posición de la actora, operan en la especie decisivas razones para aventar las invocaciones de confusión movilizadas, atendiendo a las diferencias de orden gráfico, gramatical, fonético, así como ideológico. Ingresando a la apreciación de la posible similitud existente entre los signos en pugna, en una consideración de conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva; relevándose sus semejanzas más que sus diferencias, la Corporación es de la opinión que, entre las marcas en pugna, “CAFÉ IGUAÇU GOURMET” y “GOURMET” -la primera de tipo mixto y la segunda de tipo denominativo- se observan indudables diferencias que habilitan su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado (art. 6 de la Ley 17.011) (Ver en este sentido los gráficos lucientes a fs. 9 vto. infolios). En el ámbito gráfico resultan imposibles de confundir, ya que la combinación de palabras del signo que se resiste y las diferentes tipografías que se aprecian, lo alejan claramente de las marcas de la actora, las cuales son todas de tipo denominativo. De lo dicho, se refleja que con un simple golpe de vista (como el consumidor corriente examina las marcas) se advierte que los signos en pugna no dejan la más mínima impresión de similitud. Gramática y fonéticamente también resultan ser bien diferenciables. Véase que, por un lado, se está en presencia de una marca compuesta por tres palabras: “CAFÉ IGUAÇU GOURMET”; mientras que la marca de la promotora se encuentra conformada por un solo vocablo “GOURMET”. A esta altura del análisis de las marcas en pugna, resulta preciso tener presente lo señalado por BERTONE y CABANELLAS respecto a que la similitud abstracta que pueda resultar entre dos marcas no es suficiente para vedar su coexistencia; en efecto, señalan estos autores que los signos marcarios no se estudian y cotejan por la sola finalidad de declarar si se parecen o no, sino para evitar que a partir de ese parecido puedan resultar afectados principios fundamentales del comercio (Cfme. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, vol. 2, Segunda Edición, p. 29, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003). Desde el punto de vista ideológico, la confundibilidad también se descarta, en tanto, aun cuando ambas marcas refieren a alimentos, la marca concedida mediante los actos que se resisten abriga únicamente al producto “café”, mientras que la marca de la actora apunta a alimentos varios, como ser: pulpa de tomate, puré de papas, sopas, salsa kétchup, sal marina (fs. 107 de infolios). Y si bien es cierto lo señalado por la accionante en cuanto a que nada impide que en un futuro pueda interesarle la posibilidad de comercializar café, actualmente, está refiriendo a un perjuicio eventual que no es posible proteger mediante la acción anulatoria (art. 309 de la Constitución). Por último, no es de recibo lo expresado por la actora, en cuanto a que el elemento que predomina en la marca solicitada es el término “GOURMET”, sino que es evidente que el “mot vedette” del signo solicitado es el término “IGUAÇU”, que aparece en un plano destacado, en mayor tamaño y con otro formato de letra, y es el que primero se percibe visualmente. En suma, la Sala considera que las marcas en pugna, más allá de tener un término en común, ostentan disimilitudes que le otorgan a cada una su individualidad y características propias, por lo que el actuar de la Administración ha sido acorde a Derecho. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímanse las pretensiones anulatorias y, en su mérito, confírmanse los actos administrativos impugnados. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).