Sentencia Definitiva N° 243/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de abril de 2021. No. 243 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “EUROFARMA URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 241/2018). RESULTANDO : I) El 21 de diciembre de 2017 compareció la Dra. Verónica Mariani López, en representación de EUROFARMA URUGUAY S.A. e incoó demanda de nulidad contra la resolución de fecha 26 de mayo de 2017, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que dispuso conceder el registro de la Marca OLOPAK (mixta) a favor de MEDIFARMA S.A. de PERU, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional N° 5 (fs. 46 de los A.A.). La empresa sostuvo que es legítima titular de las marcas “COLOPAX GAUTIER” concedida en forma previa a la solicitud de registro de “OLOPAK” y “COLOPAX” que con anterioridad a dicha solicitud era una marca en uso que cumplía con el requisito del art. 24 de la Ley No. 17.011. Manifestó que existe confundibilidad directa de “OLOPAK” con las marcas prerregistradas de la actora. En esa línea, argumentó que, si bien los signos se encuentran integrados por distintos elementos, constituyen un conjunto por lo que deben apreciarse comparativamente, prevaleciendo la estructura sobre los componentes individuales. A su juicio, las marcas deben cotejarse de manera sucesiva y no simultáneamente. El consumidor adquiere productos y servicios no realizando un excesivo análisis de los signos que los identifican. La marca concedida coincide en cinco de sus seis letras, en el plano fonético las marcas se corresponden sucesivamente en los fonemas OLOPAK, de lo que se concluye que entre ambas se cumplen los criterios positivos de afirmación de confundibilidad, pues las marcas contienen idénticas vocales y consonantes ubicadas en la misma posición y en ambas se reitera la sílaba tónica. Asimismo, entendió que el acto carece de motivación ya que refiere al análisis de marcas diversas a las enfrentadas, de modo que se está infringiendo el principio de motivación de la decisión consagrado en el Decreto N° 500/991. En el caso planteado, las marcas pueden ser comercializadas para la variada gama de productos farmacéuticos de uso humano o veterinario, algunos con receta profesional y otros sin ella por lo que la confundibilidad alegada resulta un riesgo para el comprador. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación de la resolución en proceso (fs. 8 a 17 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Dr. Milton Fuentes y bregó por la legitimidad del acto impugnado. Indicó que la marca de autos es de tipo mixto, por lo que su visualización es diferente a la de las marcas en pugna ya registradas. Adujo que la marca es un todo. Para su comparación con las demás, deben tomarse en cuenta su impresión global y de conjunto y no sus partes constitutivas por separado. La marca es un bien intangible, un signo que debe distinguirse en el mercado y para ello recordó las reglas que fueron creadas a fin de objetivizar el tema de la confundibilidad marcaria que resulta ser subjetivo. Destacó que la marca de marras es de tipo mixto ya que su visualización es diferente a las ya registradas, por lo tanto es en su impresión global que debe compararse y no en sus partes constitutivas por separado. En definitiva, solicitó que se desestime la demanda instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 24 a 26 vto.). III) Se le dio noticia del pleito al tercero denunciado, Medifarma S.A. (fs. 45 vto.), quien compareció a deducir tercería coadyuvante con la demandada, en los términos que surgen de fs. 47 a 51. IV) Se abrió el juicio a prueba por auto N° 5663/2018 de fecha 2 de agosto de 2018 (fs. 31). V) Alegó la actora en el escrito que luce de fs. 99 a 104, no así la demandada. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen No. 255/2020 de fecha 6 de junio de 2020, a través del cual aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto procesado (fs. 116 y 117). VII) Se citó a las partes para sentencia, por Decreto No. 3834/2020 de fecha 4 de agosto de 2020 (fs. 119), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la resolución de fecha 26 de mayo de 2017, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que dispuso conceder el registro de la Marca OLOPAK (mixta) a favor de MEDIFARMA S.A. de PERU, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional N° 5 (fs. 46 de los A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4 y 9). La volición resistida fue notificada el 30 de junio de 2017 (fs. 49 de los A.A.). El accionante interpuso recursos de revocación y jerárquico, en subsidio, en tiempo útil, el 25 de julio de 2017 (fs. 51 a 63 de los A.A.). La denegatoria ficta operó el día 14 de febrero de 2018. La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 24 de abril de 2018, según nota de cargo de fs. 18. III) El Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la demanda y confirmará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. IV) Antecedentes relevantes. A los efectos de un adecuado examen de la cuestión sometida a decisión, el Tribunal estima necesario relevar los antecedentes del acto enjuiciado. La promotora de autos dedujo oposición al registro de la marca OLAPARK dentro de la misma Clase internacional 5 en base a la existencia de las prerregistradas de su propiedad COLOPAX GAUTIER y COLOPAX (fs. 10 a 20 de los A.A.). La Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial entendió que no es de recibo la oposición particular deducida y aconsejó la concesión del registro solicitado (fs. 43 y 44 de los A.A.). Finalmente, se dictó el acto que se enjuicia en los presentes obrados (fs. 46 de los A.A.). V) La Sala estima que el tema medular de acuerdo al agravio invocado por la promotora se centra en determinar si existe o no confundibilidad entre las marcas OLOPAK (mixta) y las marcas preexistentes COLOPAX GAUTIER y COLOPAX, y cuyo registro se concedió para los productos de la Clase Internacional Nº 5 (Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.). El art. 6 de la Ley No. 17.011, dispone que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. A fin de dilucidar el tema de la confundibilidad, la doctrina ha desarrollado pautas para facilitar su aplicación. Así, en este sentido, señala Gutierrez Carrau que: “…la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio…” (Gutiérrez Carrau, Manual Teórico Práctico de Marcas. 1998, FCU pg. 156). Por otro lado, el Cuerpo ha sostenido que por la especialidad de los productos comprendidos en la Clase Internacional 5, es habitual que coexistan pacíficamente marcas de propiedad de distintos titulares que comparten un mismo radical o desinencia que denota el principio activo, el efecto o la patología tratada. Como bien releva GUTIÉRREZ CARRAU, en materia de productos farmacéuticos se distinguió tres posibles criterios: a) un criterio “riguroso o severo”, en razón de que dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana; b) un criterio “benévolo”, basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; y c) un criterio que el Tribunal categoriza como “intermedio” o “ecléctico” desde que combina o dosifica los dos anteriores según cada caso. Por lo que se aplicará un criterio benévolo si se pretende distinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta; y un criterio riguroso en caso contrario. (Cf. “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 2da. ed. F.C.U., 1998, págs. 91-92). Este último, es el que ha sido sostenido por el Tribunal al tratarse de productos farmacéuticos o químicos, de la Clase internacional 5, ya que el hecho de que los mismos se expendan bajo receta médica torna muy difícil la confundibilidad. Cabe recordar que es práctica habitual que, en materia de medicamentos y de preparaciones farmacéuticas, existen elementos comunes cuya utilización persiste en registros marcarios similares (Cfme. Sentencias No. 271/2013, 43/2014, 375/2017, entre otras) y que tal extremo de por sí, no es suficiente para desestimar el registro de una nueva marca. En una correcta aplicación de dicho criterio, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen; siendo ya constante la jurisprudencia de la Corporación que sostiene, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo y no por partes. La indivisibilidad es la técnica adecuada para el análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. Así, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (v.gr; RIPPE, S. “La propiedad industrial en el Uruguay”, pág. 313 y ss., o GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. “Manual teórico-práctico de marcas”, pág. 87 y ss.). Cabe destacar que la marca a cuyo registro se accede en esta oportunidad es de tipo mixta. Luce a fs. 2 de los A.A. la grafía especial y el logo con el que se registra la marca. Ello coadyuva a la no confundibilidad de la marca con aquellas opositoras. Por el contrario, las opositoras son marcas denominativas. Sin perjuicio de lo cual, al efectuarse una apreciación entre ellas emerge que la marca COLOPAX GAUTIER consta de dos vocablos mientras que OLOPAK de uno solo, esto genera una distintividad característica. En cuanto a la marca COLOPAX y OLOPAK, si bien se diferencian de dos letras, tal como destacó la actora, se aprecia que ambas palabras suenan de manera totalmente diversa, sobre todo, en cuanto el inicio de palabra está dado por una letra distinta en cada una de ellas, por lo que en este aspecto se evidencia una fuerza distintiva entre ambas. En el casus, no existe riesgo de confundibilidad alguna entre las denominaciones en cuestión en el público consumidor (generalmente atento o selectivo al tratarse de productos farmacológicos), pues se encuentran dadas las “claras diferencias” que exige la normativa vigente para proceder al registro marcario del signo cuestionado y que posibilitan su coexistencia pacífica dentro del mercado nacional con las marcas prerregistradas. En efecto, las variantes presentadas en la raíz y en la desinencia de las marcas en pugna COLOPAX GAUTIER y COLOPAX prerregistradas y OLOPAK concedida, operan como elementos diferenciadores importantes entre las mismas desde un punto de vista gráfico y fonético, suficientes como para aventar cualquier riesgo de confusión. Así, de acuerdo a la impresión de conjunto que generan las marcas contrapuestas, realizada de acuerdo a los criterios expresados supra, y atendiendo a las especialidades de la Clase Internacional 5; surgen indubitablemente diferencias suficientes, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, que disipan un eventual riesgo confusionista. Ello, posibilita la registración de la marca cuestionada conforme a lo requerido por el art. 6 de la Ley No. 17.011. Finalmente, cabe recordar que, en materia de medicamentos y de preparaciones farmacéuticas, existen elementos comunes cuya utilización persiste en registros marcarios similares y ello ha sido relevado por este Tribunal y que tal extremo de por sí, no es suficiente para desestimar el registro de una nueva marca (Cfme. Sentencias No. 271/2013, 43/2014, 375/2017, entre otras). CHIJANE afirma en este sentido: “La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los elementos fonéticos adicionados a las expresiones comunes, los que deben ser suficientemente desemejantes para así generar conjuntos con fuerza individualizadora. Serán dichos elementos los que en la totalidad de los signos absorberán el parecido derivado de las partículas coparticipadas.” (Cf. CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego; “Derecho de Marcas”, 2007, págs. 379-380). Tampoco asiste razón a la pretensora al sostener que la impugnada no fue debidamente motivada. Corresponde precisar que motivación y motivos son conceptos íntimamente ligados. El autor chileno Maldonado expresa que “entendemos por motivos las condiciones y circunstancias de hecho y de derecho que posibilitan y justifican la emisión de un acto administrativo en tanto motivación es la expresión de esos motivos en el acto, esto es, la consignación expresa y suficientemente explícita de los motivos en los vistos y considerandos de la decisión adoptada" (Estudio sobre la motivación del acto administrativo. Santiago de Chile. Universidad de Chile, Departamento de Derecho Público, 2016 págs. 32 a 77). Por lo tanto, si bien existe en el informe (fs. 43 y 44 de los A.A.) una referencia a “FAR” que no es aplicable al caso, el texto completo del documento refiere a la marcas en pugna y se efectuó el correspondiente cotejo de acuerdo a la oposición deducida. Las conclusiones a las que se arribara también refieren al caso de autos. Así, se pone de manifiesto una motivación congrua y exacta siendo desestimable por entero el agravio sobre ese punto. En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).