Sentencia Definitiva N° 253/2000

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de abril de 2000. No. 253 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DOWELANCO con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 206/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 13 y ss. comparece el representante de la parte actora impugnando de nulidad la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 14 de noviembre de 1995, por la que se denegó la solicitud de registro de la Marca “PRESIDE” en la Clase Internacional No. 5 (fs. 11v. antecedentes administrativos), en mérito a la oposición deducida por el titular de la marca “PRESIDERM”, considerando que entre las mismas no se verificaban las “claras diferencias” que exige la ley. En lo que respecta a los aspectos formales del accionamiento, expresa que agotó debidamente la vía administrativa, no habiendo sido notificado personalmente del acto que impugna, del que sólo se publicó un extracto en el Diario Oficial, y que el acto de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que tuvo por no interpuestos los recursos, debe de considerarse como de aquellos actos que imposibilitan o suspenden indefinidamente la tramitación. En lo que refiere a los aspectos sustanciales, entiende que los signos marcarios presentan importantes diferencias de conjunto, que hacen posible su diferenciación, y que la doctrina marcaria ha sostenido los criterio de evaluación de las marcas, los cuales no deben ceñirse a un análisis detallado de los elementos constitutivos de cada signo, sino de su apariencia y capacidad distintiva, en tanto conjuntos únicos, globalizados e inescindibles; y en tal sentido, el signo marcario desestimado difiere, no sólo en su configuración auditiva y literal, sino en su aspecto evocativo e ideológico respecto del prerregistrado “PRESIDERM”, cuya desinencia Derm refiere a cuestiones relativas a la piel; que tampoco debe de perderse de vista, que los productos se comercializan en lugares diferentes, y que existe una exigente normativa que regula el expendio de productos como los que se trata de distinguir con el signo “PRESIDE”. Por todo lo que, siendo posible la coexistencia pacífica de ambos signos, solicita la anulación del acto impugnado. II) Conferido traslado de la demanda, ésta fue contestada a fs. 22 y ss., manifestándose que se procedió conforme a derecho, ya que las marcas no reunían las claras diferencias exigidas por el art. 33 del Decreto Reglamentario de la ley de Marcas, y que el trámite se sustanció con todas las garantías para la parte actora. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 33. Previa agregación de la documentación que obra a fs. 35 y ss., alegaron ambas partes por su orden, a fs. 66 y ss. y fs. 73, respectivamente. IV) Se dio vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 321/99, que luce de fs. 76 a fs. 77v.), y se citó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron legalmente. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que la Corporación, por mayoría, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria, concordando en la oportunidad con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, y reconociendo la complejidad y subsecuente opinabilidad del caso ocurrente. En efecto. En la especie se impugna la Resolución de 14/XI/94, dictada por el Director Técnico de la Propiedad Industrial, en cuanto desestimó el registro de la marca “PRESIDE” a favor de la firma DOWELANCO, solicitada bajo Acta No. 251.242, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional 5 S/D: “preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas” (fs. 2 de los antecedentes administrativos). La solicitud respectiva, referida finalmente a “preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas” comprendida en la referida clase internacional 5, determinó oposición de la firma PHARMEDICAL INTERNACIONAL S.A. fundada en el prerregistro de una marca similar: “PRESIDERM” con el No. 213.525 (fs. 4 a fs. 6 de los antecedentes administrativos). La dilucidación del caso finca en determinar si entre las marcas efectivamente en pugna (“PRESIDE” y “PRESIDERM”) existe confusión susceptible de impedir, según las circunstancias concretadas del caso, su pacífica coexistencia en el registro marcario. A juicio del Tribunal, en mayoría, la respuesta a dicha interrogante debe ser afirmativa por las razones que se explicitarán. III) Que, en efecto, no existe duda alguna respecto de la gran similitud existente entre las marcas en pugna, todas ellas “denominativas”, al extremo de que sólo las dos últimas letras provocan la diferencia entre ellas (“RM”), como afirma el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en su dictamen de fs. 76 a fs. 77v.: A) Entre las marcas prerregistradas “PRESIDERM” y la solicitada “PRESIDE” existen notorias semejanzas que tornan a ambas denominaciones confundibles tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. B) El aspecto medular central de la denominación solicitada es literalmente idéntico “PRESIDE” y, el agregado de las letra “RM” dado que se trata de consonantes (mudas) y en el caso no alteran en nada las semejanzas señaladas.” La diferencia gráfica y fonética, como se advierte, es mínima, diríase casi imperceptible. Por lo que, sería aplicable la previsión del art. 33 del Decreto-Reglamentario de 29/XI/940 (reglamentario de la Ley 9.956/1940), en la redacción que le diera el Decreto de 6/VII/945, en cuanto exige que entre las marcas enfrentadas deben existir “claras diferencias” para la admisión del registro de la última. Y esas “claras diferencias”, como es obvio, no se perfilan en la especie. Por otra parte, las dos marcas en pugna procuran distinguir productos de la MISMA CLASE INTERNACIONAL 5, lo que acentúa, también en principio, la argumentación tendiente a rechazar el registro marcario postulado. Si bien, no puede perderse de vista el llamado “PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD” contemplado en el art. 4º de la Ley 9.956, ya que, según esta disposición, la “propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada” (SIC, salvo el subrayado). El art. 4º alude a los “productos” y no a la clase o clases correspondientes a la respectiva solicitud. Porque, como ya se adelantó, la solicitud de la marca enjuiciada sólo refiere, inequívocamente a “preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas”, clase internacional No. 5 (fs. 2, antecedentes administrativos), en tanto que la marca prerregistrada procura tutelar la TOTALIDAD de los productos comprendidos en la referida clase, tratándose en este caso de un medicamento de uso humano y relacionado a enfermedades de la piel. Se trata pues, de artículos diferentes, que tienen destinatarios también distintos y que se expenden en principio en lugares y condiciones totalmente diversas; pero sin embargo, decimos en principio porque hay farmacias que expenden productos veterinarios, con lo cual la confusión no es tan fácil de descartar, menos aún puede descartarse el riesgo dentro del hogar. Como expresa MARIO DANIEL LAMAS: “Los medicamentos son productos que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, han motivado criterios diferentes de evaluación respecto a su confundibilidad...” “El criterio estricto ha sido la posición predominante de la Administración y ha sido recogida en alguna sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También ha recibido el prestigioso apoyo doctrinario del Dr. Siegbert Rippe...” Éste manifiesta “...El equivocado empleo de un producto, por confusión de marcas, es un riesgo previsible que justifica la adopción de un severo criterio de apreciación. No es suficiente que se trate de un producto que se expende bajo receta profesional: es un hecho notorio que productos así rotulados, son vendidos libremente a todo público.” (Mario Daniel Lamas “Derecho de Marcas en el Uruguay”, pág. 228 A.M.F. 1999). En consecuencia, tratándose de productos de la clase internacional 5, hay que analizar la confundibilidad con más rigor que en los otros casos, este Tribunal acepta la confundibilidad de productos que se destinan a fines absolutamente diferentes dentro de la misma clase. En sentencias 195/89, 473/93, 1038/93 y 184/94 se ha afirmado: “Conforme a los criterios a manejar en la estimación del caso, la Administración controla la posibilidad de “confundibilidad” de los productos, en atención a las características del “hombre medio”, no siempre cuidadoso en la elección del producto a utilizar o consumir”. En la especie, al margen de la obligatoriedad establecida por el Decreto 149/77 de que en la etiqueta de la pretendida marca a registrarse figure la advertencia de que es un VENENO, ello no es determinante para eliminar el riesgo sanitario que pueda implicar la confusión de ambos productos. Por todo lo expuesto, se entiende que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado las marcas en pugna. Incluso el hecho de que en la República Argentina, según surge de estos obrados a fs. 60, coexistan ambas marcas, puede ser sólo indicativo pero no obligatorio en nuestro país. Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestimando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi (d.), Dr. Bermúdez (d.), Dr. Brito del Pino, Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Bermúdez: Discorde por estos fundamentos: Se impugna la Res. de 14/XI/94 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto no hizo lugar al registro de la marca “PRESIDE” solicitada por la firma ahora accionante, bajo Acta No. 251.242, para distinguir ciertos productos de la Clase Internacional 5, a saber: “Preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas” (fs. 2, en rojo, antecedentes administrativos cits.). La solicitud respectiva (fs. 1/2v., Ibid.), determinó la oposición de “PHARMEDICAL INT. S.A.” fincada en el prerregistro de la marca “PRESIDERM”, Acta No. 251.242, para la Clase Int. 5 también, pero en su totalidad (fs. 4/6v., 7/8, 9v., Ib.). Estimo que debe anularse el acto en causa por lo siguiente: a) La similitud entre las marcas en pugna es innegable en el plano FONÉTICO, dada la no pronunciación de algunas de las letras que integran la desinencia “DERM”. Pero no es tan clara esa similitud en el aspecto GRÁFICO, porque no se trata solamente de advertir que se agregan dos letras (“R” y “M”), sino que hay que poner el acento en toda la desinencia: “DERM”, lo que importa, a mi juicio, en razón de cantidad de marcas que utilizan la MISMA DESINENCIA “DERM” (alusiva a la “dermis” o piel) (fs. 17v. de autos); b) si el problema se redujera a un tema de similitud, gráfica y fonética, entre los signos enfrentados, habría que confirmar. Pero considero que tiene razón la parte actora cuando advierte que, dentro de la Clase Int. 5, la marca “PRESIDE” sólo pretende distinguir “preparaciones” que NO SON PARA USO HUMANO sino para la extinción de insectos, etc.. De ello se deriva la existencia de canales muy diferentes de comercialización , ya que “PRESIDERM” sólo se podrá adquirir en FARMACIAS, en tanto que “PRESIDE” sólo se podrá adquirir en “veterinarias y comercios agropecuarios y fitosanitarios” (fs. 19v. supra de autos), y, agregaría, hasta en algún Supermercado de pronto. Esto interesa Y MUCHO por la neutralización del RIESGO DE CONFUSIÓN A QUE PODRÍA SER INDUCIDO EL CONSUMISOR MEDIO O EL POCO DILIGENTE, punto de mira de la protección marcaria; c) pero además, si la marca dubitada procura distinguir “veneno” para la extinción de “alimañas”, etc., es obvio que no se trata de una “preparación farmacéutica” para USO HUMANO, porque en estos casos intervienen PROFESIONALES que aseguran que no se producirá ninguna confusión (químico, médicos y hasta farmacéuticos que, en general, tienen “buen dominio” de su “metier” o actividad). Y no es despreciable, en modo alguno, la prevención que reclama el Decreto 149/77 (art. 5º): en las etiquetas se debe consignar la palabra “VENENO”, con lógica y plausible PREVENCIÓN (fs. 19v. de autos); d) este tipo de fungicidas, herbicidas, etc., no son productos de CONSUMO TOTALMENTE MASIVO (como lo es el adquirente de carne, pan o leche), de modo que el peligro de confusión, pese a que las marcas en cuestión refieren a la misma Clase Int. 5, se desvanece casi totalmente al comparar una “ preparación” para la protección de la piel y, otra, que no es más que veneno para el exterminio de alimañas, etc.. GUTIÉRREZ CARRAU señala los 3 criterios que se manejan en materia de “productos farmacéuticos” y el llamado “benévolo” se asienta en el hecho de que se trata de artículos que se expenden bajo RECETA PROFESIONAL y en los que el consumidor, por su tipicidad, presta cuidadosa atención al adquirirlos (“Manual...” ed. 1997, págs. 97/98). Pero no es el caso, porque no se trata de marcas que distingan “productos farmacéuticos”, sino “preparaciones” que tienen DESTINOS ABSOLUTAMENTE DIFERENTES y en las cuales intervienen en su comercialización (no tanto en su “elaboración”) profesionales, comerciantes o idóneos bastante diferentes. En el caso de “PRESIDERM”, una experta en belleza, una comestóloga, podrá aconsejar su uso, pero no lo hará con “PRESIDE” que es un “veneno” para combatir ciertas plagas. Aunque no sea argumento definitorio, no es casualidad que un país como Argentina, cuya legislación marcaria tiene mucha afinidad con la nuestra, se haya admitido la COEXISTENCIA PACÍFICA de las dos marcas que aquí se enfrentan (ver fs. 60 y 63 de autos). A ello agrego que el Tribunal tiene precedentes, algunos MUY RECIENTES, sobre marcas que tienen alguna similitud y que refieren a productos de la Case Int. 5, pero tratándose de productos entre los cuales NO PUEDE EXISTIR SIQUIERA RIESGO DE CONFUSIÓN como sucede, a mi juicio, en la especie. La situación abordada en la Sent. 123/92 que cita la parte actora, referida a las marcas “SENODIN” y “SECLODIN”, es abordada por el Dr. Mario D. Lamas, que la comparte, agregando que tampoco puede confundirse los signos “FRITZ” con “RITZ” (“Derecho de Marcas en el Uruguay”, ed. 1999, págs. 237/238). El mismo LAMAS expresa que el Tribunal no consideró confundibles las marcas “SEFRIL” y “ZESTRIL” para artículos de la Clase Int. 5; “PLURIDERM” no se reputa confundible con “ LUBRIDERM” (ESTE EJEMPLO SE APLICA PERFECTAMENTE A NUESTRO CASO) ni “AXE” con “ACE” (Ob. cit., pág. 234 “in fine”). Tampoco es confundible “FUNGICOP 500” con “FUNGISON” (Ejusdem). Por ende, si “PLURIDERM” no es confundible con “LUBRIDERM”, creo que en la especie, por el destino de los productos que distingue cada marca, tampoco puede decirse de una confusión tal que haga imposible la convivencia de “PRESIDERM” con “PRESIDE”. También es cierto que, por Sent. 36/98, se descartó la posibilidad de confusión entre “MYCELEX” y “MYXILIN”, como advierte la parte accionante. Discordia del Dr. Baldi: discorde por los mismos fundamentos que explicita el Sr. Ministro Dr. Víctor Hugo Bermúdez, porque la finalidad de los productos objeto de protección, son totalmente diferentes. “PRESIDE” es un preparado utilizado para la extinción de insectos. En tanto que “PRESIDERM” es un medicamento humano para la piel. Se venden en comercios distintos; y en caso de existir, ambos, en el mismo distribuidor, en esa hipótesis, la intervención de profesionales previa a la venta, disminuye o elimina la posibilidad de confusión. En tanto que en el domicilio particular, la etiqueta inserta en el producto para alimañas con la advertencia: “VENENO”, descarta dicha confusión. Por último, nadie puede elegir desprevenidamente, cuando no es un producto de consumo masivo, en ambos casos. Todo sin perjuicio de la presunción de no confundibilidad, inferida de la coexistencia pacífica de las referidas denominaciones marcarais en países vecinos.