Sentencia Definitiva N° 146/2000

//tevideo, 27 de marzo de 2000. No. 146 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 638/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 comparece la parte actora entablando acción de nulidad contra la resolución de la D.N.P.I. de fecha 15/5/96, por la cual se concedió el registro de la marca “ESTRELLA MINUANA”, solicitada bajo acta No. 267.139 por los Sres. Milta Dávila y Ruben González, para proteger productos de la clase internacional 30. Expresa que dicha marca al igual que la prerregistrada “ESTRELLITAS”, de su propiedad, distinguirán los mismos productos en la clase internacional 30, motivo por el cual cree inevitable la confundibilidad entre ellas, no dándose cumplimiento, por ende, con lo dispuesto por el art. 33 del Dec. Reglamentario de 29/11/40, el cual exige que las marcas para ser registradas deberán ser claramente diferentes entre sí. Sostiene que el derecho exclusivo que detenta a través de la existencia de su registro de la marca “ESTRELLITAS”, se ve burlado por la concesión de este nuevo registro marcario prácticamente idéntico. Entiende que tanto la expresión “ESTRELLA” como el elemento figurativo que la complementa, sólo añaden factores de confundibilidad, lejos de crear distinciones entre los signos, combinando el elemento denominativo con el figurativo, evocando un mismo significado en claro perjuicio de la marca previamente registrada, que es el diminutivo de la expresión ahora registrada, cuestionada en autos. II) Que evacuando el traslado conferido la demandada compareció a fs. 17, contestando que, a su juicio, las diferencias gráficas y fonéticas apreciables entre las marcas en pugna, ameritan su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. Ello porque la marca solicitada es mixta, y la opositora es meramente denominativa. III) Que abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 23; alegaron las partes por su orden a fs. 26 y 32, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 1300/98), el cual luce a fs. 35. Se citó para sentencia, y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I- Que desde el punto de vista formal, en la especie se ha cumplido adecuadamente con los requisitos exigidos por las normas respectivas, para habilitar la acción de nulidad. II- Eduardo Lapenne en representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., promueve acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 15 de mayo de 1996, por la cual se concedió el registro de la marca “ESTRELLA MINUANA” Acta No. 267.139 para la clase internacional 30, por considerar que ha sido dictada con violación de la norma de derecho, porque a su juicio, es confundible con su registro marcario “ESTRELLITAS” No. 258.565, para la misma clase internacional 30. El Tribunal, por la mayoría de sus miembros integrantes, estima que en la espacie, son de recibo los agravios articulados en la acción anulatoria, porque se concluye que el registro de la denominación “Estrella Minuana”, no puede coexistir con la ya registrada “Estrellita”, de la oponente, por virtud de la confundibilidad que se da entre las mismas en razón de que -a juicio de la mayoría referida- no existen en el plano gramatical y fonético, las “claras diferencias” que exige el art. 33 del Dec-Reglamentario de 29/XI/940 de la ley 9.956, en la redacción que le diera el Dec. de 6/VII/945, contrariamente a lo sostenido por la Asesoría Jurídica de la demandada, para autorizar el registro y del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, para pronunciarse por la confirmación del acto impugnado. No se ignora que la marca “Estrella Minuana” es mixta, en tanto que la opositora es meramente denominativa, así como tampoco es dable negar, que la primera corresponde a un conjunto marcario que no es susceptible de dividir en un examen conceptual. Sin embargo, no escapa al análisis de la cuestión litigiosa, que no sólo se adita una expresión que no hace olvidar (aspecto evocativo insoslayable) el elemento básico (Estrella, Estrellita), sino que, todavía, se propone una marca “mixta”, pero el “emblema” lo constituye una “estrella” de cinco puntas, de modo que el elemento gráfico refuerza justamente el núcleo que es la ESTRELLA. En consecuencia, ese elemento gráfico o emblemático, no hace otra cosa que demostrar el propósito de enfatizar uno de los elementos del signo, la palabra “Estrella”, extremo que lleva a enervar el argumento de la primacía del examen del conjunto marcario, haciendo que carezca de virtualidad o relevancia en el caso. No está fuera de la realidad, exigir que los signos marcarios sean notoriamente diferentes para evitar la confusión, pues como en el caso en examen, ambos signos como se expresara supra, contienen un elemento principal (Estrella, Estrellita) con un mismo significado conceptual que puede determinar que el consumidor, al ver la marca “Estrella” asocie el producto como originario del titular de “Estrellita”. No se puede perder de vista, además, que los artículos o productos de la clase internacional 30 son de consumo masivo (productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva...etc.), por lo que, como enseña GUTIÉRREZ CARRAU aludiendo a la teoría del “comprador discriminador” (“discriminating purchaser”), el adquirente de productos de consumo masivo se muestra mucho menos exigente y cuidadoso al apreciar las marcas que aquel otro adquirente de elementos sofisticados (MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE MARCAS, págs. 95/96). Como lo sostiene cierta doctrina, “...además de las necesarias diferencias en la grafía, los emblemas y la sonoridad, es indispensable que el vocablo, expresión u otro elemento aspirante al registro marcario, no sea susceptible de reenviar intelectualmente al público a un contenido ideológico propio de otra marca ya existente” (RICARDO MERLINSKI- LUCÍA SALAVERRY: “LAS MARCAS EN EL URUGUAY”, pág. 36). En definitiva, la mayoría que suscribe el pronunciamiento por la anulación del acto impugnado, se inclina por aceptar el criterio de la confundibilidad entre las marcas en disputa, sin dejar de admitir, que, como lo expresa Gutiérrez Carrau, el tema de la confundibilidad es una cuestión opinable, en donde la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, sujeta al carácter subjetivo del examinador (Manual...pág. 93). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Acogiendo la demanda y, por ende, anulando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. discorde: VOTO por confirmar el acto. Comparto el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 35 y vta.) y estimo que entre la marca prerregistrada “Estrellitas” y la marca concedida “Estrella Minuana”, la primera sólo denominativa, y la segunda de carácter mixto (etiqueta), existen claras diferencias, gramaticales, fonéticas y visuales, y no hay riesgo de confusión (art. 33 del decreto reglamentario de 29/nov/940, redacción dada por el art. 2 del decreto de 6/julio/945). discorde: VOTO por confirmar el acto, y por los mismos fundamentos que anteceden. Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino (d.), Dr. Borges (d.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).