Sentencia Definitiva N° 737/2020

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de diciembre de 2020. No. 737 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "CONAIR CORPORATION con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 558/2018). RESULTANDO : I) La parte actora compareció y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 12 de mayo de 2017, mediante la cual se concedió el registro de la marca WARING, solicitado bajo expediente Nº 419171, a favor de RIDEL S.A. de Uruguay, para distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 9 (fs. 326, pieza 2, en carpeta verde de 401 fojas, A.A.). En su demanda, relató que el 29 de diciembre de 2010, RIDEL S.A. solicitó el registro en cuestión, al que se opuso por ser la legítima propietaria de la marca WARING en todo el mundo, la que se encuentra registrada y en uso en un sinfín de países para identificar productos idénticos a los pretendidos y concurrentes, desde fecha muy anterior a que la empresa de Uruguay presentara su solicitud. CONAIR CORPORATION, basa su accionar en que la marca de su propiedad, reconocida en el mundo entero, identifica fundamentalmente diversos tipos de electrodomésticos. La trayectoria de su signo distintivo data de más de sesenta y cinco años. WARING es una marca de electrodomésticos que debe su nombre al famoso cantante Fred Waring, considerado por algunos expertos como “el hombre que enseñó a Estados Unidos a cantar”. En el año 1936, este se asoció con el inventor Frederick Osio, para perfeccionar y promocionar su más reciente invento: una licuadora eléctrica. Waring tomó este invento y trabajó por más de un año hasta conseguir el producto final que saldría a la venta. Esto significa que WARING no es cualquier nombre elegido al azar, sino que el apellido del creador de la primera licuadora electrodoméstico que hoy en día, todos conocemos. En 1941, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, las ventas de la licuadora WARING explotaron en su nivel de ventas y popularidad en el mercado norteamericano. En 1970, la compañía comenzó a diversificarse y a crear productos de todo tipo para el hogar como abrelatas, cafeteras, batidoras, jugueras, etc. Para el año 1985, WARING ya era una empresa multinacional que contaba con una amplia gama de productos en diversos mercados a lo largo y ancho del mundo. En el año 1988, CONAIR CORPORATION la adquirió y amplió la diversidad de productos comercializados bajo dicha marca, así como los mercados en los que estaba presente. La marca WARING, de propiedad de la actora se encuentra registrada y en uso, desde hace varios años en sendos países del mundo y la región para distinguir fundamentalmente su variada línea de electrodomésticos. Esto determina, sin lugar a duda, que su signo sea reconocido por los consumidores. Este prestigio alcanzado por la marca no es obra de la casualidad y obedece al esfuerzo e inversión realizada. De mantenerse el acto administrativo que concedió el registro de la marca WARING a favor de RIDEL S.A. se estaría echando por tierra la protección que nuestro país otorga a las marcas notorias (artículo 5 numeral 6 de la Ley Nº 17.011), la que además debe garantizarse para dar fiel cumplimiento al artículo 6 bis del Convenio de París. La solicitud cuyo registro se impugna, constituye un caso de competencia desleal, en un intento por apropiarse del reconocimiento y trayectoria que goza la marca notoria WARING, de propiedad de la accionante. WARING no es un término genérico, vulgar o descriptivo y tampoco es un vocablo en español, por lo que resulta inverosímil sostener que la elección de la empresa local obedezca a un mero azar. Siendo infinito el caudal de voces de nuestro idioma y el de otras lenguas, no puede argumentarse con razonabilidad que RIDEL S.A. desconociera la marca de la actora al momento de solicitar el registro que aquí se impugna. Del mismo modo, es dable destacar, tanto durante el proceso de oposición, como del trámite de los recursos administrativos, la referida empresa no aportó ningún elemento de prueba para respaldar la solicitud de registro pretendida. En efecto, RIDEL S.A. no alegó, ni probó que fuera fabricante de electrodomésticos, o que hubiera vendido productos propios con la marca WARING, cuya propiedad reivindica, sin sustento alguno. Lo único que fue probado es que RIDEL S.A. es una importadora y representante de electrodomésticos de reconocidas marcas internacionales. Por último, RIDEL S.A. también es propietaria de un registro anterior de la marca WARING, para identificar productos de las clases internacionales Nº 7 y 11. En este sentido, se rechaza en forma enfática la presunción a favor de RIDEL S.A. por el mero hecho que CONAIR CORPORATION no hubiera interpuesto acciones contra el mismo. Al respecto, debe puntualizarse que la Administración no está al tanto del examen que del caso está haciendo la compareciente con relación a la presentación de acciones. Lo único concreto y válido, es que la accionante es la legítima propietaria de la marca WARING desde mucho antes que RIDEL S.A. pretendiera la solicitud de la marca cuyo registro se impugna y que la misma es notoria. Además, a RIDEL S.A. le era debido conocer el signo propiedad de la actora, por girar en el mismo rubro. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 8 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La accionante se agravia por entender que la concedida supone un acto de competencia desleal por desconocer la notoriedad de su marca WARING. A juicio de esta parte, lo actuado se ajustó a la normativa aplicable en la materia. En este sentido, debe señalarse que la firma RIEL S.A. registró la marca WARING en nuestro país desde el año 1986, para proteger artículos comprendidos en las clases internacionales Nº 7 y 11, y desde 1990, para proteger artículos de la clase internacional Nº 9. Como lo analizó el Dr. Campello, el catálogo internacional más antiguo que se presentó es del año 2007 y los registros de WARING en países de la región son de 1999 (en Brasil) y a partir del 2007 en los restantes países. Puede verse que existe un lapso considerable entre la primera solicitud del registro en nuestro país, en el año 1986 y las promovidas en otros países. Además, los catálogos y el registro de la marca en otros países, no son suficientes para acreditar la notoriedad del signo de la opositora en nuestro país, careciendo de volumen de comercialización de productos con su marca u otros como publicidad, difusión o conocimiento de estos. Finalmente, la marca de autos, no encontró registros oponibles en el año 1986 y la prelación la establece la fecha y hora de presentación, de acuerdo con los artículos 6 y 30 de la Ley Nº 17.011. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a RIDEL S.A, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 23 a 24 vto.). III) Por Decreto No. 10190/2018, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 26), el que tras ser notificado (fs. 26 vto.) no compareció (fs. 32). IV) Por Decreto No. 1618/2019 (fs. 33) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 47. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 50-57 y fs. 126 y fs. 60, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 26/2020 y aconsejó amparar la demanda (fs. 63 a 64). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 66). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (artículos 317 y 319 de la Constitución, artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 12 de mayo de 2017 (fs. 326, pieza 2, A.A.) y según manifestaciones de la accionante (fs. 2, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 23, infolios), se notificó el 29 de junio de 2017. El 19 de julio de 2017, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 328 a 339, pieza 2, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 22 de junio de 2018, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas (fs. 396 a 397, pieza 2, A.A.). Según lo expresado por la actora (fs. 2 vto., infolios), en versión no contradicha por la demandada (fs. 23 a 24 vto., infolios), se notificó el 28 de junio de 2018. La demanda se interpuso el 10 de setiembre de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 9, infolios). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 29 de diciembre de 2010, se presentó RIDEL S.A. a solicitar bajo expediente Nº 25467 el registro de la marca denominativa WARING, para identificar productos de la clase internacional Nº 9 (fs. 1 a 4, pieza 1, A.A.). Ante dicha solicitud, dedujo oposición CONAIR CORPORATION de Estados Unidos de América con fundamento en la violación de lo establecido por el artículo 5, numerales 6) y 7) de la Ley Nº 17.011 y el artículo 6 del Convenio de París, porque la solicitada constituye una copia idéntica de su marca notoria WARING y la conducta de RIDEL S.A. constituye un caso de competencia desleal (fs. 5 a 7 y fs. 12 a 17, pieza 1, A.A.). Notificada RIDEL S.A. de la oposición deducida (fs. 11, pieza 1, A.A.), evacuó la vista conferida argumentando que hace veintiocho años que la empresa tiene sus marcas registradas y en uso en nuestro país para distinguir con ellas productos incluidos en las clases internacionales Nº 7, 9 y 11. Por lo tanto, ante la falta total de pruebas que avalen los dichos de la opositora, corresponde se le conceda el registro de la marca (fs. 18 a 19, pieza 1, A.A.). Seguidamente, el Área de Asuntos jurídicos informó que, si bien la solicitante tuvo registrada la marca solicitada en la clase internacional Nº 9, la misma caducó, sin que se solicitara su renovación. En consecuencia, aconsejó se dispusiera la apertura de la causa a prueba (fs. 20, pieza 1, A.A.). A continuación, se dispuso la apertura de la causa a prueba por el término de sesenta días (fs. 21, pieza 1, A.A.), instancia en la que la accionante presentó escrito de evacuación de vista (fs. 22 a 29, pieza 1, A.A.) relacionando la documentación probatoria que presentó e identificó en anexos A al J (incorporados de fs. 30 a 307, piezas 1 a 2, A.A.). Por su parte, RIDEL S.A. presentó un escrito señalando que la opositora no presentó prueba que demuestre que no tienen sus registros en Uruguay desde hace casi tres décadas, solicitando se les conceda vista de las probanzas que se presenten (fs. 308, pieza 2, A.A.). Otorgada vista a las partes por el término de diez días (fs. 309, pieza 2, A.A.), RIDEL S.A. argumentó que el primer registro de la marca WARING para distinguir productos de las clases internacionales Nº 7 y 11 le fue concedido en el año 1986. Agregó que en el año 1990, solicitó el registro de la marca WARING para distinguir productos de la clase internacional Nº 9, la que fue renovando, hasta que el 3 de mayo de 2010, venció su registro, el que no renovó, por una desinteligencia en el control de las fechas. Por lo tanto, reiteró que hace tres décadas que su firma viene cuidando su marca WARING para las clases internacionales Nº 7, 9 y 11, sin que la opositora haya solicitado su registro. Por otra parte, la opositora no prueba que su marca tuviera dicha antigüedad y mucho menos que fuera notoria, ni conocida al tiempo que RIDEL S.A. tramitó su registro. En consecuencia, el mejor derecho a la marca WARING, es de RIDEL S.A. (fs. 311 a 313, pieza 2, A.A.). A su vez, CONAIR CORPORATION, presentó escrito de evacuación de vista con similar argumentación a la formulada en la demanda de autos, reseñando las probanzas que presentó con el fin de acreditar el origen y notoriedad de su marca en Estados Unidos, en la región y en el mundo (fs. 314 a 321, pieza 2, A.A.). El 21 de abril de 2017, se emitió un dictamen del Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI (fs. 322 a 324, pieza 2, A.A.), en el cual se sostuvo básicamente lo siguiente: “La opositora presentó antecedentes de su marca, que debe su nombre al cantante Fred Waring como marca de la primera licuadora, diversificándose la empresa a partir de 1970 a productos como abrelatas, cafeteras, batidoras, jugueras y mixers, convirtiéndose en una empresa multinacional para el año 1985 , y que fue adquirida en 1998 por la compañía Conair Corporation. Al efecto acompañó declaración jurada del vicepresidente de la firma, certificada y traducida, listado de marcas en diversos países, certificados de registro de marcas Waring Pro en Clase 9, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela , Certificados de registros de marcas Waring y sus variantes en Canadá, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, documentación sobre historia de la marca, copias de catálogos años 2007, 2010, 2015 y folleto de línea de productos por año 2011. Por su parte, la solicitante alegó que ha sido titular del registro Waring en Uruguay, habiéndolo solicitado en 1990 (…), para distinguir los productos de la clase 9. Renovó el mismo en el año 2000 (…), vigente hasta mayo de 2010. Al haber caducado su registro, habiendo vencido el semestre de gracia en noviembre 2010, lo solicitó nuevamente en estas actuaciones, iniciadas el 29/12/2010. Entrando al análisis de la oposición deducida, el suscrito comparte los fundamentos vertidos por la representante (Agente) de la firma solicitante, en cuanto la prueba aportada no es concluyente. En materia marcaria rige el principio de territorialidad. De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 inciso 2 de la Ley 17011, el registro de la marca otorga una presunción favorable a su titular, y recaía sobre la opositora la carga probatoria de acreditar un mejor derecho al signo en cuestión. Se afirmó que su marca Waring era notoria, pero el catálogo internacional más antiguo, y del cual no constan notas de difusión o conocimiento, es del año 2007. En cuanto a los registros en países latinoamericanos cercanos como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil, el primer registro de Waring a nombre de la opositora, para la Clase 7 es el brasileño, pedido el 19/1/999, mientras en los restantes países se pidió la marca en (los) años 2007 y posteriores. Puede verse que existe un lapso considerable entre la primera solicitud del registro en nuestro país, y las promovidas en otros países próximos; teniendo presente que la firma solicitante pidió por primera vez el registro en cuestión el 16/12/1986. Además de ello, los catálogos agregados, o el registro de su marca en otros países, valorados en su conjunto , y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no resultan suficientes para acreditar, en nuestro país la notoriedad del signo de la opositora , careciéndose de indicadores como el volumen de comercialización de productos con su marca, u otros, como publicidad, difusión o conocimiento de dichos productos, u otros relevantes. (…) Además de lo expuesto, obra como elemento favorable a la solicitante -y concomitantemente negativo para la oposición promovida-, el hecho de que la firma RIDEL S.A. tiene concedido el registro Waring para (las) Clases 7 y 11 , por Acta No. 215315, que se le concedió el 28/06/1088; habiéndolo renovado por Expediente No. 305043, y posteriormente con el No. 398919, vigente hasta el 28/6/2018, y que no ha sido impugnado. Por todo lo expuesto, se aconseja desestimar la oposición promovida y conceder el presente registro (…)” (fs. 322 a 323, pieza 2, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Lo informado, fue compartido por la Encargada del Área de Asuntos Jurídicos (fs. 325, pieza 2, A.A.). Finalmente, el 12 de mayo de 2017, se dictó la Resolución encausada (fs. 326, pieza 2, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 63 a 64) y amparará la demanda instaurada, por las razones que se explicitarán. La esencia del pleito estriba en determinar si corresponde hacer lugar a la pretensión de nulidad deducida por CONAIR CORPORATION, la cual sostiene que mediante la inscripción de la marca WARING por parte de RIDEL S.A., para identificar productos de la clase internacional Nº 9, se produjo una reproducción de una marca notoria preexistente de propiedad de la actora, en una conducta configurativa de competencia desleal, con fundamento en la violación de lo dispuesto por el artículo 5 numerales 6) y 7) de la Ley Nº 17.011 y el artículo 6 del Convenio de París. En la postura de la Administración, la accionante no acreditó suficientemente la notoriedad de la marca WARING en el país, por lo que resulta de aplicación la solución establecida por el artículo 9 de la Ley Nº 17.011, que presume que la persona a cuyo nombre se verificó la inscripción de la marca es su legítima propietaria. Por su parte, en sede administrativa RIDEL S.A. sostuvo como principal argumento que la actora no demostró que no haya obtenido legítimamente los registros de la marca WARING en Uruguay, los que ostenta desde hace casi tres décadas, sin que haya existido ninguna oposición de su parte (desde 1986, para las clases internacionales Nº 7 y 11 y desde 1990, para la clase internacional Nº 9). Asimismo, afirmó que CONAIR S.A. no probó que su marca tuviera dicha antigüedad y mucho menos que fuera notoria, ni conocida al tiempo que RIDEL S.A. tramitó sus registros. La cuestión a dilucidar resulta compleja y opinable, en donde se enfrenta la tutela que brinda el artículo 9 de la Ley Nº 17.011 al titular de las inscripciones de las marcas WARING en nuestro país, que se remontan a los años 1986 y 1990, con la protección que otorgan a los titulares de marcas notorias los artículos 5 numerales 6) y 7) del mismo cuerpo, así como el artículo 6 bis del Convenio de París. Normativamente, a los efectos de determinar la protección de las marcas notorias en nuestro país, la primera línea de análisis deberá realizarse a partir de lo dispuesto por el artículo 5 numeral 6°) de la Ley de Marcas, Nº 17.011, que establece que no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: “ 6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. A su tiempo, en el numeral 7° de la misma disposición, se prohíbe el registro como marca de “Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal”. Las disposiciones transcriptas, corren en la misma línea que lo estatuido por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Concretamente, el referido convenio - aprobado e internalizado por la Ley Nº 14.910, dispone: “ Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta ” (la negrilla no pertenece a los textos originales). Por su parte, el ADPIC, ratificado por Ley Nº 16.671, estatuye en los numerales 2°) y 3°) de su artículo 16 lo siguiente: “2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada ” (la negrilla no pertenece al texto original). En el plano doctrinal, Bugallo Montaño explica: “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso . En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada , aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante , sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada). La doctrina, en general es partidaria de la desaparición de la aplicación del principio de especialidad pues el empleo de una marca notoria en sector distinto de aquél en el cual se ha registrado responde a una voluntad parasitaria de quien lo realiza y puede llevar a la vulgarización, en perjuicio de la propia marca notoria. El fundamento se encuentra en diversos argumentos, entre los que destacamos: a. impedir el aprovechamiento abusivo, mediante ventajas desleales, del trabajo y la inversión ajenas; b. evitar que la mala utilización de un tercero de una marca posterior, perjudique a la anterior; (…) El derecho uruguayo vigente, siguiendo la tendencia mundial, atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado. En primer lugar, y como nota más destacada , no limita el ejercicio del derecho de exclusiva al territorio del Estado extranjero concedente el registro. Es decir que la calificación de notoriedad para una marca significa que su titular podrá ejercer acciones marcarias en defensa de su signo, en nuestro país, aún en ausencia de registro nacional. En segundo lugar, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente se aplica . La fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para productos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aun cuando no fueran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión. En tercer lugar , el texto actual que estamos analizando implica la extensión de la protección de la marca notoriamente conocida al registro de la imitación y traducción total o parcial de la marca protegida. La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general ” (Cf. Beatriz Bugallo, “Propiedad Intelectual”, ob. cit. p. 111 a 114) (sentencias Nº 391/2016, 588/2019, 712/2019 y 298/2020 , entre otras) (la negrilla no está en el original). De manera complementaria, es menester tener presente lo señalado por Gutiérrez Carrau, en cuanto advierte: “El concepto de “marca notoria” se ha conformado por la doctrina y jurisprudencia y así se han elaborado los supuestos de “notoriedad amplia” y “notoriedad restringida” (…) Adelantando que la “notoriedad restringida” es la que existe entre los comerciantes del ramo concreto de que se trata y no a nivel del público en general (“notoriedad amplia”), podemos decir que se comprende en la hipótesis de “marcas notorias” a aquellas que un competidor del rubro no podría desconocer y que se las registra a su nombre, siendo de otro comerciante , será bajo una presunción de mala fe. Por tanto, nadie puede tener la absoluta y plena certeza sobre su registro de marca . Porque alguien puede plantear en cualquier tiempo su anulación, diciendo que le pertenece, porque tiene una marca igual o muy similar anterior, porque dice que el signo es genérico o de uso común, o porque su nombre comercial anterior es igual, etc., y así se anulan en la práctica muchas marcas que han estado registradas por varios años (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 16 a 17) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Con tales entendimientos, es menester ponderar si en el caso concreto, CONAIR CORPORATION probó suficientemente la notoriedad de su marca WARING en el territorio de la República, de manera tal que la presunción de legitimidad en la propiedad de la marca inscripta que establece el artículo 9 de la Ley Nº 17.011 no resulte de aplicación. IV) De la compulsa de los antecedentes emerge abundante documentación presentada por la accionante, que da cuenta que CONAIR CORPORATION es propietaria de sendas marcas WARING en distintos países del mundo y de la región, para identificar productos en las clases internacionales Nº 7, 9, 11 y 21, así como la historia del nacimiento de la marca en los Estados Unidos de América, la que se identifica con su creador, el cantante Fred Waring, quien en el año 1936, se asoció con el inventor Frederick Osio para perfeccionar y promocionar la invención de una licuadora eléctrica como electrodoméstico (véase la documentación aportada por la actora, de fs. 30 a 307, piezas 1 a 2, en carpeta verde de 401 fojas, A.A. y de fs. 1 a 147, en carpeta rosada de 149 fojas, A.A.). Si bien, se advierte que determinada documentación se presentó en idioma inglés, y sin la debida traducción (circunstancia que se observó en sede recursiva, a fs. 380, pieza 2, A.A.), ello no enerva que se acreditara suficientemente que la marca WARING, es una marca con reconocido prestigio internacional, máxime cuando el relato que se aporta acerca del origen de la marca WARING (asociada al nombre del cantante Fred Waring) y su expansión como una compañía multinacional a partir del año 1985, diversificando su oferta de productos a una amplia gama de electrodomésticos, tampoco ha sido contradicho por la parte demandada. Por otra parte, RIDEL S.A., compañía que efectuó los registros de las marcas WARING en nuestro país desde los años 1986 y 1990, no aportó un solo elemento que permita conocer las razones que la llevaron a inscribir dichas marcas en nuestro país, limitándose a dar -en sede administrativa- una escueta respuesta que se aferró al mero argumento de haber protegido dichas marcas a lo largo de casi treinta años, agregando que la accionante no probó la notoriedad, ni el conocimiento de su marca al tiempo que las inscribió. En lo que tiene que ver con el factor tiempo, no resulta per se determinante para impedir que quien se considere como el legítimo titular de una marca notoriamente conocida al momento de ser inscripta esgrima sus defensas haciendo caer la presunción otorgada por el artículo 9 de la Ley Nº 17.011. Así lo entendió el Tribunal en los accionamientos deducidos por la titular de la reconocida marca BOMBRIL de Brasil (que adquirió notoriedad en el año 1948), contra las marcas BOMBRILL y MON BRILLANT de Uruguay (inscriptas por primera vez en nuestro país en 1976 y en 1952, respectivamente) ( sentencias Nº 280/1999 y 405/2007 ) (Véase también Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 17). En el primero de los fallos, sostuvo el Tribunal: “(…) “BOMBRIL”, es una marca notoria en Brasil, extremo que autoriza a sostener, la prelación de la misma, porque dicha notoriedad, desplaza a nivel nacional, la señalada prelación de registro territorial que le podía asistir, en principio a “BOMBRILL” , conforme a los arts. 12 y 13 de la Ley No. 9.956 y 6 bis Nal 3 del Convenio de París. (…) La notoriedad de la marca “BOMBRIL” en el Brasil, ha resultado suficiente y ampliamente probada por la documentación incorporada a las presentes actuaciones; y el uso, por VIRUMETAL S.A. (tercerista coadyuvante en esta causa), hace presumir un caso de competencia desleal en función del prestigio de los productos, tanto en Brasil como en el país (…)” (sentencia Nº 280/1999) (la negrilla no está en el original). En tanto, en el segundo pronunciamiento, la Corporación destacó: “(…) el carácter notorio de la marca de la actora resulta acreditado con la documentación agregada en vía administrativa (fs. 121 y ss. A.A. Fa. 765/02), la que debe entenderse como notoriedad restringida referida a la respectiva rama de actividad, no pudiendo ser desconocida al registrarse una marca similar en Uruguay. En este sentido el Tribunal ha entendido que la notoriedad exigida debe ser interpretada como “notoriedad restringida” y no como de conocimiento público, sino en el ramo en el cual desarrollan sus actividades los administrados ; es decir, teniendo en cuenta las normas del Convenio de París respecto a las prácticas desleales y las normas internas de nuestro país que permiten evaluar la trascendencia de la marca y el posible conocimiento que pudo tener la firma registrante, es permitido concluir que la procesada es un signo marcario que tiene necesaria difusión internacional como para que quien explota el mismo ramo de actividad, como es el caso del registrante de autos, pueda conocerla con anterioridad a su pedido de registro y que, en virtud de ello, basta para presumir que existió por parte del registrante el propósito de verificar una concurrencia desleal. De manera que, y por el juego de lo dispuesto en la Ley 9.956 y arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París (que de acuerdo con la Ley 13.497 y decreto 588/67 constituye ley nacional), la solicitud de anulación es procedente, pues es claro el propósito de competencia desleal que llevó a solicitar el registro marcario que se impugna (…)” (sentencia Nº 405/2007) (la negrilla no está en el original). En este contexto, importa destacar que RIDEL S.A., se presenta a sí misma en su página web como “(…) una empresa familiar fundada el 31 de agosto de 1981 (…)” , agregando que se han posicionado “como la empresa líder en electrodomésticos, telefonía celular e informática. La empresa se ha convertido en un referente para los consumidores uruguayos gracias a la gran variedad de marcas y modelos (…)”, destacando a continuación que “Importamos y representamos marcas de gran prestigio (…)” (fs. 149, en carpeta rosada de 149 fojas, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Se coincide así, con el dictamen del Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto destaca: “RIDEL S.A., que comercializa como Punto Luz, es una empresa que gira en el ramo de los electrodomésticos, líder en su ramo, y que no puede desconocer la existencia en el mercado internacional de la marca que solicitó , la que por otra parte, no es un nombre común o vulgar, elegido al azar por la resistida. Adviértase que como se afirma en la demanda, la denominación WARING es el apellido del creador de la primera licuadora , por lo que, considerando la posición que tiene en el mercado RIDEL S.A., esa denominación no le puede ser ajena. ” (fs. 63 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). De manera, que, se observa la existencia de una empresa que se dedica a importar, representar y comercializar productos identificados con marcas de reconocido prestigio, que, sin dar mayores explicaciones, procedió a inscribir en los años 1986 y 1990, la marca WARING, de reconocida trayectoria en el mercado de los electrodomésticos, extremo que por el rubro en el cual opera RIDEL S.A. resulta inverosímil que no la conociera. La doctrina especializada, refiere a este tipo de hipótesis señalando que “va más allá de que se trate o no de una marca notoria , se configura con la demostración clara que el solicitante conocía la marca, por ejemplo, porque importaba los productos, porque tenía vinculaciones comerciales con su titular, etc., o debía conocerla , por ejemplo si se trata de un comerciante acreditado en el rubro a que se refiere la marca (…)”, criterio que la jurisprudencia sustenta en los numerales 6 y 7 del artículo 5 de la Ley Nº 17.011 (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 95) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ante casos similares, la Sede afirmó: “(…) resulta impensable que al comerciante uruguayo se le haya ocurrido en su imaginación ese signo que pertenece a otra firma -en tanto la misma resulta ser un signo marcario dotado de una particular fantasía y originalidad , dado que sus letras componentes FCUK responden al acrónimo de FRENCH CONECTION (letras FC), a las que se agrega UK (de: UNITED KINGDOM) lugar de inicio de la actividad comercial de la firma ; todo lo cual se traduce en un acto de competencia desleal, también obstativa al registro marcario pretendido.” (sentencia Nº 345/2014 ) (la negrilla no está en el original). Dicho de otro modo: “(…) el sentido común indica que, existiendo un rico vocabulario, resulta realmente impensable que, fortuitamente, a una empresa, se le haya ocurrido adoptar una marca, cuya parte denominativa es idéntica a la de la actora , todo lo cual indica que ha existido un velado intento de concurrencia o competencia desleal prevenido en el numeral 5º del art. 7º de la Ley de Marcas (sents. Nos. 503/07 y 1021/10).” ( sentencia Nº 349/2014 ) (la negrilla no está en el original) Por igual, en el casus, no resulta plausible que a la empresa RIDEL S.A. se le haya ocurrido la idea de crear fortuitamente una marca con el nombre de WARING, la que según quedó demostrado, responde al apellido del creador de las licuadoras eléctricas para uso doméstico que desde larga data se comercializan en Estados Unidos y el resto del mundo, siendo su actual propietaria CONAIR CORPORATION. En adición a todo lo anterior, se destaca la actitud procesal omisa de parte de RIDEL S.A., que pese a haber sido noticiada del pleito en calidad de tercero (fs. 26 vto., infolios) no se presentó a esgrimir defensas (fs. 32, infolios), perjudicando con ello el interés que podía haber tenido en este proceso (sentencias Nº 611/2011, 285/2012 y 148/2020, entre otras). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).