Sentencia Definitiva N° 736/2020

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de diciembre de 2020. No. 736 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “SUNOVION PHARMACEUTICALS INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y ENERGÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 178/2017). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución sin numerar dictada el 6 de octubre de 2015 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, cuyo dispositivo estableció: “Concédase el registro de la marca LUNESTA, solicitado bajo el expediente No. 406438 a favor de ROEMMERS S.A. de Uruguay, para distinguir los productos/servicios correspondientes en la/s Clase/s Internacional/es 5.” (Fs. 1.594 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por ser ella la verdadera propietaria de la marca LUNESTA respecto de los productos identificados en la Clase Internacional No. 5. Así, señaló que los registros LUNESTA SERVIMEDIC, luego transferidos a ROEMMERS, y la actualmente otorgada LUNESTA, no fueron tramitados de buena fe, ya que ambas empresas (SERVIMEDIC y ROEMMERS) no se encontraban autorizadas en nuestro país a efectos del registro de la marca LUNESTA. Lo anterior determinó la violación del art. 10 de la Ley No. 17.011 de 25 de setiembre de 1998 que, para la inscripción de marcas ya registradas en el extranjero, establece que podrán actuar solamente los propietarios de la marca o personas debidamente autorizadas. Luego de referenciar las características del producto LUNESTA y señalar que es propietaria de la indicada marca en varios países, indicó que solicitó su registro en nuestro país, el cual fue denegado dado la existencia de los antecedentes LUNESTA y LUNESTA SERVIMEDIC. A partir de las consideraciones precedentes indicó que LUNESTA es una marca internacionalmente notoria en la industria farmacéutica (notoriedad restringida), la cual no podía ser desconocida por SERVIMEDIC y ROEMMERS que actuaron de mala fe al promover el registro de la marca LUNESTA, ejerciendo así un acto de competencia desleal. En suma, requirió la anulación del acto objeto de impugnación. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. En síntesis, luego de transcribir opiniones dogmáticas sobre notoriedad de la marca, señaló que no se está ante una marca notoria en el sentido de reconocida por los consumidores en general. Por otra parte, refirió a que la anterior concesión del registro LUNESTA SERVIMEDIC fue confirmada por el Tribunal que entendió que no se configuró competencia desleal. Sobre lo ultimó precisó que para la configuración de competencia desleal no basta exclusivamente la similitud de los signos, sino que debe estarse a otras consideraciones tales como semejanza de embalajes, etiquetas, presentación comercial, aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno, nada de lo que se configuró en la especie. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y promovió la citación como tercero coadyuvante con la Administración de ROEMMERS S.A. IV) El tercero coadyuvante, debidamente noticiado (fs. 57), no compareció. V) Por Resolución No. 4330/2017 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 205, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 1.626 fojas). VI) Las partes alegaron por su orden (fs. 208 – 235 vto. y fs. 238, respectivamente) VII) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 174/2020, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 241 – 242 vto.). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 244). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 22 de enero de 2016 (fs. 1.597 de A.A.), quien lo resistió el 10 de febrero de 2016 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 1.599 a 1.600 de los A.A.). Por Resolución No. 268/16 dictada el 19 de setiembre de 2016, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimó expresamente el recurso jerárquico (fs. 1.622 a 1.622 vto. de los A.A.), notificada personalmente el 19 de enero de 2017, según los dichos no controvertidos de la demanda. La demanda anulatoria fue deducida el 31 de marzo de 2017, según nota de cargo de fs. 50 y sello fechador de fs. 19. II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución sin numerar dictada el 6 de octubre de 2015 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, cuyo dispositivo estableció: “Concédase el registro de la marca LUNESTA, solicitado bajo el expediente No. 406438 a favor de ROEMMERS S.A. de Uruguay, para distinguir los productos/servicios correspondientes en la/s Clase/s Internacional/es 5.” (Fs. 1.594 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una brevísima reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Las actuaciones administrativas comenzaron con la oposición formulada por SEPRACOR INC al registro de la marca denominativa “LUNESTA” promovido ROEMMERS S.A. (fs. 8 a 25 de los A.A). De la antedicha oposición se confirió vista a ROEMMERS S.A. que bregó por la desestimatoria de la oposición y el otorgamiento del registro marcario requerido (fs. 38 a 40 de los antecedentes). El incidente de oposición fue abierto a prueba, por lo que de fs. 45 a 53 de los antecedentes luce el ofrecimiento de prueba de la actora (de fs. 91 a 1551 de los antecedentes figura agregada prueba documental). Por su parte, de fs. 55 a 90 de los antecedentes constan las alegaciones finales de SUNOVION PHARMACEUTICAL INC. en el incidente de oposición a la prueba (dicho escrito se encuentra reiterado de fs. 1.553 a 1.588 de los A.A.). El 30 de setiembre de 2015 se expidió la asesoría de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aconsejando la solución desestimatoria de la oposición deducida (fs. 1.591 a 1.592 de los antecedentes), lo cual meritó el dictado de la resolución objeto de impugnación (fs. 1.594 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) De modo previo, tal como fuera relevado por las partes y el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, importa destacar como antecedente la sentencia del Tribunal No. 320/2014 de 26 de agosto de 2014, la cual confirmó el registro de la marca LUNESTA SERVIMEDIC a favor de SERVIMEDIC, desestimando así la acción de nulidad otrora promovida por la ahora accionante. La aludida sentencia concluyó que SUNOVION PHARMACEUTICAL INC. no logró acreditar la notoriedad de la marca, ni que haya obtenido, o se encuentre en trámite de obtención del registro marcario “LUNESTA” a la fecha en que se otorgó la marca LUNESTA SERVIMEDIC. Por otra parte, en obrados la actora indicó que el registro de la marca LUNESTA le fue denegado (fs. 29 vto.). Al respecto, de fs. 30 a 30 vto., de la documentación en 74 fs. agregada por la parte demandada, luce la resolución No. 203/2016 de 29 de setiembre dictada por el Ministerio de Industria, Minería y Energía, en ejercicio de atribuciones delegadas, la cual desestimó el recurso jerárquico interpuesto en contra de la denegatoria del registro de la marca LUNESTA promovido por la actora. Asimismo, no surge de la base de datos del Tribunal, ni fue invocado por las partes, que se haya promovido demanda de nulidad, por lo cual el acto denegatorio del registro de la marca a favor de la accionante ha devenido en un acto administrativo firme. En la misma orientación, también fue alegado que la actora habría iniciado un nuevo trámite de registro de la marca LUNESTA (ídem fs. 29 vto.), aunque no surge cuál fue la suerte de ese trámite. VI) Conforme viene de relevarse, y pasa a analizarse, varias cortapisas impiden que prospere la pretensión anulatoria. Así, la denegatoria del registro “LUNESTA”, que fuera promovido por la actora, ha devenido en un acto firme, atento a que no se dedujo acción anulatoria a su respecto, por lo cual no puede revertirse, mediante la vía oblicua de la oposición al registro, la firmeza y consecuente carácter inimpugnable del acto denegatorio del registro. También se encuentra dotada de firmeza la concesión del registro LUNESTA SERVIMEDIC en virtud de la citada sentencia de la Corporación No. 320/2014, lo cual conlleva, a su vez, a la delimitación de alcance de la cosa juzgada dimanada de la referida sentencia. Llegado a este punto, importa señalar que, en lo que refiere a las acciones marcarias, el Tribunal ha indicado: “se estima pertinente conceptualmente diferenciar el proceso contencioso administrativo de anulación del procedimiento de anulación de una marca inscripta, previsto en la Ley 17.011. En el primer caso, resulta ciertamente posible que el interesado recurra administrativamente un acto de concesión de registro de una marca y luego accione en sede contencioso-anulatoria; mientras que la solicitud de anulación de una marca al amparo de lo prevenido en la Ley 17.011 se enmarca en un procedimiento administrativo, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el cual se esgrimen causales de nulidad; pero ello no resulta un obstáculo jurídico (en suerte de prejudicialidad) para que el titular de un interés directo, personal y legítimo o de un derecho subjetivo pueda, por opción forense, perseguir la anulación jurisdiccional del acto que concedió el registro de una marca que considera afecta su esfera jurídica personal. Como señala VÁZQUEZ mientras el procedimiento de oposición es el que se instaura, en tanto se encuentra en curso el procedimiento de registro de una marca, el de anulación es el que procede poner en marcha cuando se desea impugnar una marca que ya ha sido inscripta. Pueden solicitar la anulación del registro de una marca: a) El titular de un derecho o interés directo, personal y legítimo, cuando se configuren las situaciones de nulidad previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley, b) los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, cuando se trate de marcas idénticas o semejantes a las suyas (art. 23 de la Ley). c) Y puede anular el registro de una marca la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en las situaciones previstas por los artículos 4° y 5° de la Ley (art. 21 de la Ley) (Cfe. VÁZQUEZ, Cristina: “Procedimientos marcarios” en AA.VV.: “El procedimiento administrativo y la función pública”, Instituto de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho Universidad de la República, coordinador: Felipe ROTONDO, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2014, pág. 257). Razón por la cual, no resulta posible en la subespecie invocar el art. 25 de la Ley 17.011, habida cuenta que el mismo refiere a la acción de anulación ante la DNPI y no a la acción de nulidad promovida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no pudiendo trasladarse las consecuencias jurídicas gravosas que regula la mentada disposición legal y trasladarlas a la órbita jurisdiccional” (Sentencia No. 440/2015 de 2 de junio de 2015). En obrados la parte actora, ante la solicitud del registro de la marca LUNESTA, a efectos de la defensa del derecho que se creía asistida, discurrió por el camino de la oposición. No merece reparos la vía procedimental elegida, en tanto la anulación administrativa parte del supuesto de una marca pre-registrada, extremo que no se configuró dado que “LUNESTA” se encontraba en trámite de registro. Sin embargo, tal como fuera anunciado, no puede dejar de observarse el alcance de la cosa juzgada dimanada de la anotada sentencia del Tribunal No. 440/2015 que confirmó el registro de la marca LUNESTA SERVIMEDIC frente a la oposición deducida por la actora y posterior acción de nulidad, donde invocó análogas circunstancias a las esgrimidas en obrados. Sobre el alcance de la cosa juzgada, en términos que importa reeditar en la especie, el Tribunal ha dicho que: “Más allá de las distinciones teóricas o dogmáticas que puedan surgir entorno al intrincado tema de la cosa juzgada, las necesidades prácticas ligadas a la resolución del presente juicio obligan a este Tribunal a pronunciarse sobre dos aspectos neurálgicos del tópico: identidad de las pretensiones y extensión de los efectos de la sentencia. Con respecto a la llamada regla de la triple identidad, los comentaristas del C.G.P. consideraron: “El procedimiento de identificación de pretensiones debe realizarse en base a los tres elementos que componen la pretensión: sujetos, objeto y causa (…). En atención a que muchas veces resulta dificultoso escindir el aspecto objetivo de la pretensión - es decir el objeto y la causa-, se ha sostenido que ambos integran una sola identidad, la eadem quaestio (…). En primer lugar, de la confrontación de las pretensiones puede surgir que las mismas sean idénticas, en cuyo caso tal situación impediría la prosecución del proceso iniciado con posterioridad (excepción de litispendencia), o bien el pronunciamiento, si existió otro proceso que culminó con sentencia (excepción de cosa juzgada). Sin embargo, puede suceder que del análisis de las pretensiones deducidas emerja que, sin ser idénticas, presentan algún grado de conexión, es decir la coincidencia en algunos elementos y la divergencia en otros” (Véscovi, E., “Código General del Proceso, anotado comentado y concordado, t.3, ps. 47 y 48). (…) Señala Alsina que constituye “…un principio del derecho romano que toda acción se extingue con su ejercicio”. El autor de la cita deduce de esta premisa dos reglas fundamentales: 1) “que no pueden existir simultáneamente dos procesos fundados en una misma acción”; y, 2) “que no pueden tener lugar dos decisiones distintas respecto de una misma acción”. A tales efectos, se autoriza -dice- la utilización de dos excepciones, la de litispendencia y la de cosa juzgada (Cf. Alsina, H., “Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial”, Bs. As., 1963, t. I, p. 373)” (sentencia No. 80/2019 de 26 de febrero de 2019). En autos se destaca la existencia de identidad subjetiva entre las partes del proceso que diera lugar a la sentencia No. 440/2015 y los sujetos del presente proceso. También se destaca la identidad causal, en tanto el proceso discurrió sobre hechos, medios probatorios y fundamentos de derechos análogos a los de autos. En cuanto a la identidad objetiva, debe considerarse la parcial coincidencia, ya que, si bien ahora se contiende contra el registro de LUNESTA, previamente se había pretendido la anulación del registro LUNESTA SERVIMEDIC. Por lo tanto, la autoridad de la cosa juzgada no sólo vincula a las partes, sino también al Tribunal que ya se ha pronunciado sobre los mismos hechos que ahora buscan ser reeditados bajo un ropaje similar, pero que, en definitiva, esconde la misma sustancia. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).