Sentencia Definitiva N° 734/2020

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 diciembre de 2020. No. 734 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AFENUR TRADING S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 122/2018). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por la Dra. Verónica Mariani y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre de 2016, mediante la cual se r esolvió conceder el registro de la marca denominativa SIERRA, con el alcance que surge de la prioridad de ESLOVENIA Nº 46939, solicitado bajo expediente Nº 450773, a favor de ANTALOS APPS LLC de Estados Unidos de Norteamérica, para distinguir productos y servicios en la clase internacional Nº 9 (fs. 62, en carpeta verde de 128 fojas, A.A.). En su demanda, manifestó que AFENUR TRADING S.A. es titular de la marca mixta SIERA, también concedida para proteger productos de la clase internacional Nº 9. La Resolución impugnada agravia en forma ostensible sus intereses por haber aplicado incorrectamente lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 17.011, que exige que para ser inscriptas las marcas deberán ser claramente diferentes a efectos de evitar confusión res pecto de los mismos productos o servicios, o de productos o servicios concurrentes. Ambas marcas, fueron solicitadas para proteger productos de la clase internacional Nº 9. Así que estamos frente a marcas semejantes que protegen los mismos productos. A los efectos de evitar criterios arbitrarios, doctrina y jurisprudencia han elaborado un conjunto de pautas objetivas para la apreciación inter - marcas, las que en el presente conducen a la conclusión, de la existencia de confusión. La simple observ ación de las denominaciones genera una impresión visual, fonética y semántica de absoluta similitud. Las marcas en su composición cuentan con cinco fonemas idénticos (S -I-E-R-A-), que resultan ser las cinco letras que conforman su marca. Evidentemente se genera una impresión gráfica y sonora muy similar. Por lo demás, el único fonema que las distinguiría (R), no presenta diferencias gráficas y fonéticas suficientes. En el informe de la DNPI, se sostiene que las marcas contienen suficiente distintividad fundamentalmente porque una de ellas es mixta y la otra denominativa. Este argumento carece de fundamento lógico para el caso concreto. La marca de la actora no tiene más que letras estilizadas, sin ningún otro aditamento que pueda darle distintividad a su si gno, respecto de uno denominativo. Se pretende dar a consideraciones doctrinales un alcance que no tuvieron. Así, se transcribió un párrafo del libro “Derecho de Marcas” del Esc. Diego Chijane, p. 292, en la cual señala que: “El elemento figurativo puede llegar a predominar cuando sea (sic) suficiente fuerza de penetración en el público consumidor, por sus especiales características, tamaño, color o ubicación, personalizando así la marca y relativizando el poder de individualización de sus componentes denominativos”. En primer lugar, debió decirse que “posea” y no que “sea”. En segundo término, de la clara afirmación doctrinaria, no puede concluirse que las marcas no sean confundibles. Lo que manifiesta el autor es que puede llegar a predominar, lo que evid entemente no se da en este supuesto. El elemento figurativo no predomina ya que se trata de simples letras en blanco y negro con un formato simple. Cabe recordar además que el análisis de confundibilidad debe realizarse considerando que el consumidor se e nfrente a las marcas en forma sucesiva y no simultánea. Si ANTALOS APPS LLC comercializa sus productos con el signo SIERRA, existe la posibilidad de confusión con la marca SIERA de propiedad de la actora. Si alguien recomienda cualquier producto de la cla se internacional Nº 9 y al llegar a la tienda se le pregunta al consumidor si la marca es SIERA o SIERRA, o viceversa, ¿puede inferirse que no se confundirá? Si el examinador hubiera analizado las circunstancias fácticas en sus justos términos, la marca atacada no se hubiera concedido. Otro argumento esgrimido por la Administración, se encuentra en el hecho que desde el punto de vista conceptual, su signo no tiene significado alguno, mientras que el de la marca impugnada sí. Ahora bien, el hecho que una marca tenga un significado y la otra no, no puede por sí solo hacer inaplicables las restantes reglas: considerar las semejanzas y no las diferencias; ponerse en el lugar del consumidor; análisis sucesivo y no simultáneo. Entonces, aun aceptando que desde e l punto de vista conceptual los signos posean alguna diferencia: ¿puede concluirse que el resto de las reglas para tener en cuenta ya no se aplican? Evidentemente se ha producido una errónea valoración de la realidad fáctica, lo que ha llevado a la asesor a de la DNPI a apartarse de las reglas que deben aplicarse al caso. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 10). II) Conferido el cor respondiente traslado, compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Min ería- la Dra. Rossana Papaterra, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La Resolución que concedió el registro de la marca denominativa SIERRA se ajusta plenamente a derecho. Destacando la impresión de conjunto, colocándose en el lugar del presunto consumidor, y aun tratando de encontrar las semejanzas, ambas se perciben completamente distintas, despejando cualquier atisbo de confundibilidad marcaria. Téngase presente que se trata de una marca mixta y otra denominativa, las c uales no son confundibles del punto de vista gráfico, pues presentan claras diferencias, salvo que sean leídas de forma incorrecta. Sobre el cotejo entre una marca mixta y otra denominativa, Chijane expresa en su libro “Derecho de Marcas” , p. 393, que “El elemento figurativo puede llegar a predominar cuando posea suficiente de penetración en el público consumidor, por sus especiales características, tamaño, color o ubicación, personalizando así a la marca y relativizando el poder de individualización de sus componentes denominativos”. Por este motivo, se entiende que las marcas no son confundibles. Además, fonéticamente tampoco suenan igual y desde el punto de vista semántico evocan imágenes distintas. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda , a la vez que solicitó se noticiara del pleito a ANTALOS APPS LLC, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 24 a 26). III) Por decreto No. 4379/2018, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 28). Una vez notif icado ANTALOS APPS LLC (fs. 29), compareció representado por la Dra. Stella Maris Bezón y lo contestó deduciendo tercería coadyuvante. El accionante AFENUR TRADING S.A. realizó un análisis parcial sobre la confundibilidad de los signos, soslayando element os de fundamental importancia que posibilitan concluir que el signo SIERRA es registrable. La primera regla de cotejo marcario, indica que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. El hecho que ambos signos presenten cier tos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. La segunda regla , establece que las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. Las claras diferencias gráficas existentes determinan como resultado indubitable, la posibilidad de la coexistencia de ambos signos. La tercera regla , expresa que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del consumidor presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. En general, to da marca distingue específicamente un determinado producto o servicio, o un determinado grupo de productos o servicios, salvo aquellos excepcionales casos de marcas que han sido registrados en la totalidad de las clases del nomenclátor internacional. En el caso que nos ocupa, de la clase internacional Nº 9, es posible sostener que el consumidor no verá en forma alguna afectados sus derechos o intereses por la coexistencia de ambas marcas. El consumidor de este tipo de productos presta especial atención a l o que está adquiriendo ya que es altamente atento y selectivo. La cuarta regla, señala que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las marcas. El actor se base en la existencia de irrelevantes coincidencias entre las marcas en pu gna, olvidando que entre ellas existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Tal como lo consideró la asesora letrada de la DNPI, desde el punto de vista fonético la consonante “RR” permite la diferenciación auditiva de “R”. Además, no tienen el mismo significado conceptual. La marca SIERRA, es un neologismo sin significado propio, mientras que SIERRA es una palabra del idioma castellano con varias acepciones. Otro elemento de fundamental importancia, es el hecho que una marca es mixta y la otra denominativa, presentando claras diferencias, salvo que se lean de forma incorrecta. Y desde el punto de vista semántico, también evocan imágenes distintas. Por otra parte, existe incompatibilidad entre los productos y servicios distinguidos por las marca s en pugna. La marca SIERA, es reconocida por prestar soluciones de videovigilancia, control de accesos, videoporteros IP, audio profesional y automatización. En definitiva, se centró originalmente en ofrecer productos para la seguridad del hogar y la empresa. En tanto las marcas SIERRA y HIGH SIERRA, son mundialmente reconocidas y asociadas al sistema operativo MacOs, en el que incorporan los ordenadores MacBook del gigante tecnológico APPLE. La marca SIERRA, es el nombre dado a las versiones más reciente s del sistema operativo del ordenador más difundido a nivel mundial y está asociado a un consumidor que experimenta una suprema fidelidad con los productos APPLE. La compañía lanzó su nueva versión de su sistema operativo para ordenadores denominada “MacOS Sierra”, dejando atrás la marca “Mac OS X”. Cabe destacar que las computadoras Mac tienen como fondo de pantalla una zona del Estado de California con una cordillera denominada Sierra. No es posible confundir o tan siquiera, asociar los productos de una marca con los de otra (fs. 64 a 70). En otro orden, también se presentó a deducir tercería coadyuvante CARTIER INTERNATIONAL A.G., representada por Graciela Cestau, en su condición de titular de la marca PANTHERE, para distinguir productos de la clase internacional Nº 9. En este caso, la compareciente aludió a una Resolución de la DNPI de 15 de setiembre de 2017, denegatoria de un registro solicitado por AFENUR TRADING S.A., en atención a la confundibilidad con signos ya registrados. Según el relato de la t ercerista, la pugna marcaria estaría dada entre su marca, PANTHERE y la solicitada, PANTHERE SIERA (fs. 38 a 46 (fs. 38 a 46). IV) Por decreto No. 5564/2018 (fs. 32) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 103. V) La parte actora y la tercerista llamada al pleito, ANTALOS APPS LLC, alegaron de bien probado (fs. 106 a 111 y fs. 117 a 120 vto., respectivamente). La parte demandada fue acusada (fs. 126) y declarada en rebeldía (fs. 132). VI) El Sr. P rocurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 28/2020 y aconsejó la anulación del acto en causa (fs. 133 a 134). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se dictó en legal y oportuna forma (fs. 136). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (art ículos 317 y 319 de la Constitución, artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.8 69, de 22 de junio de 1987) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 16 de diciembre de 2016 (fs. 62, A.A.) y se notificó el 9 de enero de 2017 (fs. 66, A.A.). El 10 de febrero de 2017, se interpusieron en tiemp o y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 64 a 94). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 29 de noviembre de 2017, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas (fs. 121 a 122, A.A.). Según lo expresado por la actora (fs. 3, infolios), en versión no contradicha por la demandada (fs. 24, infolios), se notificó el 11 de diciembre de 2017. La demanda se interpuso el 19 de marzo de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 11). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 6 de diciembre de 2013, se presentó ANTALOS APPS LLC a solicitar bajo Acta Nº 450773 el registro de la marca denominativa SIERRA, para distinguir productos dentro de la clase internacional Nº 9 (fs. 1 a 9, A.A.). Ante dicha solicitud, dedujo oposición AFENUR TRADING S.A., titular de las marcas SIERA, la que en esencia esgrimió argumentos de análogo tenor a los planteados en su demanda (fs. 33 a 38, A.A.). Notificada del traslado de la oposición, ANTALOS APPS LLC lo evacuó defendiendo la no confundibilidad entre los signos marcarios, con una fundamentación similar a la ensayada como tercerista en estos autos (fs. 48 a 51, A.A.). El 16 de diciembre de 2016, se pronunció el Área Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, manifestand o que: “(…) En lo que dice relación a los productos, el solicitante pretende cubrir la clase internacional 9 del Nomenclador de Niza, en tanto que las marcas del opositor cubren, también la clase internacional 9 del Nomenclador de Niza. Esta comparación en tre productos permite observar que existe absoluta superposición de bienes , lo que no permite una clara diferenciación. Por eso se hace necesario ingresar a la comparación de signos. Vistos en su totalidad se puede decir que existe cierta similitud marcaria por lo que resulta necesario analizar si se produce riesgo de confusión entre signos, en el mercado y en el registro, poniendo especial atención a los elementos distintivos. (…) Desde el punto de vista gráfico o visual , las marcas anteriores son de natur aleza mixta y consisten en el vocablo “SIERA ” compuesto por dos sílabas, representado con letras escasamente estilizadas , de color negro, en tanto que el signo a estudio es una marca denominativa consistente en el vocablo “SIERRA” compuesta por dos sílabas. Conceptualmente las marcas pre registradas son neologismo sin significado propio (no se encuentran en el diccionario de la Real Academia) y sin traducción, resultando un término arbitrario, en tanto que el signo solicitado es una palabra del idioma castellano (…) (…) Desde el punto de vista fonético , al ser pronunciadas resultan diferentes, la consonante “RR” permite la diferenciación auditiva. Además, desde un punto de vista ideológico, ambas marcas resultan claramente diferentes. Estas circunstancias pe rmiten la diferenciación entre signos. Analizados los signos, dada la estructura general de las marcas y la interdependencia entre los factores tomados en consideración , el público consumidor de los productos de la clase internacional 9 del Nomenclador de Niza, podrá captar inmediatamente el diferente origen de los productos. Por lo expuesto, no habiendo sido citados otros obstáculos por División Marcas y no existiendo impedimentos jurídicos, se aconseja no hacer lugar a la oposición del particular y conced er el registro impetrado para cubrir la clase internacional 9 del Nomenclador de Niza, con el alcance de la prioridad unionista reivindicada” (fs. 59 a 60, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Finalmente, el 16 de diciembre de 2016, se emitió la Resolución encausada (fs. 62, A.A.). III) El Tribunal, en mayoría, habrá de compartir lo dictaminado por el Sr. P rocurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 1 33 a 134) y declarará la nulidad del acto, por las razones que se explicitarán. En lo inicial , corresponde precisar que la tercería coadyuvante deducida por CARTIER INTERNATIONAL A.G. refiere a una Resolución de la DNPI, de 15 de setiembre de 2017, que -según sus dichos- denegó a AFENUR TRADING S.A. el registro de la mar ca PANTHER SIERA en atención a la confundibilidad con el signo de su propiedad, PANTHERE, registrada entre otros productos para distinguir los incluidos en la clase internacional Nº 9 (fs. 38 a 46). El objeto de la presente litis, consiste en determinar la procedencia de la pretensión de nulidad deducida contra la Resolución de la DNPI, de 16 de diciembre de 2016 (fs. 2 a 10, infolios), por la cual se concedió el registro de la marca denominativa SIERRA, a favor de ANTALLOS APPS LLC de Estados Unidos de Amé rica, para distinguir productos o servicios comprendidos en la clase internacional Nº 9 (fs. 62, A.A.). Sin desconocer la posibilidad que contempla el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 para que los titulares de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo puedan comparecer en el juicio como terceros coadyuvantes del demandado, emerge de autos que la tercería deducida por CARTIER INTERNATIONAL A.G. no guarda relación directa con el objeto ni el acto que se procesa en autos y que su situación tampoco se vería alcanzada de modo indirecto o reflejo por los efectos de la sentencia anulatoria (Véase Maximiliano Cal Laggiard, el “Estatuto Jurídico del Tercero en el Proceso Contencioso de Anulación” , en Revista de Derecho Público, FCU, Año 29, Nº 57, setiembre 2020, p. 54 a 56). De esta manera, no se verifica en autos el fundamento primordial de orden procesal, propio de la legitimación del coadyuvante, que se centra en “la eventualidad de la lesión de sus derechos por la sentencia y el sometimiento al efecto de la cosa juzgada ” (sentencia Nº 575/2009 ) (el subrayado no está en el original). Todo lo cual, evidencia la pertinencia de desestimar la tercería coadyuvante que erróneamente dedujo CARTIER INTERNATIONAL A.G. Despejada esta cuestión, se está en condiciones de ingresar al estudio del fondo del asunto. IV) El punto central para dilucidar, consiste en determinar si existe confundibilidad entre la marca mixta, SIERA, de propiedad de la actora, y la denominativa, SIERRA, ambas concedidas para proteger productos de la clase internacional Nº 9. Prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del produc to de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las c ircunstancias de cada caso (Cf . Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 313 y ss.) ( sentencias No. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 558/2019 y 2/2020, entre otras). La Ley de Marcas, pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes, pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derecho s e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). La confusión de marcas , es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel G utiérrez Carrau en tanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un ca so un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propied ad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)”: Cf. Juan Manuel G utiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 155). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener e n cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel G utiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit. p. 156 , quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 313) (la negrilla no está en el original). Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En cuanto a la segunda regla, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva, teniendo en cuenta que la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de la otra, generándole confusión. Con relación a la tercera regla , cabe preguntarse cuál es el comprador presunto. La regla general , para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión. Finalmente, según la cuarta regla, deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias, pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista ( “in ictu oculi” ), que son las que se graban en la memoria de l consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 156 a 164). Dicho de otro modo, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “ en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos), atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evalu ando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza del producto y el “consumidor medio relevante” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo 2, Editorial Heliasta, 2008, 3ª Edición, p. 41) (sentencias N° 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017, 558/2019 y 2/2020, entre otras). V) En el presente, se está ante una pugna entre la marca pre registrada mixta, SIERA, concedida a la actora para identificar productos o servicios de la clase internacional Nº 9, y la denominativa, SIERRA, otorgada a favor de la tercerista coadyuvante, ANTALOS APPS LLC, también para productos o servicios de la clase internacional Nº 9. Para la mayoría del Tribunal , el análisis de ambas marcas enfrentadas, efe ctuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión, la existencia de confundibilidad entre las mismas, en virtud de las notorias semejanzas que existen en el plano ortográfico y fonético , que no permiten sean distinguidas con claridad, siendo que protegen los mismos productos y servicios ; habida cuenta que ambas han sido solicitadas para cubrir la totalidad de la clase 9, sin limitaciones. De acuerdo con la primera regla, examinadas en su conjunto y sin desmembramientos, las marcas SIERA y SIERRA resultan confundibles. El propio asesor de la DNPI destaca que “ Vistos en su totalidad se puede decir que existe cierta similitud marcaria por lo que resulta necesario analizar si se produce ries go de confusión entre signos, en el mercado y en el registro, poniendo especial atención a los elementos distintivos.” (fs. 59, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En base a la segunda regla , analizadas las marcas en forma sucesiva, la marca denominativa SIERRA podría despertar en el consumidor (de los artículos de la clase internacional Nº 9) la impresión de la marca mixta SIERA y viceversa. Para la aplicación de la tercera regla, es fundamental centrarse en el tipo de productos o servicios que se identifican en la clase internacional Nº 9, de manera tal de posicionarse en el lugar del consumidor presunto. En tal sentido, la clasificación de Niza, en su 11ª edición, versión 2020, establece que abarca: “Aparatos e instrumentos científ icos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción , distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, s oftware, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.” Y en la nota explicativa se resume: “La clase 9 comprende principalmente los aparatos e instrument os científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento.” (http://www.uruguay.gub.uy/GuiaTramitesEstado/Archivos/11813129Clasi ficacin%20de%20Niza%20con%20notas%20explicativas%202020.pdf) (la negrilla y el subrayado no están en el original). ANTALOS APPS LLC alega que la marca mixta SIERA, de propiedad de la accionante, es reconocida por prestar soluciones de videovigilancia, control de accesos, videoporteros IP, audio profesional y automatización, centrándose en ofrecer productos para la seguridad del hogar. En tanto las marcas SIERRA y HIGH SIERRA, son mundialmente reconocidas y asociadas al sistema operativo MacOs, en el que incorporan los ordenadores MacBook del gigante tecnológico APPLE. La marca SIERRA, es el nombre dado a las versiones más recientes del sistema operativo del ordenador más difundido a nivel mundial y está asociado a un consumidor que experimenta una suprema fidelidad con los productos APPLE. Sin embargo, ambas marcas fueron solicitadas para cubrir la totalidad de la clase internacional Nº 9, sin limitaciones. Por tanto, resulta irrelevante el énfasis que pone la tercerista en el tipo de servicios que cada empresa presta, cuando la protección que otorga el registro le permite a cada una identificar a cualquier servicio producto dentro de la clase. Por otra parte, debe te nerse presente que tanto AFENUR TRADING S.A. como ANTALOS APPS LLC proveen servicios tecnológicos asociados con software. De ello produjo prueba la actora, quien agregó una búsqueda de Internet a partir de las palabras “software siera” , apareciendo invariablemente imágenes de “siera”, “sierra” y “MacOS Sierra” (fs. 81 vto. a 82, infolios). A su vez, tampoco resulta de recibo la pretendida comparación que realiza la tercerista entre “SIERA” y “MacOS High Sierra” , puesto que éste último no fue el signo solicitado y concedido. En el mismo sentido, tampoco aparece en la marca ninguna imagen de una sierra alusiva a determinado lugar del Estado de California, en virtud del carácter denominativo de su marca. En cuanto a la alegada notoriedad de la marca “SIERRA” en materia de software, tampoco surge acreditada como tal. En todo caso, tal condición la podría tener la marca “MacOS Sierra”, pero no “SIERRA”. Con tales entendimientos, aun cuando pueda entenderse que el consumidor medio de productos de la clase intern acional Nº 9 pueda ser catalogado como “atento”, “discriminador” o “selectivo”, ello tampoco asegura que no pueda confundirse ante la identificación de productos de software bajo una u otra marca, de la manera en que fueron concedidas. En último término, l a cuarta regla establece que deben apreciarse más las semejanzas generales que las diferencias de detalle , al golpe de vista (“in ictu oculi”), las que pueden ser ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas. De manera que, al contrario de lo planteado en el informe de la DNPI de 16 de diciembre de 2016, el análisis no debe realizarse “poniendo especial atención a los elementos distintivos” (véase lo consignado a fs. 59, A.A.) (la negrilla no está en el original). Así, en el aspecto ortográfico, se advierte que las marca SIERA y SIERRA coinciden en sus letras en un orden muy similar, donde sólo una letra se omite, de una forma casi imperceptible “a primera vista”. A ello se agrega, que la marca objeto del acto encausado es denominativa, por lo que no posee siquiera un diseño que pudiera aportar una distinción significativa respecto de la marca pre- registrada. Sobre el particular , Bertone y Cabanellas advierten: “para borrar el efecto producido por las semejanzas , las diferencias deben adqui rir una relevancia predominante, la simple diversidad de una letra , por ejemplo, no aporta suficiente distinguibilidad como para autorizar la coexistencia de ambos signos ” (Cf. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, “Derecho de Marcas” , tomo II, 2ª E dición, Buenos Aires, p. 47) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el plano gráfico, el propio informante de la DNPI dio cuenta que el signo de la accionante, de naturaleza mixta, bajo la denominación SIERA está “representado con letras escasamente estilizadas , de color negro, en tanto que el signo a estudio es una marca denominativa consistente en el vocablo “SIERRA” compuesta por dos sílabas .” (fs. 59, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En sede recursiva, la asesoría jurídica de la DNPI hizo hincapié en la opinión del Esc. Chijane, quien al referirse al cotejo entre una marca mixta y otra denominativa , expresa que: “El elemento figurativo puede llegar a predominar cuando posea suficiente fuerza de penetración en el público consumidor , por sus especiales características , tamaño, color o ubicación, personalizando así a la marca y relativizando el poder de sus componentes denominativos” (Cf. Diego Chijane, “Derecho de Marcas” , Editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires 2007, p. 393), agregando a continuación que “Por el motivo que expone la doctrina referenciada , la suscrita entiende que las marcas no son confundibles ” (fs. 111, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pues bien, ciertamente ello no se verifica en el sub - judice, en donde el elemento figurativo no reviste las especiales características requeridas para adquirir la predominancia a que alude la doctrina especializada. Muy por el contrario, las letras “escasamente estilizadas” y de “color negro” -de las que dio cuenta el asesor letrado preopinante - conducen a encartar el supuesto dentro de la regla general del cotejo entre signos denominativos y mixtos. Al respecto, el citado autor explica: “Cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia , en términos generales , a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará nece saria para requerir el correspondiente producto” (Cf. Diego Chijane, “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 393) ( sentencias Nº 459/2015, 719/2015, 39/2016, 57/2016, 142/2016, 15/2017, 457/2018 y 336/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Del punto de vista fonético , tampoco aparecen en forma clara las diferencias de pronunciación que radican únicamente en las consonantes “R” y “RR” que componen una y otra marca. Cabe replicar aquí, lo expresado por el Tribunal ante un caso análogo: “Como puede advertirse, ambos términos: MESILA y MESILAR son cuasi idénticos, diferenciándose tan solo por la adición de la consonante “R”, por lo que no puede dudarse que estamos ante un caso de “confundibilidad”. Señala al respecto BERTONE y CABANELLAS: “…para borrar el efecto producido por las semejanzas , las diferencias deben adquirir una relevancia predominante, la simple diversidad de una letra , por ejemplo, no aporta suficiente distinguibilidad como para autorizar la coexistencia de ambos sign os” (BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de Marcas”, Tomo II, 2ª Ed. Bs. As. P. 47). Se entiende, pues, que la concesión de la marca de autos, generaría dos hipótesis de confundibilidad, al decir de OTAMENDI: la confusión directa que se configura cuando el comprador adquiere un producto determinado convencido que está comprando otro y la confusión indirecta que se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenec e a una línea de productos de un fabricante distinto del que realmente los fabricó (OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”). La Administración apunta a que no se advierta “confundibilidad”, habida cuenta que la marca concedida es “mixta” . Sin embargo, como expresa CHIJANE, en las marcas mixtas el componente denominativo absorbe la imagen global de la marca . Así expresa que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto , o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia , en términos generales a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, “Derecho de Marc as”, Editorial B de F, Ed. 2007, p. 391 y 392). ” (sentencia Nº 57/2016) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En cuanto al plano conceptual , aun cuando pueda diferenciarse SIERA (que no tiene ninguna significación en particular) de SIERRA (que cuenta con varias acepciones en el idioma español), para la m ayoría del Tribunal, ello no es suficiente para aventar la existencia de confundibilidad entre ambas marcas. En este sentido, y siguiendo lo destacado por Rippe, se entiende que basta con que exista la posibilidad de confusión en el aspecto gráfico o fonético, o ideológico, o en cuanto al origen o procedencia del producto o servicio, para que las marcas no puedan coexistir. No es necesaria la coincidencia de aspectos confundibles, sino que alc anza la configuración de uno solo para que la última marca sea rechazada en beneficio de la primera (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial” , op. cit., p. 328) (sentencia Nº 39/2016). En definitiva, las diferencias que existen entre ambas marcas resultan insuficientes a los efectos de sortear la prohibición prevista en el artículo 6 de la Ley Nº 17.011, por lo que procede la anulación de la enjuiciada. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por mayoría de sus integrantes, FALLA : Desestímase la tercería coadyuvante deducida por CARTIER INTERNATIONAL A.G., por los fundamentos explicitados en el Considerando III). Ampárase la acción anulatoria y, en su mérito, anúlase la Resolución impugnada , por las razones expresadas en los Considerandos IV) a V). Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la s partes actora y tercerist as en la cantidad de $36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Gómez Tedeschi (d.), Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Salvo (d.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Dr. Gómez Tedeschi DISCORDE: Bertone-Cabanellas expresan que: “Los conflictos marcarios, en efecto, aparecen por lo general teñidos de una individualidad que torna escaso el valor de los precedentes jurisprudenciales, según lo han reconocido los propios tribunales. Sin embargo, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan a la apreciación de la similitud. En su mérito, corresponde aplicar las reglas de ap reciación de las marcas, en punto a su confundibilidad, que pasan por considerar que: 1º) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas 2º) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente 3º) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4º) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias. CHIJANE DAPKEVICIUS indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357 - 358). Más allá de la natural complejidad y opi nabilidad que convocan los supuestos de confundibilidad, en este caso, entiend o que la marca impugnada cumple las características de fantasía y novedad que le imprimen aptitud para distinguir los productos de la clase internacional 9, y que reviste sufic ientes diferencias respecto de la marca pre - registrada a los efectos de evitar riesgos de confusión. A mi juicio, no se asiste a una hipótesis de confundibilidad marcaria. Sabido es que por confusión se entiende la acción y efecto de confundir. Y confundir significa “mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse”. También es “equivocar, tomar una cosa por otra”. La ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejante s pertenecientes a distintos titulares (arts. 6 y 14 de la ley 17.011). De esta forma se protegen los derechos e intereses tanto de los propietarios de las marcas como de los consumidores que adquieren los productos marcados. (Cf. Gutiérrez Carrau, Juan Ma nuel, “Manual Teórico -Práctico de Marcas” tercera edición, p. 155). En la especie, resulta esencial para adoptar una decisión confirmatoria la circunstancia de que: “Además de la similitud de los signos, han de apreciarse las similitudes del mercado en q ue se comercializan” (ob. cit. p. cit.). Y tal como lo plantea la tercerista en su libelo (fs. 64 a 70 vta.) y alegato de bien probado (fs.117 a 120) lo medular de la cuestión radica en la notoriedad de la marca “SIE RRA” (y también HIGH SI ERRA), mundialmente reconocidas versiones del sistema operativo MAC, que incorporan los ordenadores MacBook de APPLE. Siguiendo la obra de Bertone -Cabanellas de las Cuevas, puede convenirse que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual le acompaña una importante reputación. Y esa notoriedad es medida con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser todo el orbe. Y ello porque, cuando, efectivamente la notoriedad se extiende a todos los países, se puede hablar de una marca “mundialmente notoria”; pero es perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias sólo en determinados países. De ahí que en doctrina se distinga pacíficamente los conceptos de “marca noto ria”, “marca célebre” (de alto renombre) y “marca mundialmente notoria” (Cf. Bertone, Luis Eduardo -Cabanellas de las Cuevas, Guillermo) en “Derecho de Marcas” p. 108 y sigs.- A mi juicio, la prueba aportada en autos, tanto en vía administrativa como ante esta jurisdicción, resulta suficiente a los fines pretendidos por el tercerista; esto es: que ambas marcas gozan de notoriedad en el mercado, tanto en nuestro país como en el extranjero. No resulta de recibo el agravio esgrimido por la actora relativo a la existencia de una intención de aprovechamiento del prestigio de la marca Siera, en tanto no obra indicio alguno de mala fe, deshonestidad o deslealtad en el ejercicio del comercio por parte del tercerista. Se comparte el análisis realizado por la Ase soría Jurídica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al pronunciarse sobre la oposición deducida por la actora en sede de procedimiento administrativo En definitiva, me inclino por considerar que entre ambas marcas existen difere ncias suficientes, y que cada una goza de notoriedad y prestigio internacional, con lo cual considero que pueden coexistir pacíficamente en el registro y en el mercado consumidor. Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo establecido en el a rtículo 6 de la Ley 17.011 entiendo que el signo marcario que se impugna presenta respecto de la marca pre registrada por la accionante la impronta de novedad, distintividad y especialidad suficiente y razonable, habilitante de su registro. Dra. Nilza Salvo, DISCORDE: Comparto los fundamentos de la discordia del Sr. Ministro, Dr. Gómez Tedeschi.