Sentencia Definitiva N° 723/2020

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de diciembre de 2020 No. 723 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FMC CORPORATION Y OTRA con ESTADO . MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD” (Ficha Nº 778/2018). RESULTANDO: I) Con fecha 3 de diciembre de 2018 (fs. 11) comparecieron FMC CORPORATION y FMC AGRO SINGAPORE PTE LTD. entablando demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 2 de marzo de 2018, en virtud de la cual se desestimó la solicitud de Patente de Invención titulada “ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS” para las clases A 01N 43/40, 43/56, C 07D 231/14, 401/12 solicitada bajo acta A/34598, a nombre de E.I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY (fs. 24 y 25 de los A.A,). Manifestaron que la solicitud de patente había sido oportunamente presentada por E.I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY y que, posteriormente, había sido transferida a favor de las actoras. Indicaron que dicha solicitud, de fecha 29 de enero de 2013, se había fundado en el artículo 125 de la Ley No. 17.164, cumpliendo con todos los requisitos que establecía dicha norma. Señalaron que se habían producido varios informes que habían entendido que no estaba vigente el régim en del artículo 125 de la Ley No. 17.164 y que esta norma no se podía aplicar “in eternum”, lo que no se compartía porque integraba el Derecho Positivo y correspondía su aplicación, ya que no había norma alguna que le hubiera quitado su fuerza de ley ni su ejecutiv idad; a lo que cabía agregar que el plazo de prioridad era una protección mínima que todos los miembros de la OMC debían otorgar a los solicitantes. Afirmaron que la solicitud se había presentado bajo declaración de no haber existido comercialización alguna del producto antes de la primera concesión de la invención, cumpliendo con los requisitos del multicitado artículo 125, que consagraba un régimen de excepción que no derogaba el régimen de prioridad vigente en el país, distinto e independiente del regulado en el art. 127. Relevaron que la Sent encia No. 602/2010 del Tribunal había aplicado y concedido una solicitud de patente del año 2000, presentada bajo el art. 125 ya mencionado. Agregaron que la norma no establecía hasta cuando regía su transitoriedad, lo que generaba inseguridad jurídica, y que si bien se encontraba ubicada en un capítulo de transición, la ley en su conjunto se encontraba vigente y sus normas debían ser aplicadas, a no ser por limitación que surgiera de la propia norma o de otra posterior. En suma, solicitaron la anulación del acto impugnado. II) Con fecha 12 de febrero de 2019 (fs. 19), compareció el representante del Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Señaló que el accionar ad ministrativo se ajustó a la normativa aplicable y, remitiéndose al informe del Dr. José Villamil en situaciones similares, argumentó que el art. 125 solo había sido de aplicación hasta el 1° de noviembre de 2001, es decir, que se pudieron presentar solicit udes al amparo de dicha norma entre la entrada en vigor de la Ley No. 17.164 el 18 de enero de 2000 (artículo 128) y la fecha antes mencionada. Agregó que las excepciones al régime n de patentabilidad de la Ley No. 17.164 contenidas en sus arts. 125 y 127 debían tener un plazo y que ese plazo debía de ser el fijado por este último, en virtud que las materias patentables de este artículo estaban contenidas en las materias patentables del 125, siendo razonable tomar como fecha límite de la presentación de las solicitudes la establecida en el art. 127, dado que en el art. 125 no la había. Concluyó que, por tanto, la solicitud en análisis no estaba comprendida en la excepción del art. 125, aplicándose el régimen general regulado por el literal C 1 del artículo 4 del Convenio de París. Transcribió informes recaídos en el expediente administrativo, e invocó el temperamento expuesto en la Sentencia No. 400/2008, recaída en un caso idéntico al de autos. En definitiva, solicitó se desestime la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 38. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 41 y la demandada a fs. 44. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 13/2020 que obra a fs. 47, aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa v igente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resoluci ón dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 2 de marzo de 2018 que desestimó la solicitud de Patente de Invención titulada “ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS” para las clases A 01N 43/40, 43/56, C 07D 231/14, 401/12, solicitada bajo acta A/34598 a nombre de E.I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY (fs. 24 y 25 de los A.A,). Contra dicha decisión, notificada a la actora con fecha 5 de marzo de 2018 según afirmación no controvertida por la demandada, se interpusieron en tiempo y forma los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (el 14 de los mismos mes y año - fs. 27 a 29 A.A.). Por Resolución No. 126/18, dictada por la Ministra de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 26 de setiembre de 2018, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 66 y 67 A.A.), lo que se notificó -también según afirmación no controvertida de la actora - el 4 de octubre de 2018. Finalmente, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma (el 3 de diciembre de 2018, nota de cargo a fs. 16 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, procederá a desestimar el planteo anulatorio impetrado, en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. II.1) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que, con fecha 29 de enero de 2013, E.I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY presentó solicitud de registro de una patente de invención, título “ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS”, No. 34598 (fs. 1 a 4 de los A.A.). El 14 de setiembre de 2014 se emitió un primer informe por el Dr. Néstor MENDEZ, en el que se sostuvo que “ la patente fue presentada en origen, cuando nuestro país ya protegía los producto s químicos de uso agrícola, por lo que la normativa excepcional del art. 125, correctamente interpretada y teniendo en cuanta su ratio legis, esto es, la protección de aquellas invenciones que no se protegían en nuestro país, a la fecha de la celebración d el ADIPC, no resulta aplicable, debiendo reconducirse la solicitud al régimen general” (fs. 6 a 10 A.A.). El día 9 de octubre de 2017 la solicitante evacuó la vista conferida, argumentando la vigencia del art. 125 de la Ley 17.164 (fs. 11 a 15 A.A.). Con fecha 2 de febrero de 2018 se produjo un segundo informe, a cargo del mismo profesional, analizando los descargos y consignando que no desvirtuaban las consideraciones anteriores, por lo que se recomendaba “desestimar la presente solicitud de patente” (fs. 16 a 22 A.A.). Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó la solicitud de patente de invención presentada (fs. 24 y 25 A.A.). II.2) En cuanto al fondo, el objeto de la presente controversia radica en dilucidar la vigencia del artículo 1 25 de la Ley No. 17.164. Al respecto, la Corporación ha tenido oportunidad de expedirse sobre idéntica cuestión en Sentencia 400/2008, por lo que sus fundamentos son plenamente trasladables al presente. En dicho fallo se sostuvo que: “(…) el derecho positivo nacional reconoce respecto de este grupo de invenciones tres etapas sucesivas: La primera va desde la aprobación de la primera Ley de Patentes Nº 10.089 hasta la ratificación del Acuerdo ADPIC, por parte de la ley 16.671 (1995); La segunda des de entonces, hasta la sanción de la actual Ley de Patentes Nº 17.164 (en el 2000); La tercera hasta el presente.- Durante la vigencia de la ley 10.089, su art. 3º prohibía patentar productos farmacéuticos y agroquímicos. - El ADPIC consagró a través de su art. 70.8 un régimen de transición que posibilitaba que los países, que como el Uruguay no lo admitían, pasaran a brindar protección de invenciones de ese grupo, mediante patentes, para lo cual se le otorgó un plazo para quedar obligados a hacerlo, desde hasta 10 años.- No obstante, cinco años antes de dicho límite, fue sancionada la ley 17.164, que establece el nuevo régimen, admitiendo aún un período de transición en el que, precisamente juegan un rol decisivo las disposiciones de sus arts. 125 y 127.- De modo que la cuestión que se ventila es de puro derecho.- IV) Si bien es cierto que como lo sostiene el actor, éste sería el primer caso en que la Sala debe pronunciarse sobre la vigencia del art. 125 de la ley 17.164, existen en cambio múltiples pronunciamientos acerca de alcance del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC relativo a la transición habilitada a los efectos de autorizar patentar productos farmacéuticos y agroquímicos.- Y todas ellas son contestes en adherir pacíficamente a la posición de la D .N.P.I., en cuanto a que tal autorización sólo puede referirse a invenciones que a la fecha de su solicitud de patente, mantengan la nota de novedad como única alternativa para no vulnerar la disposición del art. 3º de la vieja ley que lo prohibía.- En c onsecuencia, la recepción de patentes para dicho grupo de invenciones, debe entenderse restringido a las nuevas y no a las reválidas de patentes extrajeras. - Así lo establece por ejemplo con toda claridad la sentencia Nº 372/2006 que expresa “El período de transición que se abre por el Acuerdo ADPIC únicamente aprovecha a las patentes nuevas (art. 70.8) y no comprende a las patentes de reválida, que no tienen cabida en su normativa ni en la ley 17.164, que incorpora el nuevo régimen al ordenamiento jurídico nacional”.- V) En cuanto a la controversia sobre qué norma regula la especie, si el art. 125 o el 127, cabe comenzar por reproducir el contenido de cada uno para una mejor intelección:- Artículo 125.- Podrán obtener la protección de patentes prevista e n la presente ley aquellas sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, las materias, los productos alimenticios, químico - farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie; 1.- cuando la primera solicitud de patente se haya presentado en algún país miembro de la Organización Mundial de Comercio a partir del 1º de enero de 1995; 2.- y no se encuentren comercializados en el país o en el extranjero; 3.- ni hayan sido realizados por terceros en el país -a la fecha de concesión de la patente- serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto de cuya patente se trate; 4.- y siempre que la misma haya sido solicitada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a partir del 1º de enero de 1995. Artículo 127. - No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 1º de noviembre de 2001. Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar patente de invención para los mismos conforme a las p revisiones y los requisitos de la presente ley, aplazándose su concesión hasta la fecha establecida en el inciso precedente. Cuando las patentes de invención para productos farmacéuticos y químicos agrícolas reivindiquen el derecho de prioridad previsto en el artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en ningún caso el primer depósito podrá ser anterior al 1º de enero de 1994.- De una interpretación armónica, se extrae que se protege a los productos farmacéuticos q ue no ingresaron al mercado y que durante el plazo de transición (01.01.95 al 01.11.01) requirieran patentes en el país.- Por tanto, habiéndose presentado la solicitud con posterioridad al 1º de noviembre de 2001, y siendo el producto equivalente de otro previamente registrado (patente estadounidense U.S.5.770.5999, concedida el 23.6.98) su régimen queda determinado por el art. 127, ya que el del art. 125 requiere entre otras cosas que el producto no haya sido hecho público con anterioridad, y que fuera s olicitado antes del 1.11.2001.- En suma, cabe concluir que la regencia interina del citado art. 125 cesó al entrar en vigencia la disposición del art. 127, y por ello la decisión de la demandada al emitir su pronunciamiento contrario a la concesión de la patente impetrada fue acorde a derecho.” (el destacado no luce en el original) . II.3) De lo que se viene de transcribir fluye que la solicitud de la patente solicitada por las actoras al amparo del art. 125 de la Ley N.º 17.164 no podía prosperar, ya que la patente había sido concedida en Estados Unidos con fecha 8 de junio de 2004 (fs. 9 A.A.), y la solicitud fue presentada el 29 de enero de 2013 (fs. 3 y ss. A.A.), todo con posterioridad al 1° de noviembre de 2001. Como la Sra. Ministra Dra. Selva KLETT consigna en su voto: “Resulta imposible sortear, dentro de la interpretación contextual de la norma, que se trata de una “disposición transitoria”, es decir, de un precepto cuya eficacia y aplicación no puede, por su propia naturaleza, aplicarse ad infinitum. Es en definitiva, el propio art. 125 el que reclama una interpretación sistemática, lógica y razonable dentro del contexto de su aplicación”. Pues bien, tal como se señaló en el informe de la demandada de fecha 1º de febrero de 2018: “De apl icarse a cabalidad la interpretación propugnada por la gestionante, en los hechos debería considerarse derogado (…) el régimen de prioridad vigente en nuestro país. En efecto, si bajo un supuesto amparo del régimen de transitoriedad se admiten solicitudes que, como en el caso, se presentan en Uruguay luego de casi diez años desde su concesión en extranjero, cual es el sentido de establecer una prioridad de un año y un plazo de gracia, también de un año, para que las divulgaciones realizadas por el inventor no afecten la novedad? Es un principio básico de hermenéutica jurídica asumir el comportamiento racional del legislador, y por otra parte, que frente a dos interpretaciones posibles de la norma, una que permite la aplicación armónica de todos los precepto s de la ley, y la otra que tiene como consecuencia el vaciado de contenido de las disposiciones expresas del texto, debe preferirse la primer interpretación sobre la segunda ” (fs. 20 A.A.) Dicha conclusión, enteramente compartible, lleva a la inexorable conclusión que la patente no prosperó ya que al regirse por el régimen general regulado por el Convenio de París y no por el m ulticitado art. 125 de la Ley No. 17.164 como pretende la actora, carece de la nota de novedad requerida. Por lo tanto, la denegatoria fue ajustada a Derecho. En definitiva, habrá de confirmarse el acto administrativo procesado, en virtud de que la solicitante no acreditó que su invención reuniera las cualidades que la hicieran merecedora de la protección brindada por la patente. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Salvo (r). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).