Sentencia Definitiva N° 721/2020

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de diciembre de 2020. No. 721 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “WARNER-LAMBERT COMPANY LLC DE E.U. DE NORTEAMERICA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 633/2018). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por el Dr. Juan Lapenne y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 30 de enero de 2018, mediante la cual se desestimó la solicitud de patente de invención Nº 27617, presentada con el título “2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3- d]PIRIMIDIN-7-ONAS” (fs. 248, en carpeta verde de 443 fojas, A.A.). En su demanda, destacó que la DNPI, basó el rechazo de su solicitud en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley No. 17.164. Pese a ello, sostuvo que la patente de invención cumplió con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La solicitud a estudio refiere al compuesto genérico conocido como palbociclib, de particular importancia en el tratamiento del cáncer de mama. En respaldo de su afirmación, señaló que se han otorgado patentes “equivalentes” en más de cien países, incluyendo la patente europea EP 1 470 124 B1, las patentes estadounidenses Nº 6,936,612 y 7,208,489, así como también en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay, aportando los datos de los respectivos registros. Además, destacó que los requisitos de patentabilidad que se aplicaron en dichas jurisdicciones son los mismos que en Uruguay. Por ello, si bien es cierto, que los examinadores de Uruguay tienen independencia técnica, no lo es menos el hecho que nuestro país ha firmado tratados internacionales (ADPIC) conteniendo los mismos requisitos que se aplicaron en jurisdicciones vecinas, en forma diametralmente opuesta. En otro orden, señaló que la examinadora admitió que las reivindicaciones son novedosas, pero rechazó la existencia de actividad inventiva. Seguidamente, formuló una serie de argumentos técnicos acerca de las características de la patente solicitada. Por último, citó jurisprudencia del Tribunal que recalca que el medio de prueba hábil para demostrar la desviada valoración de los técnicos de la DNPI es la prueba pericial, la que anunció iba a solicitar. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 8 a 20). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Desde el punto de vista sustancial, lo actuado por la Administración se ajustó a las previsiones legales existentes. Así, se desprende del informe final de la División Patentes, de 19 de noviembre de 2017, en el que se concluyó que: “(…) no se estaría resolviendo ningún problema técnico ya que en el estado de la técnica ya existen compuestos inhibidores selectivos de Cdk4, con poca o muy baja actividad para Cdk2 y FGFr (…)”. En definitiva, de las actuaciones administrativas surge que la solicitud en análisis carece de la actividad inventiva referida en el artículo 11 de la Ley No. 17.164 (fs. 24 a 25 vto.). III) Por decreto No. 9635/2018 (fs. 27) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 77. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 80-83 y fs. 86, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 163/2020 y aconsejó la anulación del acto en proceso (fs. 89 a 90 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 92). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (artículos 317 y 319 de la Constitución, artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 30 de enero de 2018 (fs. 248, A.A.) y se notificó el 31 de enero de 2018 (fs. 251, A.A.). El 9 de febrero de 2018, se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 250 a 254, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta, la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 4 de setiembre de 2018. La demanda se interpuso el 17 de octubre de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 21). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes del acto resistido. El 29 de agosto de 2003, WARNER-LAMBERT COMPANY LLC de Estados Unidos de América presentó solicitud de patente de invención bajo el título “2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7- ONAS”, con el No. 27617 (fs. 1 a 6, A.A.). De fs. 7 a 135, se incorporaron la memoria descriptiva y sus reivindicaciones, resumiendo el contenido de lo solicitado en los siguientes términos: “La presente invención proporciona 2-aminopiridinas sustituidas útiles para tatar enfermedades proliferativas celulares. Los nuevos compuestos de la presente invención son potentes inhibidores de las quinasas 4 dependientes de ciclina (cdk4).” (fs. 135, A.A.). Seguidamente, se puso en conocimiento de la solicitante las distintas etapas que regulan el trámite: a) publicación de la solicitud (artículo 26 de la Ley Nº 17.164); b) presentación del documento de prioridad (artículo 94 de la Ley Nº 17.164); y c) examen de fondo, el que se iniciará luego del pago de la correspondiente tasa (fs. 137, A.A.). De fs. 188 a 172, se agregó la documentación con el fin de que se pudiera realizar el examen de fondo, agregándose una nota del 26 de noviembre de 2012, acreditando la representación de la solicitante y agregando un nuevo capítulo reivindicatorio. El 3 de noviembre de 2014, se elaboró un informe de examen (fs. 173 a 175, A.A.), en el que la Q.F. Irene Ortega consignó que: “(…) para poder dar una opinión definitiva sobre el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de patentabilidad la División de Examen requiere la adecuación del juego reivindicatorio conforme a las indicaciones efectuadas en la Tabla 3 y como consecuencia deberá completar la búsqueda de antecedentes, por tal motivo, no se descarta que surjan nuevas observaciones, dependiendo de la contestación de vista del presente informe (…)” (fs. 175, A.A.). El 13 de enero de 2015, se presentó el representante de la actora y presentó escrito de evacuación de vista (fs. 180 a 186, A.A.), agregando documentación respaldante de sus dichos (fs. 187 a 231, A.A.). El 15 de marzo de 2016, se confeccionó un nuevo informe en el cual se requirió la presentación de carta poder vigente, bajo apercibimiento de tener la solicitud por abandonada (fs. 232, A.A.). Una vez satisfecha la requisitoria de mención (fs. 238, A.A.), y subsanación de errores internos en la tramitación, se expidió nuevamente la Q.F. Irene Ortega, quien entendió que la actividad inventiva se encontraba afectada, concluyendo que “no se estaría resolviendo ningún problema técnico ya que en el estado del arte ya existen compuestos inhibidores selectivos de Cdk4, con poca o muy baja actividad para Cdk2 y FGFr.” (fs. 241, A.A.) (la negrilla no está en el original). Otorgada vista a la actora, la evacuó presentando documentación (fs. 244, A.A.). El 17 de noviembre de 2017, se produjo el informe final de examen (fs. 245 a 246, A.A.), en el cual se reiteró la misma conclusión que en el anterior (fs. 245, A.A.). El 1º de diciembre de 2017, se expidió la Encargada del Área Patentes y Tecnología, Ing. Sandra Varela, quien compartió el informe final de examen (fs. 247, A.A.). Finalmente, el 30 de enero de 2018, se emitió el acto encausado (fs. 248, A.A.) III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 89 a 90 vto.) y declarará la nulidad del acto, por las razones que se explicitarán. El punto central para dilucidar consiste en la patentabilidad de la solicitud formulada por la accionante, la que fuera observada por los técnicos de la DNPI, por falta de cumplimiento del requisito de actividad inventiva. Según destaca Bugallo, “Se define usualmente una patente de invención, como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas (…)” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial” , FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, p. 338) (la negrilla no está en el original) ( sentencia Nº 499/2019). Más adelante, se refiere al concepto de actividad inventiva y explica: “ Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente , sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la ventaja que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genialidad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad , la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto no es demostrable estrictamente como tal ” (Cf. Beatriz Bugallo, “Patentes de Invención”, “Propiedad Industrial”, op. cit. p. 355) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia Nº 62/2012). Como enseña Rippe, la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos, representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho . Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención . (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16) (la negrilla y el subrayado no están en el original) (sentencia Nº 499/2019). La Ley Nº 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (artículo 8º). En el presente, la examinadora de la División Patentes de la DNPI entendió que la solicitud tramitada no resultaba patentable, señalando la existencia de una “Actividad inventiva afectada” (fs. 241, A.A.) porque “no se estaría resolviendo ningún problema técnico ya que en el estado del arte ya existen compuestos inhibidores selectivos de Cdk4, con poca o muy baja actividad para Cdk2 y FGFr.” (fs. 241 y 245, A.A.) (la negrilla no está en el original). Ante este tipo de discrepancias técnicas entre los funcionarios de la División Patentes de la DNPI y los solicitantes, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que se trata de cuestiones que deben ser dirimidas a través de la prueba pericial ( sentencias Nº 958/1998, 118/1999, 644/2000, 742/2002, 940/2011, 62/2012, 379/2012, 408/2013, 476/2013, 764/2013, 52/2014, 171/2015, 499/2019, 71/2020 y 397/2020, entre otras). Pues bien, en autos se produjo una pericia cuyo objeto de análisis se centró en informar “si la solicitud de patente de invención que se procesa en estos autos (Acta nº 27617) cumplió o no con los requisitos de patentabilidad -a la fecha de la prioridad respectiva, que es el 22 de enero de 2002, solicitud de EEUU 60/350.877- establecidos en el art. 8 de la ley 17164; y que informe, por tanto, si la misma debió ser concedida o desestimada, todo ello en forma fundada” (fs. 32 vto., infolios) (la negrilla no está en el original). De esta manera, cumplidas las instancias procedimentales de precepto, el perito designado, Ingeniero Químico Enrique Bozzo, produjo un informe pericial (fs. 50 a 60, infolios) en el cual examinó: “Todas las estructuras similares que tienen un radical Piperazilo como sustituyente del Primidilo son, según hemos visto en la página web PubChem, posteriores. Entre ellas se encuentran las estructuras mencionadas, por ejemplo, en la patente US7456168, posterior a la aquí evaluada. Por ello, se considera que la presencia de Piperazilo no tiene antecedentes en la literatura, y esa novedad, adicionada a la presencia del acetilo arriba mencionada, pueden proveer una diferencia importante con los antecedentes (sic). Como se puede apreciar de las comparaciones que hemos hecho entre el Palbociclib y las fórmulas de la solicitud UY27617 con sus diversos sustituyentes, las moléculas son muy parecidas, con dos diferencias cuya importancia es imposible de saber desde el punto de vista de su acción fisiológica. Una de esas diferencias es la presencia en el Palbociclib de un etanolio en 43, que difiere de las posibilidades de D1 en la presencia de un radical carbonillo (Carbono y Oxígeno) en lo que de otra manera sería simplemente un alquilo (es decir, una ramificación de dos Carbonos con sus respectivos Hidrógenos, pero sin Oxigeno). La otra diferencia es la novedosa presencia de un heterociclo saturado de seis átomos (que incluye a dos Nitrógenos, es decir Piperazina), adosado al piridilo que es una de las tantas opciones para R1 (Ch2n heteroanil) en D1 (…) Siendo que los heterociclos con Nitrógeno son especialmente activos en el sentido fisiológico, le adjudicamos a la presencia del Piperazilo más importancia que a la presencia del carbonillo (…) (…) Debido a las dos razones analizadas arriba , consideradas en su conjunto, pero con más énfasis en la segunda que en la primera, le hallamos altura inventiva a la presente solicitud . Por ende , siendo que también tiene novedad , creemos que le corresponde la concesión de una patente” (fs. 59 a 60, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Agregado el dictamen con citación, la parte demandada no formuló ningún tipo de cuestionamiento (fs. 62 a 64, infolios). Con tales entendimientos, el Tribunal carece de elementos de juicio técnicos para apartarse del dictamen pericial (artículos 104 del Decreto Ley Nº 15.524, 429 del CPC y 184 del CGP) ( sentencias Nº 62/2012 y 499/2019, entre otras). La Sala ha expresado reiteradamente que en materia pericial rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) El Tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento de este; y b) Cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica “peritos peritorum” . ( sentencias Nº 734/1998, 62/2012, 171/2015 y 499/2019, entre otras). Si a ello se agrega lo dictaminado por el Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto pone de manifiesto “que el informe del técnico de la División Patentes únicamente cuestionó la actividad inventiva (…) y que “(…) la patente solicitada ha sido concedida en Europa, así como en otros países de América del Sur (…)” (fs. 90, infolios), la Sala no puede arribar a otra conclusión que la expuesta por una pericia de alta técnica, que no aparece desvirtuada por elementos allegados a la causa. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dr. Posada. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).