Sentencia Definitiva N° 1412/1999

//tevideo, 22 de noviembre de 1999. No. 1.412 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA-COLA COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 787/97). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad (fs. 6-12), contra la Resolución de fecha 2/7/96, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se concedió la solicitud del registro de la marca “COEQUI” para la clase Int. 31. Expresa que en el caso de la accionante, se trata de una prestigiosa y famosa firma internacional, que tiene registradas infinidad de marcas “COKE” en nuestro país, así como en todo el mundo; que se trata de una marca de innegable notoriedad y prestigio internacional, existiendo confusión directa e indirecta entre las marcas en pugna y presunción de concurrencia desleal, elementos estos que no han sido considerados por la Administración. Agrega, que las marcas como las de la accionante que revisten indiscutiblemente la calidad de Notorias, deben gozar de una protección especial, y por ello el rigor comparativo debe ser más severo al cotejarlas con nuevas solicitudes; que la marca impugnada no deja de ser gráfica y fonéticamente suficientemente confundible con las de la actora, y que una comparación entre las mismas evidencia sus semejanzas, lo que impedirá su coexistencia pacífica en el registro y el mercado. Concluye señalando, que el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley 9956 exige que las nuevas solicitudes sean claramente diferentes de las marcas, ya registradas o en trámite de registro, y ello no ocurre con la marca impugnada, que como demuestra es muy similar a las de la accionante. II) La Administración demandada, contestando el traslado conferido (fs. 18-19), expresa que la marca en cuestión presenta las claras diferencias requeridas por el art. 33 del Decreto de 29/11/940, respecto de los signos prerregistrados por la actora; que los argumentos aportados por la accionante no contribuyen a desvirtuar lo expuesto, por lo que el temperamento confirmatorio del acto recurrido luce ajustado a derecho, concluyendo que en el caso, sólo cabe desestimar el presente accionamiento de nulidad. III) Se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 29; alegaron las partes por su orden fs. 31 y 33, respectivamente; se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 1316/98), por lo que se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria fue deducida en plazo, por lo que es procedente ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Estima el Tribunal que no le asiste razón a la parte actora, y que corresponde confirmar el acto impugnado. En efecto. La marca concedida es “COEQUI” y está concretamente referida al producto “alimentos para animales” comprendido en la Clase Int. 31. Mientras que la oponente aquí actora, ha acreditado ser titular de cinco registros marcarios de “COKE” (No. 251.490, para la Clase Int. 25; No. 244-984, para la Clase Int. 28; No. 277.259, para la Clase Int. 31; No. 283.744, para la Clase Int. 32; y No. 246.118, etiq. para la Clase Int. 28), así como de cuatro registros marcarios de “DIET COKE” (No. 238.626, etiq. para la Clase Int. 32, No. 269, etiq. para la Clase Int. 32; 266.335 para las Clases Int. 5 y 32 y No. 269.579 para la Clase Int. 32) y otros registros que incluyen la palabra COKE, caso de “COKE CLASSIC”, “CHERRY COKE” y “COKE LIGHT” (No. 283.766 para la Clase Int. 32, No. 206.869, ídem. y No. 266.241 para las Clases Int. 5 y 32). Lo primero a señalar es que -como bien lo señaló la solicitante cuando en la etapa administrativa contestó la oposición, ver A.A. fs. 23 a 25-, muchas de las marcas ya registradas por la aquí actora constituyen conjuntos marcarios complejos, que resultan claramente diferentes de la marca pedida y concedida, por lo que únicamente resta analizar si se dan o no las claras diferencias, respecto de las marcas limitadas a la palabra “COKE”. Lo segundo a señalar es que a criterio del Tribunal, existen sí claras diferencias, tanto gráficas como fonéticas, que resultan de la confrontación de aquéllas, con la marca concedida, por lo cual se estima cumplido el requisito del art. 33 del decreto reglamentario de la ley No. 9.956, del 29/11/40, en la redacción dada por el art. 2 del decreto de 6/6/45. Y por último -y esto al Tribunal le resulta definitorio- la marca concedida lo ha sido con relación a un producto bien determinado (alimentos para animales) según limitación hecha por la firma solicitante, rubro respecto del cual ni lo propia actora ha sostenido que estuviera comprendido por la única de sus marcas registradas que incluye la Clase Int. 31 (ver A.A. letra B, fs. 5 en rojo, Acta No. 0277259). Por consiguiente, no obstante la notoriedad nacional e internacional de las marcas de la aquí actora, la especialidad del producto para el cual se concedió la aquí demandada, no permite presumir ni que exista el propósito de verificar una competencia desleal (arts. 4 y 2, num. 13 de la ley No. 9.956), ni que se trate de una reproducción susceptible de crear confusión con una marca ya conocida y notoria ( art. 6 bis del Convenio de París). Por estos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, y arts. 309, 310 de la Constitución y 22, 24, 28 del Decreto-Ley No. 15.524, el Tribunal por unanimidad FALLA : Confírmase el acto impugnado, sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.