Sentencia Definitiva N° 586/2020

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de setiembre de 2020. No. 586 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “COLIMAN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha 564/2017) y acumulado “TA-TA S.A. CON ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha 565/2017). RESULTANDO: I) El 28 de agosto de 2017 compareció la Dra. Stella Maris BEZÓN en representación de COLIMAN S.A. y accionó de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2017. Mediante la impugnada se resolvió revocar la resolución de la DNPI de 28 de julio de 2016, que suspende la resolución de esa Dirección de 12 de julio de 2016, disponiendo la anulación del Registro de la marca TRIDIMENSIONAL, concedida por Acta N° 447.758, a favor de CROCS INC. de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 25 (calzados) en forma total (Ficha 564/2017). Sostuvo que el 8 de agosto de 2013, CROCS INC. de los Estados Unidos de América, solicitó el registro de un modelo de zueco como marca tridimensional para proteger “calzado” de la Clase Internacional N° 25 que fue concedida el día 29 de abril de 2014 con el N° 447.758. En los meses de julio y agosto de 2014 se concedieron otras marcas tridimensionales de CROCS INC., actuando el Asesor Letrado de la DNPI quien aconsejó el registro. El 3 de febrero de 2015 la actora solicitó la anulación de esa marca por considerar que la forma tridimensional que se había registrado no tenía la originalidad y distintividad requerida por la ley de marcas para poder ser apropiada en exclusividad por una empresa. Ello porque el modelo se ha comercializado libremente en plaza desde hace varios años. Desde el 8 de agosto de 2013, la empresa norteamericana solicitó el registro de otras marcas tridimensionales, variando el diseño de los zuecos, los que también fueron concedidos para proteger calzado de la Clase Internacional N° 25. Indicó que el día 14 de agosto de 2015 la Directora de la DNPI comunicó por circular N° 09/2015 que: “A partir de la fecha, cuando se presente a registro una marca tridimensional acompañada de elementos figurativos, colores o denominaciones, ésta será considerada como marca mixta y se ingresará por esa categoría, reservándose la categoría marca tridimensional para aquellas que consistan exclusivamente en volúmenes que posean una distintividad per sé…”. Adujo que de la lectura del informe referido supra se estaban excluyendo las formas genéricas o banalizadas. Manifestó que el 12 de julio de 2016, otra Asesora de la DNPI, Dra. González, aconsejó la anulación de la marca tridimensional registrada con el N° 447.758 porque la inacción de CROCS INC. al no solicitar el registro de los diseños y o marcas tridimensionales, de las que se consideraba creador, en el debido momento (demoró más de diez años para hacerlo), había diluido la capacidad distintiva de ese modelo. El 28 de julio de 2016, el Asesor Letrado Dr. Méndez, que había participado en la concesión de las marcas tridimensionales de CROCS INC. aconsejó la suspensión del acto y se resolvió en la misma fecha otorgar la suspensión hasta que fueran resueltos los recursos administrativos sobre el fondo del asunto. Se interpusieron los respectivos recursos por parte de la actora, así como varios solicitantes de la anulación de varias marcas tridimensionales otorgadas a CROC´S INC. El 29 de junio de 2017 se resolvieron los recursos favorablemente. Ese mismo día por otro informe, el Dr. Méndez, aconsejó la revocación de la resolución de anulación de la marca tridimensional N° 447.758. Relató que la empresa accionante había recusado al Dr. Méndez por la doble circunstancia de que ese letrado había sido el informante original y podía tener la predisposición a no ser desautorizado por una anulación, así como su visión hemipléjica de los perjuicios de las partes al aconsejar la suspensión del acto administrativo. Manifestó que prestigiosa doctrina considera que no es procedente la “revocación” de la revocación. Entendió que había quedado firme el acto administrativo que revocó la anulación de la marca de referencia y, en consecuencia, expedita la vía para acudir a solicitar la anulación del acto ante este Tribunal. Refirió a que el zueco es un tipo de calzado que, según se estima tiene como ochocientos cincuenta años de antigüedad y el ejemplar más antiguo que se conoce fue hallado en la ciudad de Ámsterdam. Existen zueco de vestir para mujeres, con o sin plataforma y, por otro lado, hay algunos modelos utilitarios: calzado cómodo para el verano similar a una sandalia o zapato para ser utilizados para realizar determinadas tareas o zuecos ortopédicos. Describió que el uso de goma “Eva” ha permitido una evolución adicional del zueco utilitario, proporcionando un material que no se deteriora con el agua y que proporciona un andar más confortable que el antiguo zueco tipo holandés, además de tener un costo bajísimo. Muchas empresas en el mundo fabrican distintos tipos de zuecos utilitarios de forma muy similares, que consiste en una suela generalmente ancha, capellada que cubre los dedos y la parte anterior del pie, así como una tira que opcionalmente sujeta el talón para evitar que el zueco se descalce. Eso hace la empresa CROCS INC. y lo hacen también otras empresas como la Ballina, la española Calzamedi fabricante del calzado terapéutico, la canadiense Holey Soles Holdings Ltd., la King Plásticos del Estado de Ceará en Brasil, que fabrica los populares Waldies, la argentina Eva Inject S.A. cuyos productos se conocen con la marca SeaWalk o la colombiana Evacol. Estos zuecos utilitarios son fabricados en China y exportados al Uruguay y a otros países del mundo. El diseño del zueco es irregistrable, ya sea como modelo industrial o como marca tridimensional, debido a que es una forma necesaria, que está en el dominio público y carece de novedad, especialidad y originalidad, si pudieran ser registrables algunos elementos ornamentales que los fabricantes les incorporaran por ejemplo en la suela, en la parte lateral, en la capellada etc. Siempre que sean originales y distintivos. CROCS INC. solicitó el registro de los mismos diseños que depositó como marcas tridimensionales en el Uruguay, como modelos industriales en la Comunidad Europea y luego por decisión empresarial, no efectuó los depósitos en todos los países y en particular, no lo hizo en este país. Por lo tanto, de conformidad con la legislación nacional, todos los aspectos novedosos incluidos en esos modelos o diseños industriales, pasaron al dominio público. La forma en cuestión se banalizó en territorio uruguayo donde la empresa norteamericana fue morosa en proceder a la protección de los diseños y posteriormente de las marcas tridimensionales. Destacó que CROCS INC., luego que vencieron sus diseños industriales y al no poder conseguir el diseño como derecho de autor, ha intentado generar la apariencia de ser la única empresa que en el Uruguay puede vender zuecos de esa forma y de ese material. Ha intentado obtener el monopolio sobre ese tipo de calzado, forzando la legislación marcaria y contrariando la voluntad del legislador que ha procurado evitar los monopolios en manos privadas y favorecer la libre competencia. Manifestó que en Uruguay se han iniciado decenas de denuncia judiciales, especialmente penales, además de las intimaciones extrajudiciales a los importadores de cualquier tipo de zueco fabricado en goma Eva. En muchos casos se ha secuestrado la mercadería. En otros, se negociaban acuerdos en virtud de los cuales las empresas se liberaban de sus supuestas infracciones civiles y penales mediante la firma de transacciones en las que reconocían los derechos de CROCS INC. sobre las marcas registradas; así autorizaban la destrucción de la mercadería incautada y pagaban importantes sumas de dinero, como reembolso de gastos o indemnización. Frente a esa situación de indefensión, la actora al igual a otras empresas que decidieron defender sus derechos antes de claudicar y pagar algo que a todas luces era legítimo optaron por solicitar la anulación de las marcas tridimensionales por tratarse de formas de productos totalmente banalizadas en el mercado uruguayo. Ese criterio fue el adoptado por la DNPI que entendió que se había banalizado el diseño y con ello la pérdida de originalidad y distintividad, razón por la que se aconsejó la anulación, resuelta por la Directora de la DNPI y lo que estaban en línea con la circular N° 09/2015. A partir de esos momentos, el procedimiento se torció a favor de la firma norteamericana y de sus intereses monopólicos. Lo que tuvo que probarse y no se hizo, es que el diseño particular y concreto de zueco registrado en estos obrados era ya conocido, por las personas que interactúan en el ramo de calzado, como perteneciente en exclusiva a la firma CROCS INC. Ello a la fecha en que solicitó ese registro, o sea, el 8 de agosto de 2013. Es un hecho innegable que CROCS INC. es una marca notoria y que se identifica calzado no formal en particular zuecos fabricados en goma Eva. Pero eso con relación a la denominación, no con los otros modelos de calzado, ya que como muy bien reconoce el Sr. Asesor “ puede tenerse por adecuadamente probado el hecho de que en el mercado nacional existe una amplia variedad de zuecos de goma eva, con diversos diseños”. Lo que debió demostrarse con relación a cada uno de esos modelos respectos a los cuales CROCS INC. alega derechos, es que pertenecían en exclusividad a dicha firma norteamericana y que el público consumidor y el sector de comerciantes del ramo de calzado también identifica cada uno de los modelos como pertenecientes a la firma norteamericana. Eso es lo que exige el Convenio de París y el acuerdo ADPIC. Entendió que la DNPI actuó con desviación de poder, en claro detrimento de los derechos de la actora y en flagrante violación del principio de igualdad de las partes, así como de la seguridad jurídica y de los intereses del público en general. Destacó que ante la urgencia que tenía la empresa accionante, como muchas empresas más, de que se resolviera rápidamente el recurso porque no solamente estaba en juego su patrimonio por la importante cantidad de mercadería incautada, sino también por la existencia de denuncias penales, la demandada se tomó un año y medio en dictar una resolución en el primer expediente. Y pese a que los restantes estaban acordonados a éste y bien pudo mediar una resolución conjunta, solo se resolvió el primero. La DNPI se tomó once meses para resolver el recurso de revocación interpuesto contra la suspensión del acto administrativo. Finalmente accedió a hacerlo por razones de mérito. De nada sirvió el levantamiento de la suspensión, porque con pocos minutos de diferencia, se revocó la anulación y la marca se concedió nuevamente. La transnacional del calzado quedó satisfecha y podrá continuar con su política de denuncias penales y secuestro de mercadería a cualquiera que pretenda traer calzados en uso de derecho a la libertad de comercio consagrado en la Constitución. Recalcó que resulta asombroso que la venta de zuecos de goma eva que era perfectamente válida y lícita hasta el 2014, por el hecho de la concesión de unas marcas tridimensionales se haya convertido en un delito y causal de secuestro de mercadería sin necesidad de constituir contra cautela. A la inseguridad jurídica que deriva de ese hecho, se agregan las sucesivas y contradictorias actitudes de la Directora de la DNPI que, sin pudor alguno, anula y revoca lo que había anulado y luego de suspender por razones de mérito, revoca la suspensión por improcedente. Indicó que, de las conductas desplegadas por La Administración, se evidencia el ánimo de beneficiar a una de las partes, la económicamente más poderosa, la que fue beneficiada, adicionalmente porque sus peticiones, incluyendo una suspensión inédita en el ámbito de la DNPI, se resolvieron en pocos días, mientras las de la contraparte demoraron meses y años. En definitiva, peticionó la anulación del acto administrativo definitivo por el que se revocó la resolución de anulación del registro de la marca tridimensional N° 447.758 para proteger “calzado” de la Clase Internacional N° 25 a favor de CROC´S INC. (fs. 5 a 22 de los A.A.). I.II) Conferido el correspondiente traslado, e l Ministerio de Industria, Energía y Minería compareció a contestar la acción de nulidad y bregó por la confirmación del acto enjuiciado. Indicó que la accionante se agravia por la resolución dictada por la DNPI, de 29 de junio de 2017, por la cual revocó la de la DNPI de 12 de julio de 2016, que dispuso la anulación del Registro de la marca TRIDIMENSIONAL, concedida por Acta N° 447.758, a favor de CROCS INC. de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 25 (calzados) en forma total. Sostuvo que el accionar de la Administración se ajustó a las previsiones legales existentes. Indicó que se está ante una marca notoria. La marca notoria es aquella que goza de un conocimiento al que se anexa una reputación importante. Esa notoriedad es medida de ordinario con relación a un territorio determinado. Cuando la notoriedad se extiende a todos los países o por lo menos a un gran número de ellos, se puede hablar de una marca “mundialmente notoria”, pero también es perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias solo en determinados países, de ahí que en doctrina se distinga pacíficamente los conceptos de “marca notoria”, “marca célebre” y “marca mundialmente notoria”. Destacó que, considerando a las marcas de la firma norteamericana amparadas bajo el concepto de notoriedad restringida, su imitación, aún en ausencia de registros en nuestro país, constituirá un acto prohibido por nuestra legislación. Indicó que la normativa vigente en nuestro país en materia de diseños industriales no impone al titular del derecho a elección entre un tipo u otro de protección. Así lo establece el art. 87 de la Ley N° 17.164. Por lo tanto, aun cuando los diseños hubieran estado registrados en nuestro país, una vez extinguida tal protección nada impedía que el mismo diseño mantuviera protección en virtud del régimen marcario. La difusión de diseños iguales en nuestro mercado no puede tener como consecuencia la vulgarización de la marca, en aplicación de los principios generales del derecho. Ello en atención al principio general de que “lo que es nulo no produce efecto”, además de que implicaría hacer gravitar las consecuencias desfavorables del accionar ilícito de un tercero sobre el legítimo titular del derecho, y por último, admitir semejante temperamento vaciaría de contenido al régimen de protección de las marcas notorias establecido en la normativa vigente. Esto no implica un monopolio por parte de la firma norteamericana sobre todos los zuecos realizados en goma eva o materiales afines sino únicamente le da el derecho de impedir la comercialización de diseños iguales o similares a los suyos que pudieran inducir a confusión, pero estas facultades no habilitan a la impugnante a impedir la comercialización de otros zuecos en goma eva que cuenten con elementos diferenciadores que los distingan en el mercado. En definitiva, solicita se rechace la demanda promovida (fs. 28 y 29). I.III) CROCS INC., en calidad de tercero coadyuvante, compareció a contestar la acción de nulidad bregando por la confirmación de la recurrida. Indicó que CROCS INC., solicitó el 8 de agosto de 2013, el registro de la marca tridimensional N° 447.758. No se dedujeron oposiciones de terceros. Relató que el 29 de abril de 2014 la DNPI concedió dicha marca a CROCS INC y que fue recién el 3 de febrero de 2015 que la actora solicita la anulación. El 12 de julio de 2016 se emitió resolución que anuló la marca concedida con el N° 447.758. Debido a que el 29 de junio de 2017 se dictó resolución cuya nulidad se impetra, que fuera revocada el día 12 de junio de 2016, la marca CROCS INC. mantiene su validez y vigencia. La empresa compareciente basó su pedimento y arguyó a su favor invocando una supuesta “inseguridad jurídica”. Con sus afirmaciones parece que la actora pretende la no aplicación de la normativa vigente, porque la revocación de un acto anterior, no es ni más ni menos que la potestad otorgada a la Administración por la Constitución y la Ley. Indicó que no entiende a que se refiere la promotora al referir a inseguridad que le produce la aplicación estricta de la norma jurídica vigente. Así el hecho de que la resolución atacada fuera contraria a sus intereses, no significa que efectivamente vulnere derechos. Destacó que CROCS INC. es una renombrada empresa internacional reconocida mundialmente por los calzados que fabrica. Es un fabricante de calzado fundada por el empresario George B. Boedecker Jr. para producir y distribuir un diseño de zueco adquirido de la empresa canadiense Foam Creations. El primer modelo producido por CROCS, CROCS Beach, salió a la luz en 2002, en el Fort Lauderdale Boat Show. Desde ese momento la forma de las CROCS INC. alcanzó renombre mundial y han sido falsificadas en diversos países, lamentablemente también en Uruguay. Las formas tridimensionales, como cualquier otro signo, deben revestir la distintividad necesaria para ser reputadas marcas. Manifestó que el sistema marcario en este país no prohíbe expresamente el registro de formas banales o necesarias, el impedimento legal del art. 4 núm. 11 de la Ley de Marcas, que considera irregistrables a los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. Esta causal ha sido invocada por las accionantes, pretendiendo acudir al argumento simplista que las formas constituyen “zuecos”. Por ello deduce que el diseño del zueco es irregistrable, ya sea como modelo industrial o como marca tridimensional, debido a que es una forma necesaria, que está en el dominio público y que carece de novedad, especialidad y originalidad. Olvida mencionar la contraria que la marca tridimensional cuyo registro pretende la actora, no encuadra en las previsiones del citado artículo. Se ha perseguido penalmente por CROCS INC. la comercialización ilegítima de zuecos que imitan en forma palmaria los zuecos CROCS INC. Hay innumerables zuecos de goma eva que no lo hacen como son los que comercializan Adidas y Nike. Las marcas tridimensionales de CROCS INC. son distintas, dada su forma caprichosa e inusual, sumado a que dado su renombre son inequívocamente CROCS y ello determina que la resolución que concedió la solicitud de registro es totalmente ajustada a derecho. La forma de la CROCS INC. es reconocida por cualquier consumidor del mundo, dada su amplia difusión. Destacó que es a través del principio “ nemo auditur propiam terpitudinem allegans ” (nadie puede alegar su propia culpa para obtener beneficios posteriormente) conmueve la conciencia moral, que quien atentó contra las normas reguladoras de la conducta humana se presente a solicitar la protección del ordenamiento jurídico y querer hacer surgir una pretensión legítima del fondo mismo de la inconducta. La comparecencia de los impugnantes funda su derecho en la propia infracción de los derechos de CROCS INC. Excusan su obrar en que han importado productos con la forma CROCS INC. durante varios años. Finalmente sostuvo que no se puede pretender derechos en base a una conducta ilícita. Y peticionó que se falle desestimando la demanda de nulidad en todos sus términos (fs. 33 a 40). II) El 28 de agosto de 2018 compareció la Dra. Stella Maris BEZÓN en representación de TA-TA S.A. e incoó demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de junio de 2017. Mediante la volición resistida se resolvió revocar la resolución de la DNPI de 28 de julio de 2016, que suspendió el acto de esa Dirección de fecha 12 de julio de 2016, disponiendo la anulación del Registro de la marca TRIDIMENSIONAL, concedida por Acta N° 447.758, a favor de CROCS INC. de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 25 (calzados) en forma total (Ficha N° 565/2017). II.I) La actora indicó que el día 8 de agosto de 2013 CROCS INC. de los Estados Unidos de América solicitó el registro de un modelo de zueco como marca tridimensional para proteger “calzado” de la Clase Internacional N° 25 que fue concedida el 29 de abril de 2014 con el No. 447.758. Sostuvo que la actora ha importado, publicitado y vendido en el país zuecos prácticamente idénticos a los registrados en estos obrados, ello aconteció en el 2011, dos años antes a la fecha de solicitud de la marca de autos y que acreditan la referida comercialización y difusión. Se comercializan en el país, con mucha anterioridad a la fecha de cualquiera de las referidas solicitudes CROCS INC. En el mes de junio del año 2015, CROCS INC. inició un procedimiento judicial contra la actora mediante el que se procedieron a secuestrar una partida de zuecos, alegando que se violaban los derechos sobre las referidas marcas tridimensionales. Relató que ante estas circunstancias la empresa decidió llegar a un acuerdo con la firma norteamericana que implicaba el pago de una importante suma de dinero, la destrucción de la mercadería en presunta infracción y el reconocimiento de los derechos de CROCS INC. sobre sus marcas, así como el compromiso de no importar modelos iguales o semejantes. La firma TA-TA S.A. cumplió cabalmente con el compromiso asumido y optó por importar un modelo totalmente diferente a cualquiera de los registrados, asimismo a efectos de evitarse problemas, solicitó el registro de dicho modelo como marca tridimensional. Se importó un modelo que fue solicitada con el N° 461.879 el 29 de enero de 2015 y que no tuvo oposición por parte de CROCS INC. Continuó, el 28 de abril de 2015, TA-TA S.A. recibió una intimación extrajudicial por la que se considera que se ha incumplido con la transacción y se le exigió el pago de la multa pactada. Los representantes de CROCS INC. procedieron a incautar la mercadería del modelo de TA- TA S.A. Remarcó que el 28 de octubre de 2015, TA-TA S.A. solicitó la anulación de esta marca por considerar que su forma tridimensional que se había registrado, a la fecha de su solicitud, no tenía la originalidad y distintividad requerida por la ley de marcas para poder ser apropiada en exclusividad por una empresa y ello debido a que el modelo venía comercializándose libremente en plaza, desde hacía varios años, teniendo distintos orígenes empresariales y circulando libremente con diversas marcas denominativas. Insistió que esta comercialización habría supuesto la banalización del diseño en sus aspectos presuntamente distintos. El 14 de agosto de 2015, la Directora de la DNPI comunicó por circular N° 09/2015 que: “A partir de la fecha, cuando se presente a registro una marca tridimensional acompañada de elementos figurativos, colores o denominaciones, ésta será considerada como marca mixta y se ingresará por esa categoría, reservándose la categoría marca tridimensional para aquellas que consistan exclusivamente en volúmenes que posean una distintividad per sé…”. Manifestó que con esa apreciación se estaban excluyendo las formas genéricas o banalizadas. El 12 de julio de 2016, otra Asesora de la DNPI, la Dra. González aconsejó la anulación de la marca tridimensional registrada con el N° 447.758 porque la inacción de CROCS INC. al no solicitar el registro de los diseños y o marcas tridimensionales, de las que se consideraba creador, en el debido momento (demoró más de diez años para hacerlo), había diluido la capacidad distintiva de ese modelo. El 28 de julio de 2016, el Asesor Letrado, el Dr. Méndez, que había participado en la concesión de las marcas tridimensionales de CROCS INC., aconsejó la suspensión del acto y se resolvió en la misma fecha otorgar la suspensión hasta que fueran resueltos los recursos administrativos sobre el fondo del asunto. Se interpusieron los respectivos recursos por parte de la actora, posteriormente se resolvieron los recursos favorablemente con resolución recaída el día 29 de junio de 2017. Ese mismo día por otro informe el Dr. Méndez se aconsejó proceder a la revocación de la resolución de anulación de la marca tridimensional N° 447.758. La actora ya había recusado al Dr. Méndez por la doble circunstancia de que ese letrado había sido el informante original y podía tener la predisposición a no ser desautorizado por una anulación, así como su visión hemipléjica de los perjuicios de las partes al aconsejar la suspensión del acto administrativo. Recalcó que hay prestigiosa doctrina que considera que no es procedente la “revocación “de la revocación. De acuerdo a la misma había quedado firme el acto administrativo que revocó la anulación de la marca de referencia y quedado expedita la vía para acudir en demanda anulatoria ante el Tribunal. Respecto del zueco como calzado, precisó que es un tipo de calzado que, según se estima tiene como ochocientos cincuenta años de antigüedad y el ejemplar más antiguo que se conoce fue hallado en la ciudad de Ámsterdam. Sostuvo que existen zuecos de vestir para mujeres, con o sin plataforma y, por otro lado, tenemos los utilitarios: calzado cómodo para el verano similar a una sandalia o zapato para ser utilizados para realizar determinadas tareas o zuecos ortopédicos. El uso de goma “eva” ha permitido una evolución adicional del zueco utilitario, proporcionando un material que no se deteriora con el agua y que proporciona un andar más confortable que el antiguo zueco tipo holandés, además de tener un costo bajísimo. Muchas empresas en el mundo fabrican distintos tipos de zuecos utilitarios de forma muy similares, que consiste en una suela generalmente ancha, capellada que cubre los dedos y la parte anterior del pie, así como una tira que opcionalmente sujeta el talón para evitar que el zueco se descalce. Eso hace la CROCS INC. y lo hacen también otras empresas como la Ballina, la española Calzamedi fabricante del calzado terapéutico, la canadiense Holey Soles Holdings Ltd., la King Plásticos del Estado de Ceará en Brasil, que fabrica los populares Waldies, la argentina Eva Inject S.A. cuyos productos se conocen con la marca SeaWalk o la colombiana Evacol. Estos zuecos utilitarios son fabricados en China y exportados al Uruguay y a otros países del mundo. Consideró que el diseño del zueco es irregistrable, ya sea como modelo industrial o como marca tridimensional. Dado que es una forma necesaria, que está en el dominio público y carece de novedad, especialidad y originalidad, podrían ser registrables algunos elementos ornamentales que los fabricantes les incorporaran por ejemplo en la suela, en la parte lateral, en la capellada etc. Mientras que los mismos sean originales y distintivos. Adujo que CROCS INC. solicitó el registro de los mismos diseños que depositó como marcas tridimensionales en el Uruguay, como modelos industriales en la Comunidad Europea y luego por decisión empresarial, no efectuó los depósitos en todos los países y en particular, no lo hizo en el nuestro. Por lo tanto, de conformidad con la legislación nacional, todos los aspectos novedosos incluidos en esos modelos o diseños industriales, pasaron al dominio público. La forma en cuestión se banalizó en territorio uruguayo donde la empresa norteamericana fue morosa en proceder a la protección de los diseños y posteriormente de las marcas tridimensionales. Destacó que en Uruguay no había registro alguno que impidiera comercializar ninguna forma o modelo, o, dicho de otra manera, que convirtiera en ilegítima su comercialización, ya que solamente el registro de la marca o de la patente otorga el monopolio temporal consagrado por ley. La notoriedad solamente da un derecho de prioridad para impedir otro registro o que se mantenga el de una marca copiada ya registrada. Eso inundó el mercado uruguayo de zuecos de goma eva de distintos modelos, origen, procedencia y marca, coexistiendo los de CROCS INC. con los de muchas otras procedencias. Relató que los trajeron prácticamente todos los importadores de calzado, los vendieron los mayoristas, así como las grandes tiendas y supermercados, tales como Ta-Ta, Multi-Ahorro y Disco. Por lo tanto, el diseño ornamental ya estaba ampliamente difundido en los mismos productos de varios orígenes y procedencias, había perdido capacidad de identificar al producto como de un origen empresarial determinado y, por ende, la aptitud para distinguir los de un comerciante respecto a los de otro. En síntesis, no es válido el argumento de que las marcas notorias no pueden banalizarse. Tampoco existe norma alguna que lo avale ni opiniones doctrinarias o jurisprudenciales al respecto. Entendió que ese fue el espíritu de la Circular N° 9/2015 del 14 de agosto de 2015, que sostuvo la DNPI : “A partir de la fecha, cuando se presente a registro una marca tridimensional acompañada de elementos figurativos, colores o denominaciones, ésta será considerada como marca mixta y se ingresará por esa categoría, reservándose la categoría marca tridimensional para aquellas que consistan exclusivamente en volúmenes que posean una distintividad per sé”. La firma norteamericana no probó que el modelo de autos fuera notorio a la fecha en que se solicitó el registro de esta marca. No solo no probó sino porque el mismo uso de ese modelo y otros muy similares durante muchos años por parte de prácticamente todos aquellos que en el país venden zuecos de goma eva, le hizo perder una de las notas esenciales para que una marca sea notoria, a saber, que permita identificar los productos de un comerciante respecto a los de la competencia. Consideró que el consumidor los distingue por la marca denominativa o figurativa que se le agrega, será de la firma norteamericana si lleva la marca CROCS INC. o la figura del cocodrilo y será Adidas, Nike o Puma si tienen las marcas de esas firmas. Destacó que la DNPI actuó con desviación de poder, en claro detrimento de los derechos de la actora y en flagrante violación del principio de igualdad de las partes, así como de la seguridad jurídica y de los intereses del público en general. Remarcó la urgencia de la empresa en que se resolvieran los recursos interpuestos, pero, sin embargo, la DNPI se tomó un año y medio en dictar una resolución en el primer expediente. Y pese a que los restantes estaban acordonados a éste y bien pudo mediar una resolución conjunta, solo se resolvió el primero. La DNPI se tomó once meses para resolver el recurso de revocación interpuesto contra la suspensión del acto administrativo. Finalmente accedió a hacerlo por razones de mérito. Indicó que no sirvió el levantamiento de la suspensión, porque con pocos minutos de diferencia, se revocó la anulación y la marca se concedió nuevamente. Con la actitud asumida por la demandada, la trasnacional del calzado quedó satisfecha y podrá continuar con su política de denuncias penales y secuestro de mercadería a cualquiera que pretenda traer, en uso de derecho a la libertad de comercio consagrado en la Constitución. Es asombroso que la venta de zuecos de goma eva que era perfectamente válida y lícita hasta el 2014, por el hecho de la concesión de unas marcas tridimensionales se haya convertido en un delito y causal de secuestro de mercadería sin necesidad de constituir contra cautela. A la inseguridad jurídica que deriva de ese hecho, se agregan las sucesivas y contradictorias actitudes de la Directora de la DNPI que, sin pudor alguno, anula y revoca lo que había anulado y luego de suspender por razones de mérito, revoca la suspensión por improcedente. La conducta desplegada por La Administración demandada evidencia el ánimo de beneficiar a una de las partes, la económicamente más poderosa, la que fue beneficiada, adicionalmente porque sus peticiones, incluyendo una suspensión inédita en el ámbito de la DNPI, se resolvieron en pocos días, mientras las de la contraparte demoraron meses y años. En definitiva, peticionó que se anule el acto administrativo definitivo por el que se revocó la resolución de anulación del registro de la marca tridimensional N° 447.758 para proteger “calzado” de la clase internacional 25 a favor de CROCS INC. (fs. 5 a 24). II.II) Conferido el correspondiente traslado, La Administración demandada compareció a articular su defensa y a peticionar la confirmación del acto impugnado. Sostuvo que la accionante se agravia por la resolución, dictada por la DNPI, el 29 de junio de 2017, mediante la que se revocó la resolución de 12 de julio de 2016, que dispuso la anulación del Registro de la marca TRIDIMENSIONAL, concedida por Acta N° 447.758, a favor de CROCS INC. de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 25 (calzados) en forma total. Indicó que el accionar de la Administración se ajustó a las previsiones legales existentes y destacó que se está ante una marca notoria. Respecto de la notoriedad de la marca y su vulgarización efectuó las mismas precisiones realizadas en la Ficha N° 564/2017. Sostuvo que la normativa vigente en nuestro país en materia de diseños industriales no impone al titular del derecho a elección entre un tipo u otro de protección por disposición del art. 87 de la Ley N° 17.164. Así, aun cuando los diseños hubieran estado registrados en nuestro país, una vez extinguida tal protección nada impedía que el mismo diseño mantuviera protección en virtud del régimen marcario, sea por la protección a través del registro o, como en la especie, merced al régimen de las marcas notoria, lo que descarta la licitud de uso alegados por TA-TA S.A. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda promovida (fs. 46 a 48). II.III) CROCS INC., en calidad de tercero coadyuvante, compareció a contestar la acción de nulidad y esgrimió su defensa por lo que peticionó la confirmación del acto en causa. Efectuó el relato cronológico relevado en expediente acumulado. Sostuvo que del pormenorizado relevamiento de los antecedentes administrativos se evidencia que no existe muestra alguna en cuanto a que se hayan vulnerado derechos e intereses legítimos de la contraria, por lo que mal puede ampararse la presente demanda de nulidad. Manifestó que la actora fundamenta su pedido en una supuesta “inseguridad jurídica”. Con sus afirmaciones parece que la promotora pretende la no aplicación de la normativa vigente, porque la revocación de un acto anterior, no es ni más ni menos que la potestad otorgada a la Administración por la Constitución y la Ley. Destacó que no se entiende a que inseguridad refiere la accionante y que le produce la aplicación estricta de la norma jurídica vigente. El hecho que la resolución atacada fuera contraria a sus intereses, no significa que efectivamente vulnere derechos e intereses por lo que tampoco procede. Describió las características de CROCS INC. Como empresa, tal como fue descripto en el expediente acumulado. Remarcó que las formas tridimensionales, como cualquier otro signo, deben revestir la distintividad necesaria para ser reputadas marcas. La división de patentes se ha expedido sobre la posible configuración funcional de la forma del calzado indicando que: “el diseño tridimensional propuesto contiene elementos ornamentales de relevancia que no responden exclusivamente a la función a que está destinado. Su aspecto no se reduce a los requerimientos de la solución técnica que desarrolla, sino que además incluye factores de carácter estético”. Dicho diseño tridimensional como conjunto no resulta protegible mediante patentes de invención o modelo de utilidad. Estos diseños como cualquier signo, deben revestir la distintividad necesaria para ser reputadas marcas. Nuestro sistema marcario no prohíbe expresamente el registro de formas banales o necesarias. Destacó que esta causal ha sido invocada por las accionantes, pretendiendo acudir al argumento simplista que las formas constituyen “zuecos”. Por ello deduce que el diseño del zueco es irregistrable, ya sea como modelo industrial o como marca tridimensional, debido a que es una forma necesaria, que está en el dominio público y que carece de novedad, especialidad y originalidad. La contraria no mencionó que la marca tridimensional cuyo registro pretende la actora, no encuadra en las previsiones del citado artículo. Indicó que se ha perseguido penalmente por CROCS INC. la comercialización ilegítima de zuecos que imitan en forma palmaria los zuecos CROCS INC. Hay innumerables zuecos de goma eva que no lo hacen como son los que comercializan Adidas y Nike. Las marcas tridimensionales de CROCS son distintas, dada su forma caprichosa e inusual, sumado a que dado su renombre son inequívocamente CROCS INC. y ello determina que la resolución que concedió la solicitud de registro es totalmente ajustada a derecho. Refirió al principio “nemo auditur propiam terpitudinem allegans ” en los mismos términos ya trascriptos. La comparecencia de los impugnantes funda su derecho en la propia infracción de los derechos de CROCS INC. Excusan su obrar en que han importado productos con la forma CROCS INC. durante varios años y recalcó que no se puede pretenderse derechos en base a una conducta ilícita. En definitiva, peticionó que se falle desestimando la demanda de nulidad en todos sus términos (fs. 59 a 66). III) Se abrió el juicio a prueba por auto N° 8999 de fecha 12 de noviembre de 2018 (Ficha 565/2017. fs. 89) y por auto N° 64/2018 de fecha 1 de febrero de 2018 (Ficha 564/2017. fs. 57). IV) Se procedió a la acumulación de autos por Resolución N° 340/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 (fs. 80 Ficha 565/2017) continuando las actuaciones en la Ficha N° 564/2017. V) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que luce de fs. 125 a 133 y 136 a 145. y la demandada en el que corre a fs. 148. La tercera coadyuvante alegó de bien probado de fs. 151 a 159 vto. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen Nº 633/2019 de fecha 6 de noviembre de 2019, a través del cual aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto procesado (fs. 161). VII) Se citó a las partes para sentencia, por decreto N° 8592/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros (fs. 163). CONSIDERANDO: I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2017. Mediante la impugnada se resolvió revocar la resolución de la DNPI de 28 de julio de 2016, que suspende la resolución de esa Dirección de 12 de julio de 2016, disponiendo la anulación del Registro de la marca TRIDIMENSIONAL, concedida por Acta N° 447.758, a favor de CROCS INC. de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 25 (calzados) en forma total. El Tribunal entiende que debe confirmarse el acto resistido en ambos expedientes. II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4 y 9). Acorde al art. 36 del Decreto Ley N° 15.524 que dispone: “… tampoco será exigible otra impugnación administrativa al tercero, eventualmente agraviado en su derecho o interés directo, por la revocación parcial o la reforma del acto originario objeto de tal decisión expresa de los recursos”, se entiende que la acción de nulidad fue interpuesta en tiempo y forma. En efecto; ha dicho ese Tribunal en relación al citado artículo: “...no era necesaria su impugnación administrativa. Al tercero agraviado por el contenido del acto revocatorio le queda abierta la posibilidad de interponer la acción de nulidad” (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Recursos Administrativos, FCU, Montevideo, 2009, págs. 251 y siguientes). La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 28 de agosto de 2017, según nota de cargo de fs. 23 en autos 564/2017 y fs. 25 en ficha 565/2017. III) El Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso, rechazará la demanda y confirmará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. En cuanto a la cuestión de fondo corresponde relevar sobre la revocación de la resolución de la DNPI de 28 de julio de 2016, que suspende la de fecha 12 de julio de 2016, por la cual dispuso la anulación del Registro de la marca TRIDIMENSIONAL, concedida por Acta N° 447.758, a favor de CROCS INC. de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 25 (calzados) en forma total (fs. 113 de la Pieza 1 de los A.A. de la ficha N° 565/2017). Se releva que mediante resolución de 28 de julio de 2016 la DNPI dispuso: “Suspéndase la resolución de fecha 12 de julio de 2016 por la que se dispuso la anulación del Registro de la Marca TRIDIMENSIONAL, concedida bajo acta No. 447.758, a favor de CROCS INC. de E.U. DE NORTEAMÉRICA, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 25 (calzados), en forma total y hasta el acto impugnado adquiera fuerza”. (fs. 306 de la Pieza 1 de los A.A. de la ficha N° 565/2017). A su vez la resolución de 12 de julio de 2016 dictada por la DNPI, establecía: “ Anúlase la resolución de esta Dirección de fecha 29 de abril de 2014, que concedió el Registro de la Marca (TRIDIMENSIONAL) a favor de CROCS INC. de E.U. DE NORTEAMÉRICA para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional 25 (calzado)”. (fs. 2600 de la Pieza 9 de los A.A. de la ficha N° 565/2017). Tanto COLIMAN S.A. como TA-TA S.A. demandan la nulidad de la resolución de 29 de junio de 2017, que vuelve a conceder la marca a la empresa CROCS INC., que fue dictada, a su juicio, en clara violación de la normativa vigente y con desviación de poder. Ambos solicitaron la suspensión de la ejecución que corren por piezas separadas N° 820/2017 y N° 653/2017, respectivamente. Es un hecho no controvertido que el 8 de agosto de 2013, CROCS INC. solicitó el registro de un modelo de zueco como marca TRIDIMENSIONAL N° 447.758 para proteger “calzado” de la Clase Internacional 25. El 28 de abril de 2014, la DNPI la concedió la marca a CROCS INC y el 3 de febrero de 2015, COLIMAN S.A. solicitó la anulación. La empresa TA-TA S.A. a raíz de un procedimiento judicial que le inició CROCS INC. en el mes de junio del año 2015, (secuestro de mercadería) la empresa decidió realizar un acuerdo que implicaba el pago de una importante suma de dinero; la destrucción de la mercadería en presunta infracción y el reconocimiento del derecho de CROCS INC. sobre sus marcas, así como el compromiso de no importar modelos iguales o semejantes. Optó por importar un modelo totalmente diferente a cualquiera de los registrados y solicitó el registro de dicho modelo como marca tridimensional. La marca solicitada corrió con el N° 461.879 de 29 de enero de 2015, que no tuvo, en principio oposición de CROCS INC. El 28 de abril de 2015, recibe intimación extrajudicial de CORCS INC. mediante la que se consideró que se ha incumplido con el acuerdo transaccional y se le exigió el pago de la multa pactada y la incautación de dicha mercadería. El 28 de octubre de 2015, solicitó la anulación de la marca por considerar que la forma tridimensional que se había registrado no tenía la originalidad y distintividad requerida por la ley de marcas para poder ser apropiada en exclusividad por una empresa y además el modelo venía comercializándose libremente en plaza desde hacía varios años, teniendo diferentes orígenes empresariales circulando libremente con diversas marcas denominativas. La cuestión es saber si la marca TRIDIMENSIONAL de CROCS INC. es una marca distintiva o al ser registrada tardíamente en nuestro país su diseño estaba vulgarizado y pertenecía al dominio público. Como reconocen los actores, CROCS INC. es una marca notoria que identifica al calzado no formal, en particular zuecos fabricados en goma Eva. Ello, referido a la denominación para identificar el calzado y no a los zuecos de goma Eva de diversos diseños. Los actores sostienen que a las marcas tridimensionales les es aplicable el art. 4 núm. 11 de la Ley de Marcas que establece: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. Entienden que, si una marca pierde capacidad distintiva, deja de ser marca, aunque antes la hubiera tenido y hubiera estado registrada como ser: aspirina, calefón, gomina, agua jane, etc. Para ellos, el caso de obrados es una marca denominativa CROCS INC. que sufre un proceso de vulgarización, al punto que mucha gente habla del calzado “tipo CROCS” para referirse a los zuecos de goma Eva. Es una marca tridimensional que es la forma del zueco pero que carece de distintividad per sé, que no puede registrarse como una marca tridimensional por el hecho de que se le hayan agregado algunos elementos ornamentales secundarios. Nuestro Tribunal ha entendido en la sentencia N° 394/2010 que: “el concepto de marca tridimensional comprende signos que resulten perceptibles tanto por el sentido de la vista como el del tacto, quedando comprendidos en dicha calificación los envoltorios, envases, las formas especiales del producto, etc.- Y esta circunstancia implica que esos elementos u objetos tengan particular capacidad distintiva; esto es, que sean identificables precisamente por su forma (Bertone y Cabanellas en “Derecho de Marcas”, T. I, pág. 422). (…) Concluyendo este Cuerpo, en mayoría, que la marca solicitada no aporta a través de su diseño los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permitan distinguirla de otros productos.- A ese respecto, son trasladables los argumentos expuestos en la sentencia del Tribunal Nro. 203/2008, donde se manifestó: “En efecto, el diseño que se propone se trata de una simple representación de un envase común, de frecuente uso por empresas que fabrican productos de los comprendidos en las clases internacionales 3 y 5, que es el ámbito para el cual se solicitó la protección”…..” En ese terreno, el diseño propuesto no tiene aptitud distintiva puesto que, por sí solo, no permitiría distinguir productos de diferentes orígenes, teniendo aptitud para inducir en error a los potenciales consumidores de los productos contenidos en ese envase. De manera que no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, el uso monopólico de una marca como la solicitada por la actora (MERLINSKI-SALAVERRI “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 37)”. Por sentencia N° 562/2013 este cuerpo consideró que: “Útil resulta consignar, que entre las marcas tridimensionales se incluyen aquellos signos que además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto: como los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto; términos éstos que deben ser interpretados en sentido amplio, cubriendo todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, embalajes, etc., a los que se requerirá una adecuada capacidad distintiva, además de su disponibilidad (BERTONE, Luis Eduardo - CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas / 1”, Pág. 422). Indica BUGALLO analizando la Marca tridimensional que: “la condición básica para que un signo pueda constituir una marca es que tenga aptitud distintiva de productos o servicios. En particular, en cuanto a la marca tridimensional su forma: a) no puede tener carácter funcional respecto del objeto, b) debe imprimir al objeto una particular recognoscibilidad (…) Una forma tridimensional debe servir para identificar productos o servicios de un titular y distinguirlos de los de otro. A su respecto se aplican iguales principios que en materia de signos denominativos. En este sentido, tendrá carácter genérico una forma que se encuentre habitualmente entre las que se utilizan para un producto o embalaje determinado y no podrá ser objeto de protección exclusiva” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz; “Propiedad Intelectual”; FCU; Montevideo; año 2006; pág. 126). El art. 87 de la Ley N° 17.164 establece: “La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual”, aún si hubiera extinguido la protección, se debería aplicar los principios generales del régimen de las marcas notorias. El art. 68 de la Ley N° 17.011, dispone: “Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la presente ley”. No hay dudas que el nombre “CROCS” es una marca notoria, como los mismos actores manifiestan en sus demandas, por lo tanto, está protegida por nuestra ley marcaria. Como bien lo dice el Organismo demandado “esto no implica un monopolio por parte de la firma norteamericana sobre todos los zuecos realizados en goma eva o materiales afines, sino únicamente le da el derecho de impedir la comercialización de diseños iguales o similares a los suyos que pudieran inducir a confusión…” La testigo de la parte tercerista es socióloga de la empresa CIFRA desde 1994. Fue contratada por la empresa para realizar un trabajo de investigación. El objeto de dicha investigación fue indagar entre la población cómo se identificaba el calzado de estilo y forma de CROCS. Se encuestó en cuatro zonas diferentes de Montevideo, que se caracterizaba por un amplio público y heterogéneo, durante una semana. Se entrevistaron a quinientas noventa y cuatro personas mayores de 18 años. Los resultados fueron que el 62% de los encuestados denominó CROCS al calzado que se le mostraba (fs. 133 a 135 infolios). A la pregunta del letrado de la parte actora respecto de si el calzado exhibido a los efectos de la encuesta contenía los emblemas o denominación de CROCS INC. (o la figura del cocodrilo), la respuesta fue : “el calzado tenía el pin similar al de CROCS, pero otro dibujo y no tenía la palabra CROCS en el talón, en ningún lado, pero si tenía un pin similar con un dibujo distinto”. Surge de los antecedentes administrativos que la transacción que realizó CROCS INC. con TA-TA S.A. el 22 de diciembre de 2014, mediante el que se reconoce a CROCS INC como titular de diferentes modelos de CROCS de acuerdo con la Ley N° 17.011 (fs. 2690 a 2697 de la Pieza 9 de los A.A. en la ficha N° 565/2017). Los actores no han podido demostrar que sus diseños, en los modelos que han importado tienen los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permitan distinguirla de la marca CROCS INC. De lo que viene de decirse, la Administración actuó ajustada a derecho, en la emergencia no se observa que existiera desviación de poder por lo que se impone la confirmación del acto impugnado en ambos expedientes. IV) En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal, FALLA: Desestímanse las pretensiones anulatorias y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Echeveste, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).