Sentencia Definitiva N° 1269/1999

//tevideo, 8 de noviembre de 1999. No. 1.269 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COLGATE - PALMOLIVE COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 881/97). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 9/9/1996, dictada por la Coordinadora Técnica del Departamento de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se le concediera, el registro de la marca “Colgate Platinum” para distinguir determinados productos, pero sin derechos exclusivos sobre la expresión “Platinum” que integra el conjunto (fs. 13 A.A.). Expresó, en síntesis, que le causa agravio que no se le concedan derechos exclusivos sobre la expresión Platinum, ya que la marca solicitada es un conjunto marcario de fantasía y debe ser analizado como tal, en su conjunto, sin descomponerla en sus elementos constitutivos; es decir, debe analizarse como un todo, y en tal sentido esa marca reúne los requisitos y características que la ley marcaria exige para su registro; que Platinum no es una cualidad, función o característica de un dentífrico o preparación, ni tampoco una expresión técnica, comercial o vulgar que se emplee para indicar cualidades o atributos de dichos productos, por lo que es perfectamente registrable como marca, siendo totalmente de fantasía aplicada a dentífricos. Invoca además diversos antecedentes respecto a otras marcas concedidas por la demandada, que demostrarían la ilegalidad de la impugnada y que avalan su pretensión. II) Conferido traslado de la demanda, ésta fue contestada a fs. 17 y siguientes, manifestando que la marca fue concedida en los términos del art. 28 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, de fecha 29/11/1940; que, asimismo, el signo marcario es de tipo denominativo y el término “Platinum” posee traducción al español, y por último, que los antecedentes invocados no son de recibo. III) Que se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que obra certificada a fs. 27; que alegaron las partes por su orden (fs. 29 y fs. 36, respectivamente); que se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen 1298/98, fs. 39); y se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y que la pretensión anulatoria fue deducida dentro del plazo legal, por lo que es procedente ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Haroldo ESPALTER, en representación de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, promueve acción de nulidad contra el Estado -Ministerio de Industria, Energía y Minería- de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 9 de setiembre de 1996, en cuanto concede el registro de la marca “COLGATE PLATINUM” a favor de la compareciente, pero sin derecho exclusivo sobre la expresión “PLATINUM” (Acta No. 272.620), para distinguir “dentífricos” de la Clase Int. 3 y “preparaciones para blanquear los dientes” de la Clase Int. 5. El agravio entonces, de la parte actora, reside en que, si bien se concedió la marca se acotó su protección y reconocimiento legal, dejando fuera de la protección que confiere el registro a la expresión “PLATINUM”, porque se concedió la misma, sin derechos exclusivos sobre la referida expresión, único punto objeto de tratamiento en la causa que nos ocupa. III) El Tribunal, por la unanimidad de sus miembros integrantes, habrá de acoger la anulación que se promueve, por considerar que los fundamentos que se esgrimen por la demandada para sustentar la postura asumida, no condicen con ciertos precedentes y actuaciones posteriores, de la misma Administración; sin perjuicio de expresar, que tampoco se comparte la opinión del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que en su dictamen de autos, se pronuncia por la confirmación del acto en causa. Resulta de las actuaciones cumplidas, que en la resolución impugnada, se invocó para la limitación de la concesión de la marca sin derechos exclusivos, en el art. 28 del decreto reglamentario de fecha 29/11/90, y en esta instancia tanto al contestar como al alegar de bien probado (fs. 27 y 36, de autos), no se agrega otro fundamento distinto al expresado. Sin embargo, se concluye en que el fundamento esgrimido es erróneo, porque la prohibición (“...no se permitirá...”) está referida a aquella expresión que “...indique la naturaleza de los productos que va a distinguir...”, en tanto que en la especie, se entiende que la expresión “PLATINUM” nada indica respecto a la naturaleza de los productos que protege (dentífricos, y preparaciones para blanquear los dientes). Tampoco se comparte la conclusión a la que arriba el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, pues, si bien entiende que en el caso no es de aplicación el art. 28 del Decreto Reglamentario porque la denominación “PLATINUM” “...no refiere a la naturaleza del producto sino que pretende calificarlo o realizarlo en atención a la consideración de lo valioso que es el platino como metal”. Sostiene a su vez, que es de aplicación en el caso el art. 2, literal 6, de la Ley No. 9.956, por estimar que la denominación Platino es una denominación de uso público y por tanto, prohíbe considerar como marca “los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad y especialidad” (fs. 39 v. de autos). Sin embargo, se estima por la Sala, que la referida expresión “PLATINUM” no pertenece al idioma español, sino al inglés, y es un sustantivo (nombre) de un metal (Oxford Advanced Learners Dictionary A.S. Hornby, pág. 649: “...grey untarnishable metal symbol PT used for jewellery and alloyed with other metals for use in industry ...”). El que aplicado a los productos que se pretende distinguir, es claramente de fantasía, novedoso y especial, y por consiguiente perfectamente incluido dentro del conjunto marcario. Coadyuva en la tesitura expuesta, el hecho de que no se puedan escindir las palabras que conforman un típico “conjunto marcario”, ya que, como es obvio, no se trata del registro de la denominación “PLATINUM” sino de un conjunto que se integra también con la mundialmente famosa expresión “COLGATE” que, a su vez, es el nombre comercial y razón social de la firma accionante, el primero (nombre comercial) protegido por la Ley No. 9.956 (arts. 24/28). Tampoco se compadece con la limitación impuesta por la demandada, la posición asumida por el registro en un caso similar, cuando con posterioridad a la resolución impugnada, la D.N.P.I. concede a favor de la actora el registro de la marca “COLGATE PLATINUM” (Acta No. 284.552) “sin limitaciones de clase alguna” para distinguir “cepillos de dientes de todo tipo” de la Clase Int. 21. La conclusión precedente, excluye la utilización de criterios dispares para resolver una similar, o casi igual situación de hecho. Además, sin perjuicio de lo expuesto, no se puede ignorar la existencia de cinco registros marcarios NACIONALES que utilizan la expresión “PLATINUM” sin ningún tipo de limitación, a saber: “PLATINUM CARD”, No. 200.334; “PLATINUM 20”, No. 237.104; “PLATINUM, CAR”, No. 242.646; “PLATINUM 51”, No. 249.540 y “PLATINUM TECHNOLOGY”, No. 266.822, para diversas clases internacionales (36, 29, 30, 1, 9, 16, 41, 42, etc.) (fs. 2 y 3/3v., Legajo “B” de A.A.). Existe también, otro antecedente en que la Administración, en principio, limitó la protección de la marca “COLGATE PRECISI ON” Acta No. 258.296, y finalmente, admitió el registro sin ningún tipo de limitación, ya que la denegatoria o limitación impuesta por la D.N.P.I. sobre el término “PRECISI ON” fue revocada o dejada sin efecto por el M.I.E.yM. en oportunidad de resolver el recurso Jerárquico, razón que determinó la clausura del proceso anulatorio tramitado ante esta Sede, en ficha 563/95 (ver dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, fs. 32; y Sent. 775/96 del Tribunal, fs. 35/35v.). Por lo demás, la marca “PRECISION” fue obtenida por la firma accionante en tres países; y la marca “COLGATE PRECISION” en otros seis países (v. Legajo “B”, fs. 57/59 especialmente, traducción). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, por ende, anulando el acto administrativo impugnado, en la parte objeto de impugnación; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.