Sentencia Definitiva N° 1238/1999

//tevideo, 8 de noviembre de 1999. No. 1.238 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “L’ OREAL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 299/98). RESULTANDO : I) Comparece la parte actora a fs. 3 y siguientes, promoviendo demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29/4/97, en cuanto la misma concedió el Registro de la Marca “ACTIVEUR 7 K” Etiqueta Acta No. 278.909 en los términos del art. 28 del Decreto Reglamentario de 29 de noviembre de 1940, sin derechos exclusivos sobre la expresión ACTIVEUR para distinguir artículos de la clase internacional 3 a favor de L’ OREAL. Se agravia del Acto impugnado por las consecuencias que implica la limitación dispuesta en el art. 28 del Decreto Reglamentario de 29 de Noviembre de 1940, ya que afirma ser dueña de un derecho de propiedad industrial. Cuestión previa Del examen de solicitud y antecedentes surge que no existían antecedentes que obstaran al Registro solicitado y que correspondería concederlo en los términos del art. 28. De dicho dictamen debió darse vista al titular de la Solicitud de Registro de Marca; en tanto en el dictamen se restringía los derechos marcarios solicitados. De dicho dictamen no se confirió vista, considerando la actora que esa omisión acarrea la nulidad de la resolución, dejándola en estado de indefensión ya que no tuvo oportunidad para defenderse en el trámite administrativo. En la expresión de agravios afirma que la marca ACTIVEUR 7 K (Etiqueta) es registrable porque no atenta contra ninguna norma prohibitiva, art. 2 de la Ley No. 9.956 cumpliendo con lo dispuesto en los arts. 1º y 3º de la misma ley. Afirma que, la D.N.P.I. entendió que el término ACTIVEUR indica la naturaleza de los productos que va a distinguir, por lo que considera a dicha expresión del “dominio común”. A lo que entiende el compareciente que el espíritu del art. 28 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, es otorgar exclusivamente respecto de un término que cualquier comerciante pueda o deba emplear para indicar en forma clara y precisa el nombre del producto o sus cualidades, y que en este caso no puede considerarse como genérico por más que dé una idea que pueda relacionarse con el producto que dicho término protege. Agregó que la marca ACTIVEUR 7 K (Etiqueta) es una Marca registrada en Francia bajo el No. 95/571919 de fecha 15/5/95, dándose las condiciones para la aplicación de lo dispuesto en el art. 6 Quinquies del Convenio de París para la Protección Industrial, Convenio que fue ratificado por nuestro país por Ley No. 14.910 de fecha 19 de Julio de 1979 y publicada en el D.O. el 23 de agosto de 1979. En conclusión, la Administración limitó la protección del registro de la marca de autos, por la aplicación de un artículo del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas que, en sí mismo, no encuadra en ninguno de los motivos de invalidación de la norma del Convenio de París. II) Conferido el traslado correspondiente, este fue evacuado (fs. 23 y 24 de autos) manifestando: que la marca en cuestión es registrable únicamente con la limitación emanada del art. 28 del Decreto de fecha 29/11/940, al tratarse de una especie de una expresión de uso común, o dicho de otro modo, indicativo de la naturaleza del producto que pretende identificar. Afirma que la sustanciación del trámite fue conforme a derecho, otorgándole a la actora todas las garantías del debido proceso. Por lo tanto, concluye afirmando que su mandante ha procedido en estricta aplicación del régimen vigente, por lo que en el caso únicamente cabe desestimar la presente acción de nulidad. III) Que abierta la causa a prueba a fs. 26, se certificó la que luce agregada a fs. 72. Alegó la parte actora a fs. 74 y siguientes y la parte demandada a fs. 79 de autos. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 1314/98 glosado a fs. 82), se llamó para Sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron Sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido deducida dentro de los plazos legales, por lo que procede ingresar al examen sustancial planteado. II) Se impugna (parcialmente) la Resolución del 29/IV/97 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto, si bien concede el registro de la marca “ACTIVEUR 7 K” (etiq.), solicitada por L’ OREAL bajo Acta No. 278.909 para distinguir artículos de la Clase Int. 3, los que se describen (fs. 1-2 vta., A.A.), lo hace con la limitación establecida por el art. 28 del decreto reglamentario del 29/XI/940. Y en su mérito, sin derecho exclusivo sobre la expresión “ACTIVEUR” (Fs. 16, íd). La marca solicitada es de las “mixtas” (denominativa-emblemática) y originariamente, tal petición determinó la oposición movilizada por otra firma en su calidad de titular de la marca “ACTIVIR” solicitada bajo Acta No. 260.719 para distinguir “sustancias y preparaciones farmacéuticas y medicinales”, Clase Int. 5 (fs. 9-9 vta., 10 a 12 íd.). Pero tal oposición fue luego retirada (fs. 15 íd). Consta que la resolución fue dictada, sin conferir a la interesada la vista previa, como es de rigor y surge de los arts. 76, 171, ccs. del Decreto No. 500/91. III) Este vicio formal no fue invocado, en oportunidad de interponerse los recursos correspondientes, en la vía administrativa (fs. 21-26), y recién se invoca en esta vía anulatoria. El Tribunal entiende que no corresponde ahora el examen de una cuestión formal o adjetiva, que no fue esgrimida al recurrir, y es por tanto demostrativa de que no le impidió ejercer su derecho de defensa e impugnar, como lo hizo, tal resolución. IV) En cuanto a lo sustancial, el Tribunal entiende que corresponde anular el acto en el aspecto que fue objeto de impugnación. El art. 28 del decreto reglamentario del 29/XI/940 preceptúa: “No se permitirá el registro de ninguna expresión que indique la naturaleza de los productos que va a distinguir; podrá no obstante, formar parte de la marca, pero en el entendido de que aquella expresión es del dominio común.” Este art. 28 no es aplicable al caso, sea porque la expresión “ACTIVEUR” no es indicativa de la naturaleza del o de los productos que se pretende distinguir, o sea porque no se trata de una expresión del dominio común. Sostener que esta expresión es indicativa de la naturaleza de los muy heterogéneos productos que cubre la marca aceptada (desde perfumes, hasta geles y dentríficos), implica desconocer los artículos o productos que se describen en la solicitud (fs. 2, A.A.). Pero además, tiene razón la actora respecto de la llamada “prueba de opacidad” y, en tal sentido difícilmente el consumidor medio o común (punto de referencia de la legislación marcaria) podrá penetrar el sentido de la denominación “ACTIVEUR” para poder ingresar a desentrañar la naturaleza de los productos protegidos (Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico Práctico de Marcas”, ed. F.C.U., 1997, págs. 64-65, cit. en la sentencia del 31/8/98, recaída en ficha No. 143/97). Tratándose de una expresión del idioma francés, que significa algo así como “activar”, no es posible admitir que se trate de una denominación que ingresa en el dominio común. Ello, sin perjuicio de que, en este supuesto, tratándose de una marca cuyo núcleo gira en torno a una expresión en otro idioma, no debe perderse de vista el “conjunto marcario”. Pese a lo que establece el art. 28 citado, aplicable a otro tipo de situaciones (expresiones genéricas o comunes, carentes de originalidad y fantasía, que, normalmente, refieren a denominaciones del idioma castellano). V) Por último, también es cierto que el art. 6 Quinquies del Convenio de París, -aprobado por decreto-ley No. 14.910 del 19/7/79-, que el Tribunal ya ha invocado en integraciones anteriores y aquí se ratifica (ver Sent. No. 92/93, 1019/94, y 318/97) contiene la llamada cláusula “TAL CUAL ES”, que resulta perfectamente aplicable en el presente caso. Porque la expresión “ACTIVEUR” fue admitida como marca en múltiples países (fs. 28 a 97, A.A.) y sin limitación de especie alguna, a partir del registro de la marca en Francia, lo que ocurrió el 15/V/95 según título agregado (fs. 27-35 y num. 3º de fs. 36-36 vta.). VI) En conclusión, que la limitación impuesta al concederse el registro no resulta justificada en derecho, sino violatoria del régimen legal y reglamentario respectivo (Ley No. 9.956 arts. 1, 2/6º, 14 y ss.; 28 y 33 del decreto del 29/11/940). Por tales fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y arts. 309, 310 de la Constitución, 22, 23, 28 del decreto-ley No. 15.524, el Tribunal por unanimidad FALLA : Anúlase el acto, en el objeto que fue aspecto de su impugnación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.