Sentencia Definitiva N° 1203/1999

//tevideo, 5 de noviembre de 1999. No. 1.203 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DISTRIFAR S.R.L. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 800/97). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de febrero de 1995, por la cual se concedió el registro de la marca “SACK” para individualizar los productos de la Clase Internacional 3 S/D. Expresa que la resolución cuya anulación se pretende, adolece de vicios sustanciales de tal naturaleza que inhiben su existencia jurídica válida e imponen su anulación. Señala que la actora es titular desde hace varias décadas del registro de la marca “SAXE” en el Uruguay, para cubrir entre otras la clase internacional de productos No. 3, donde se comprenden productos de: “cosmética, tocador, perfumería, limpieza, etc.”. SAXE es una marca notoriamente conocida que tiene más de treinta años de registro y de comercio. Se vende en todas la perfumerías del país y se exporta al exterior. Además existen más de 20 marcas de la misma, que incorporan el término SAXE, lo que técnicamente se denomina una “familia de marcas”. Es decir que no es solamente un producto el que se distingue con dicha marca, sino toda una línea de productos. De una correcta justipreciación surge, inevitablemente, la conclusión de la imposibilidad de la coexistencia entre la marca de la actora y la marca “SACK”, cuyo registro concediera la resolución que ahora se impugna. Agrega que debe considerarse que el Departamento de Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial interpretó, correctamente, que ambas marcas poseían elementos de semejanza tales, que las excluían mutuamente del nomenclator marcario nacional. Y en mérito a ello, dedujo Oposición de Oficio, en el trámite de solicitud de la marca “SACK”, citando como antecedente impediente el registro de la marca “SAXE”. Existe, sin lugar a dudas, una indiscutible similitud ortográfica de los términos que la componen, también fonética dado que la marca de la actora se pronuncia “SACS” o “SAX”, dado que por ser un término francés, la vocal “E” es insonora. Por lo que, concluye, debe considerarse que el ánimo de la voluntad creadora de la marca “SACK” no fue otro que el de buscar confundirse con la marca “SAXE”. II) La parte demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que oportunamente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca solicitada por la demandada, resolución confirmada en alzada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Expresa que, a su entender, las diferencias gráficas y fonéticas apreciables entre las marcas en pugna, ameritan su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. Señala que mientras la marca solicitada y concedida es meramente denominativa, la opositora es mixta. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 28, alegando las partes por su orden a fs. 36 y 41, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 229/99), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y compartiendo la conclusión a que arriba el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria ejercitada. Se impugna la Resolución de 14/II/95, dictada por el Director Técnico de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto concede el registro de la marca “SACK” a favor de la firma “MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.” de PARAGUAY, solicitada bajo Acta No. 257.521, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 3 s/d (fs. 14v./15, en rojo, antecedentes administrativos), de consuno con lo dictaminado por su Asesoría Letrada (fs. 14, Ibid.). Volición que fue ratificada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de conformidad con su Asesoría Letrada (fs. 42/43v., Ib.), al rechazar el recurso de Revocación, según Resolución de 8/I/97 (fs. 44, Ib.). Y confirmada por el Ministerio demandado, también de acuerdo con su Asesoría Jurídica (fs. 46/46v., Ib), al rechazar el recurso Jerárquico según Resolución de 20/V/97 (fs. 48, Ib.). No obstante estas concordancias en sede administrativa, el acto en causa debe ser anulado. En efecto. Formulada por la sociedad paraguaya ya identificada, la correspondiente solicitud de registro marcario (fs. 1/2v., Ib.), medió firme oposición de la ahora accionante fincada en el prerregistro de la marca “SAXE”, Actas Nos. 201.591, 217.540, 219.355 y 219.357 (fs. 4/6v., 8, 9v. a 11 y 11v./12v., Ib.), por cuya virtud la resolución atacada implicó desestimar tal oposición. Debe puntualizarse, como bien lo señala la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en oportunidad de expedirse sobre la impugnación respectiva, que NO MEDIÓ OPOSICIÓN DE OFICIO (fs. 43v., Ib., Nral. 10), como se señala erróneamente a fs. 57v. (Nral. 6, literal “A”). El rechazo de tal oposición, como se advierte en esta instancia anulatoria jurisdiccional, resultó equivocado, por cuanto, para el Tribunal, se perfila un caso claro de CONFUNDIBILIDAD (art. 2, núm. 12, Ley 9.956/1940), debiéndose recordar que para la legislación marcaria alcanza con el riesgo de confusión. Entre los registros marcarios en pugna -“SACK” y “SAXE”- existen claras semejanzas gráficas y fonéticas, por cuanto la marca de la ahora accionante se pronuncia, por ser un terminó de origen francés y resultar insonora la vocal “e”, “SACS” o “SAX”. Por ende, como dice la actora, en conclusión que se comparte, entre el sonido SAC (de la marca “SACK”) y el sonido SACS (de la marca de la pretensora) no existen las “claras diferencias” que exige la normativa vigente (CASI SIC, fs. 4v. de autos), tal como surge del art. 33 del Decreto-Reglamentario de 29/XI/940 (reglamentario de la L. 9.956), en la redacción dada por el art. 1º del Decreto de 6/VII/945. Desde la perspectiva gráfica no puede soslayarse la similitud de ambos signos, como surge de la total coincidencia existente entre las dos primeras letras (“ SA”) y la similitud de las letras finales que ostentan sonoridad (“K” y “X”, respectivamente). Pero además de la indudable similitud del signo cuestionado, respecto de la marca prerregistrada, debe agregarse que si bien la marca “opositora” es “denominativa”, lo es solamente en uno de sus registros (Acta No. 201.591, fs. 30/40 de autos), porque los restantes, referidos a la Clase Int. 3 (Actas Nos. 217.540, 219.355 y 219.357), conciernen a marcas de tipo “MIXTO” (ETIQUETAS). Es evidente que la marca “SACK” es “denominativa” (fs. 2, antecedentes administrativos cits.) y que lo mismo sucede con la marca “SAXE” más antigua, también claramente “denominativa” (fs. 31v. de autos). Tampoco puede soslayarse que la marca “SAXE”, concedida a “FARQUIM S.R.L.” con cambio de titularidad a favor de la firma demandante (fs. 30, 30v., 31, 31v., 33 y 34 de autos), se concedió para la Clase Int. 3 (fs. 31v. de autos), lo que acentúa el riesgo de confusión e impide aplicar el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (art. 4º., L. 9.956 cit.) a la luz de los productos que procura distinguir la marca “SACK” (fs. 2 “in fine”, antecedentes administrativos cits.). A mayor abundamiento debe señalarse que “SAXE” es una marca notoriamente conocida en el país (dentro del concepto de notoriedad “restringida” que acepta el Tribunal), con más de 30 años de registro (fue registrada por vez primera el 19/IX/964, fs. 30 de autos) y sucesivas renovaciones (actualmente, con el No. 278.313, fs. 31 de autos), distinguiendo productos que se expenden en todas las perfumerías del país y que también se exportan, sin perjuicio de la existencia de más de 20 marcas de la reclamante que incorporan el término “SAXE”, según afirmaciones de la parte actora que deben tenerse por ciertas al no haberse ejercitado la carga de la contradicción (arts. 104 DL 15.524; y 283, 284, 313, 329, 330 y 331, C.P.C.) ni existir elementos desvirtuantes. Y la conducta observada por la sociedad beneficiaria de la marca cuestionada, en oportunidad de haber solicitado la ahora accionante el registro de la marca “ SAX”, también para productos de la Clase Int. 3, resulta definitoria, por cuanto en la emergencia sostuvo que entre las marcas “SAX” (postulada) y “SACK” existían semejanzas gráficas y fonéticas que impedían su coexistencia en el registro marcario (fs. 4v./5 de autos; fs. 32/33, antecedentes administrativos cits.) (v. fs. 28/29, antecedentes administrativos cits.). Resulta contradictorio y contrario a un principio general de lealtad procesal y administrativa, sostener que existe posibilidad de confusión entre “SAX” y “SACK”, pero que, en cambio, se perfilan claras diferencias entre los signos “SAXE” y “SACK”, tal como se pretende en el escrito glosado a fs. 31 de los antecedentes administrativos, porque la única diferencia entre ambas situaciones radica en la supresión de una vocal (“E”) en una de las denominaciones propuesta como marca (“SAX”). De tal forma que, o bien en ambos casos existen similitudes que obstan a la pacífica convivencia de las marcas enfrentadas; o, por el contrario, en los dos se exhiben claras diferencias que habilitan a la convivencia en el registro marcario. III) Que la decisión preanunciada se inscribe en la línea de coherencia que estima mantener el Tribunal, por cuanto en Sentencia No. 302/99 juzgó incompatible la convivencia de las marcas “NAN” y “NAN NINI”; en Sentencia No. 350/98 sostuvo que no existían prácticamente diferencias gráficas ni fonéticas entre las marcas “YOPROLE” y “SOPROLE”; y en Sentencia 562/98 postuló idéntica solución respecto de las marcas “LUX” y “ALL LUX”. En el caso ocurrente debe reafirmarse esa corriente, porque además de las semejanzas gráficas y fonéticas señaladas, se agrega otra razón que refuerza la convicción de confundibilidad: las marcas breves conformadas por monosílabos o combinación de dos o tres letras o números, SON MENOS DISTINTIVAS Y CAPACES DE CONFUNDIRSE CON MAYOR FACILIDAD (cf. GUTIERREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, ed. FCU/1997, pág. 99). Y el Tribunal ha expresado, en Sentencia No. 1223 de 21/IX/92 , que “...el cotejo no puede quedar librado a la comparación exclusiva de los signos gráficos utilizados, debiendo tomarse en consideración, además, todos los elementos de juicio en juego que lleven a distinguir claramente un producto de otro, evitando confundibilidad”, que es justamente lo que se ha hecho en esta decisión de mérito para arribar a la conclusión preanotada. Y esta convicción torna innecesario ingresar en un supuesto de eventual concurrencia desleal (art. 2, núm. 13, L. 9.956; arts. 6 bis y 10 bis, Convenio de París; art. 226, Ley 16.320, etc.), toda vez que las hipótesis de confundibilidad y de competencia desleal, al margen de la dificultad que implica la “demarcación teórica de los conceptos”, no se comprenden recíprocamente, pudiendo configurarse una independientemente de la no concurrencia de la otra (GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit., págs. 76/77). Porque, como señala en excelente aporte doctrinario asaz reciente, referido a la nueva ley de marcas (No. 17.011, de 25/IX/98, el análisis de la confundibilidad no tiene, en principio, nada que ver con la buena o mala fe con que actúa la persona que usa o solicita el registro de la marca presuntamente confundible con la pre-registrada (SIC) (LAMAS, Mario Daniel: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999, pág. 225). Por estos fundamentos y los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en lo pertinente, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista, en las sumas de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil) y $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.