Sentencia Definitiva N° 676/1999

//tevideo, 12 de mayo de 1999. No. 676 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 501/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 4 y ss. compareció la actora a promover demanda de nulidad contra la resolución dictada, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 13 de mayo de 1996, por la que se otorgó el registro de la marca “HI LITE” para individualizar los productos de la clase Int. 34. Señala que como es público y notorio es fabricante de artículos de la clase en la cual el registro fuera otorgado. El acto impugnado es violatorio del art. 2 (numerales 4, 5, 6 y 13) y art. 3 de la ley 9.956 y contraría lo dispuesto por el art. 28 de su decreto reglamentario de fecha 29 de noviembre de 1949, por ser la marca registrada de deformación intencional de una expresión de uso común e indicativa de una cualidad o atributo del producto. II) Conferido traslado de la demanda, éste fue evacuado a fs. 11. Expresa que debido a que las presentes actuaciones aún se encuentran en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a efectos de la dilucidación del recurso de revocación interpuesto oportunamente, las mismas aún no han sido elevadas a la Asesoría Jurídica para la resolución del jerárquico en subsidio, ya sea revocando o confirmando el acto que se impugna ante este Tribunal. III) Abierto el juicio a prueba se diligenció la que obra certificada a fs. 21, perteneciente a ambas partes, las que luego alegaron por su orden. IV) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 716/98 de fs. 31 a 32), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido promovida dentro de los plazos legales, por lo que procede, entonces, ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II- Que la Sala con el voto conforme de sus integrantes acogerá la demanda anulatoria promovida. En efecto, en autos se impugna la Res. de 13/5/96, dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto concede el registro de la marca “HI LITE” (ETQ) a favor de la firma “Japan Tobacco Inc.” de Japon, solicitada bajo acta 253.602, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional 34 (arts. 15/15vta. en rojo de A.A.). Tal decisión fue dictada de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. (fs. 14 Ib.), no obstante lo cual la misma Asesoría frente a la oposición formulada por la Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz, estimó fundada la misma y aconsejó además deducir oposición de oficio, la cual efectivamente se concretó (fs. 10, 11 y 11vta.). No obstante ello la solicitud en cuestión fue luego acogida y refiere a una marca “mixta”, sin mayores particularidades, en tanto el emblema se reduce al hecho de que la denominación “HI LITE”, está escrita en un tipo de letra especial (fs. 1/2vta. Ib.). La firma ahora accionante, basa su oposición en la vulneración de las prohibiciones establecidas en los Numerales 4, 5 y 6 del art. 2do. de la ley 9.956/40 (fs. 5, 7 y 10 Ib.). Al no invocarse el prerregistro de ninguna marca igual o similar, cabe aventar en principio, todo supuesto de concurrencia desleal (art. 2, num. 13, L. 9.956; arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, y art. 226 ley 16.320). III- Acotada entonces, la impugnación a la eventual vulneración de las prohibiciones que editan los Nrales. 4, 5 y 6 del art. 2do. que según GUTIÉRREZ CARRAU, contemplan situaciones muy difíciles de distinguir y de encuadrar en cada uno de esos numerales (“Manual Teórico Práctico de Marcas”, ed. F.C.U. 1997, págs. 61/65). Estima el Tribunal que la expresión “HI LITE”, constituye una deformación de la expresión inglesa “HIGH LIGHT” (altamente livianos), utilizada para expresar una cualidad de los productos que distingue (clase internacional 34, es decir Tabacos). La traducción que se efectúa se emplea para expresar una cualidad, género o especie de los cigarrillos y de suyo se trata de un término de carácter genérico. Altamente livianos constituye un adjetivo-calificativo que acompaña a innumerables marcas de cigarrillos (fs. 6 de A.A. cits.), ello indica que la marca propuesta carece de los atributos de novedad y especialidad, que a su vez determinan el carácter esencial de “FANTASÍA” que debe substancialmente tener cualquier signo que se postula como marca (conf. art. 2 cit., num. 6, de la ley 9.956). Si esta marca se traduce en expresiones carente de toda originalidad y que integran en todo caso el “dominio común”, ello sería suficiente para rechazar el registro marcario resistido. Pero si además esa marca es descriptiva y también indicativa, directa o indirectamente de la naturaleza de los productos que procura proteger, también se perfila otra razón para repeler la marca enjuiciada, de conformidad con lo que dispone el art. 28 del Dec. Reglamentario de 29/XI/940. No sería admisible hacer jugar aquí la teoría referida a la “prueba de opacidad”, porque aún penetrando el sentido de las palabras el consumidor medio, igualmente estas palabras caen bajo la prohibición de los Nrales. 4 y 5 del art. 2do. (conf. GUITÉRREZ CARRAU, Ob. cit. págs. 64/65). Estima el Tribunal que la denominación “HI LITE” no es más que la deformación de una denominación de uso general para los cigarrillos como lo es “High Light” de similar pronunciación en inglés. Aun para un consumidor selectivo, que no tiene porqué saber inglés, pueden asociarse ambos conjuntos, y esta posibilidad de confusión, si no es decisiva, también incide para desestimar la marca postulada por aplicación del numeral 12 del art. 2do. multicitado. El Tribunal en su jurisprudencia reiterada ha entendido que cuando la denominación refiere a la cualidad del producto, y se trata de una expresión de uso general, debe rechazarse la inscripción de vocablos tales como “bueno”, “excelente”, “mejor”, aun cuando sean utilizados en otro idioma (cf. Sent. 368/95). Por último, cabe señalar que el hecho de que la marca haya sido descripta como mixta, no incide en la solución, en tanto que el diseño gráfico utilizado no es realmente distintivo (fs. 1 y 1vta. de A.A.). Por estos fundamentos, los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que se comparten, el Tribunal FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.