Sentencia Definitiva N° 509/1999

//tevideo, 28 de abril de 1999. No. 509 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BANCO COMERCIAL S.A. Y OTROS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 2132/96). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 y siguientes compareció el Banco Comercial S.A., Internationale Nederlanden Bank (Uruguay) S.A., The First National Bank of Boston y Banco de Santander S.A. a promover demanda de nulidad contra la resolución de fecha 3 de enero de 1995, dictada, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se desestimó el registro de la marca “BANCABIERTA A TODA HORA” para identificar artículos de la Clase Internacional 36. Señala como antecedente que con fecha 12 de marzo de 1991 la Sociedad R.I.A.S. Ltda. solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca “BANCABIERTA A TODA HORA”, para proteger los servicios de la Clase Internacional 36 (Seguros y finanzas). El día 12 de abril de 1991 presentó oposición a dicha solicitud el litisconsorcio integrado por Banco de Montevideo S.A., Banco Sudameris S.A., Discount Bank, Banco Real del Uruguay S.A. y el entonces Banco Holandés Unido (actualmente incorporado al ABN Amro Bank), fundándose en la confundibilidad con las marcas cuyo registro había solicitado Banco de Montevideo S.A. (“Banco Día y Noche”, “Banco 24 Hs.”, “Banca Contínua”), y en el peligro de la contravención de la prohibición legal (ley 15.322) que veda el uso de la palabra “Banco” a personas jurídicas que carezcan de dicha naturaleza. El día 28 de junio de 1991, R.I.A.S. Ltda. les cede sus derechos sobre la solicitud de fecha 12 de marzo de 1991, la que fue debidamente inscripta. Es en virtud de esa cesión que se les notifica la oposición de los terceros opositores. El día 20 de abril de 1994 la Administración dedujo oposición de oficio fundándose en la irregistrabilidad de la marca solicitada por entenderla alcanzada por las prohibiciones contenidas en el art. 2, nos. 4, 5 y 6 de la Ley No. 9.956, lo que no es compartida por los comparecientes. Expresa que la marca “BANCABIERTA A TODA HORA” se representa con grafías especiales y se trata de una denominación con carga distintiva de las ya registradas. La marca cuyo registro se solicita debe analizarse en su conjunto y en el caso presenta las características de novedad y especialidad que condicionan la protección marcaria. Agregan que no usarán los términos componentes de la marca en forma aislada sino en su forma asociada, y sobre ese conjunto hay exclusividad. El Registro utilizó un criterio diferente al que venía sustentando para el registro de otras marcas, sin ninguna razón aparente y se apartó inexplicablemente de la regla de apreciación del conjunto. Se procedió a deformar la palabra “Banca” volviendo bivalente su letra “A” final, la cual da comienzo al segundo componente de “ BANCABIERTA”. Esa creación y la parte restante del grupo denominativo se encuentran “engarzadas” en un logotipo y en su conjunto, asemeja una especie de sello, de características muy especiales. II) Conferido traslado de la demanda, éste fue evacuado de fs. 25 a 26. Expresa que la demanda debe ser desestimada en mérito a que la marca en cuestión violenta lo dispuesto por los numerales 4, 5 y 6 del art. 2º de la Ley No. 9.956. Se trata de una marca de servicios constituida por términos genéricos, indicativos del servicio, carente de atributos de novedad y especialidad, sin aptitud distintiva. III) Abierto el juicio a prueba se diligenció la que obra certificada a fs. 35, perteneciente a ambas partes, las que luego alegaron por su orden. IV) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 534/98 de fs. 52), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido promovida dentro de los plazos legales, por lo que procede, entonces, ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Que el Tribunal, con el voto conforme de todos sus integrantes, desestimará la demanda anulatoria promovida. Se impugna la Resolución de 3/1/95 del Director Nacional de la Propiedad Industrial, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas en cuanto no hizo lugar al registro de la marca “BANCABIERTA A TODA HORA”, solicitada inicialmente por R.I.A.S. y transferida luego a favor del Banco Comercial S.A., Internationale Nederlanden Bank Uruguay S.A., The First National Bank of Boston, Banco Exterior S.A. (Uruguay) y Banco de Santander S.A. (fs. 1/2v. y 4; y fs. 12/15 legajo A.A.), bajo Acta No. 242.746, para distinguir servicios de la Clase Internacional 36 (Seguros y Finanzas) (fs. 24, 24v. Ibid.), de consuno con lo dictaminado por su asesora letrada (fs. 17 y 23). La solicitud en cuestión refiere a una marca mixta, es decir denominativa emblemática (fs. 1/2 vta.) y la propiedad de la misma, tal como se afirma en autos, fue transferida por R.I.A.S. a las Instituciones bancarias ahora accionantes, lo cual fue aceptado por la D.N.P.I. (fs. 12/15). Dicha petición determinó la oposición del Banco de Montevideo S.A.; Banco Sudameris S.A., Discount Bank (Latin América), Banco Real del Uruguay S.A., y Banco Holandés Unido, hoy ABN Amro Bank. Dicha oposición se funda en la titularidad de los registros: “Banco Día y Noche”, “Banca 24 Horas”, y “Banca Contínua” (fs. 5, 6 y 6 vta. Legajo “A” citado). No obstante ello, quien dedujo oposición de oficio fue la D.N.P.I. en base al dictamen de su Asesoría Letrada (fs. 17, 23, 34/35). III) Tal como se adelantara, la Sala coincide con la posición sustentada por la Administración y estima que el acto debe ser confirmado. En efecto, las instituciones opositoras se fundaron en tres marcas que no llegaron a ser registradas, así “Banca Día y Noche” Acta 236.290, no fue admitida (fs. 65/80, Legajo “A” cit.), tal como surge de la Resolución de 3/V/93 de la D.P.N.I. que fue ratificada y luego confirmada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería por Resolución de 11/1/95 (fs. 90). La marca “Banca 24 Horas”, Acta No. 236.289, tampoco fue registrada según Resolución de 8/VIII/94 de la D.P.N.I. (fs. 63/64). Y de la marca “Banca Contínua” Acta 236.288, nada surge de los A. A. (fs. 7/7 vta. de autos). En ninguno de los tres casos existe prueba de que este Tribunal, en vía anulatoria, haya aceptado la registrabilidad de tales marcas. IV) El Tribunal comparte la posición de la demandada en cuanto, la marca que se pretende registrar, es una marca de servicio constituida por términos genéricos, indicativos de él, carente de atributos de novedad y especialidad y por consiguiente de aptitud distintiva. El profesor Jesús GÓMEZ MONTERO, enseña que las denominaciones genéricas (que designan el producto o servicio), y descriptivas (cuando están compuestas por palabras signos o identificaciones que distinguen con qué está hecho, porqué se hace, por quién se usa) no pueden constituir marcas. En el caso, los precedentes que cita la parte actora (fs. 4/4 vta., 6 y 29/29 vta. de autos), no son de aplicación en la especie, debiendo tenerse en cuenta además, que aquellos que no dicen relación con sentencias de la Sala carecen de fuerza vinculante, porque el Tribunal no tiene responsabilidad alguna sobre las decisiones que adopte la Administración. El Dr. RIPPE señala que la marca debe tener aptitud distintiva, aptitud para distinguir la procedencia o el origen de productos o servicios similares, no pudiendo constituir marca, signos que no presenten dicha aptitud. Así no podrán constituirse en marcas: “las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos (inc. 4); las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase, género o especie a que pertenecen (inc. 5º); los términos que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad y especialidad (inc. 6º)...” (RIPPE, S.: “La Propiedad Industrial en el Uruguay, pág. 40). BREUER MORENO a su vez, estima que una denominación debe reputarse de fantasía cuando no tiene ninguna relación con el producto que distingue, cuando aún despertando idea de la naturaleza o composición del producto, no pueda considerarse como su denominación precisa y admitida corrientemente (“Tratado de marcas de fábrica y comercio” ob. cit. pág. 56/57). No cabe duda para la Sala, que en el caso resulta de aplicación lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 del art. 2 de la ley No. 9.956, habiéndose pronunciado en anteriores fallos, en el sentido de que: así como un color no puede ser marca aunque su combinación puede serlo, tampoco importa que uno de los elementos integrantes de la marca observada aisladamente, pertenezca al uso general si su conjunción con los restantes elementos lo hace en un todo distinto y especial (Sent. 156/84 publicada en A.D. Comercial No. 1 caso 10 pág. 76/77). Extremo que en el caso no se da. Por otra parte, es del caso recordar que ha tenido oportunidad de aplicar los tres numerales del art. 2º de la ley, ya señalados, para rechazar la inscripción de la maca “TELE-AHORRO” en Sent. 257/91 publicada en A.D. Comercial T. VI caso 7, pág. 315; y caso 15 pág. 319. En la especie y en definitiva se estima que la denominación “BANCABIERTA A TODA HORA”, no puede ser registrada como marcas, en tanto es groseramente descriptiva de los servicios que procura distinguir (bancarios) y de la forma en que se habrán de prestar (banco siempre abierto). Por lo que el rechazo a su registración aparece como necesario y la confirmación de lo resuelto se impone. Por estos fundamentos, los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que se comparten en un todo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda anulatoria y, en su mérito, confirmando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.