Sentencia Definitiva N° 186/1999

//tevideo, 12 de abril de 1999. No. 186 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PFIZER INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 569/97). RESULTANDO : I) Que con fecha 12 de junio de 1997 compareció Eduardo Lapenne, en representación de PFIZER INC., entablando demanda de nulidad, en tiempo y forma, contra la Resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial, de fecha 3/5/96, en virtud de la cual se denegó el registro de la marca “LITHANE”, para individualizar productos de la Clase Int. 5 (fs. 23 A.A.). Notificado el 6/6/96 (fs. 23v.), interpuso contra la misma recurso de revocación y jerárquico con fecha 17/6/96 (fs. 25 A.A.), habiéndose agotado la vía administrativa previa por resolución denegatoria ficta, configurada el 21/4/97. La parte actora se agravia respecto del acto en causa, en virtud de que la denegatoria se fundamenta en la existencia de dos similares prerregistradas, a saber: “DITHANE” No. 257.088 y “LETHANE” No. 204.086. Expresa que, con relación a “LETHANE”, la marca no existe más por cuanto caducó su registro por falta de renovación. Y, con relación a “DITHANE”, distingue productos absolutamente diferentes (art. 4 de la ley 9956), ya que, la solicitada, distingue “preparación antipsicótica” y la prerregistrada “insecticidas, fungicidas y desinfectantes”. Agrega que no puede la Administración extender la protección legal de una marca registrada a situaciones no previstas por la ley. II) Que a fs. 17 compareció la demandada estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho. Manifiesta que el acto en causa halla su fundamento en que la marca en cuestión no posee claras diferencias con respecto a las prerregistradas “DITHANE” y “LETHANE” que requiere el art. 33 del Decreto de fecha 29/11/940. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 19, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 24. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 25 y 33, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien, por Dictamen No. 594/98 de fs. 36 a 36v., aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada. V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 38), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I- Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II- Que la Corporación se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria, discrepando en la oportunidad con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, y reconociendo la complejidad y subsecuente opinabilidad del caso ocurrente. En efecto. En la especie se impugna la Resolución de 3/V/96, dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en cuanto desestimó el registro de la marca “LITHANE” a favor de la firma PFIZER INC. de USA, solicitada bajo Acta No. 273.407, para distinguir los arts. comprendidos en la Clase Internacional 5: “Una preparación anti-psicótica” (fs. 23/23v. en rojo, Legajo “A” de A.A.), decisión que contó con el respaldo de sendos dictámenes de su Asesoría Letrada (fs. 20/21 y 22, Ibid.). La solicitud respectiva, referida finalmente a “una preparación anti- psicótica” comprendida en la referida clase internacional 5 (fs. 1/2v. y 7/7v., Ib.), determinó oposición DE OFICIO fundada en el prerregistro de dos marcas similares: a) “DITHANE”, No. 257.088; y b) “LETHANE”, No. 204.836 (fs. 12 y 13, Ib.). La parte demandada, pese a haberse reconocido la caducidad del registro de esta última marca (“LETHANE”), al no haberse promovido su renovación (fs. 20, Ib.), no advirtió claramente esta circunstancia, en cuyo caso habría ceñido su posición a la posibilidad de confusión entre la marca prerregistrada “DITHANE” y la postulada en la causa “LITHANE”, lo que no sucedió como se infiere de los cinco dictámenes emitidos por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (M.I.E.M.) (fs. 42/42v., 43/46, 48, 49/49v. y 50, Ibid.). Al margen de tal error o inadvertencia, la dilucidación del caso finca en determinar si entre las marcas efectivamente en pugna (“LITHANE” y “DITHANE”) existe confusión susceptible de impedir, según las circunstancias concretas del caso, su pacífica coexistencia en el registro marcario. A juicio del Tribunal, la respuesta a dicha interrogante debe ser negativa por las razones que se explicitarán. III- Que, en efecto, no existe duda alguna respecto de la gran similitud existente entre las marcas en pugna, todas ellas “denominativas” (fs. 1/2v., 7/7v. y 12/13, Ibid.), al extremo de que sólo la primera consonante provoca la diferencia entre ellas (“L” y “D”) que se escriben luego en forma exactamente igual. La diferencia gráfica y fonética, como se advierte, es mínima, diríase casi imperceptible. Por lo que, en principio, sería aplicable la previsión del art. 33 del Decreto-Reglamentario de 29/XI/940 (reglamentario de la Ley 9.956/1940), en la redacción que le diera el Decreto de 6/VII/945, en cuanto exige que entre las marcas enfrentadas deben existir “claras diferencias” para la admisión del registro de la última. Y esas “claras diferencias”, como es obvio, no se perfilan en la especie. Por otra parte, las dos marcas en pugna procuran distinguir productos de la MISMA CLASE INTERNACIONAL 5, lo que acentúa, también en principio, la argumentación tendiente a rechazar el registro marcario postulado. Ello no obstante, no puede perderse de vista el llamado “PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD” contemplado en el art. 4º de la Ley 9.956, ya que, según esta disposición, la “...propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada” (SIC, salvo el subrayado). El art. 4º alude a los “productos” y no a la clase o clases correspondientes a la respectiva solicitud. Ello opera un vuelco fundamental en el razonamiento inicial conducente al rechazo de la demanda, desde que parece claro, a la luz de los elementos incorporados a la causa, que las dos marcas procuran tutelar PRODUCTOS DIFERENTES BIEN QUE INCLUIDOS EN LA MISMA CLASE. Porque, como ya se adelantó, la solicitud de la marca enjuiciada sólo refiere, inequívocamente a “UNA PREPARACIÓN ANTI-PSICÓTICA” (fs. 7, Ib.), en tanto que la marca prerregistrada procura tutelar “Insecticidas, fungicidas o desinfectantes”. Se trata, pues, de artículos muy diferentes, que tienen destinatarios también distintos y que se expenden en lugares y condiciones totalmente diversas. La marca cuestionada se propone distinguir lo que el Ministerio de Salud Pública define como una “especialidad farmacéutica” (LITHANE CÁPSULAS 300 MG) (fs. 8, Ib.); siendo por demás obvio que en esta conceptuación no pueden ingresar al menos los “insecticidas y fungicidas”, aunque tampoco la integrarían los “desinfectantes”. “LITHANE”, entonces, según el propio Ministerio del ramo, es un producto farmacéutico, por cuya virtud sólo es posible su adquisición en las farmacias. “DITHANE”, en cambio, refiere a productos que pueden adquirirse en locales diversos, bien que no en todos los comercios, pero no tienen un lugar de adquisición definido o concreto. Por lo expuesto, el consumidor-medio, punto inexcusable de referencia de la legislación marcaria, a cuya protección apunta como regla, no será el mismo en uno y otro caso: “LITHANE” apunta indudablemente a enfermos psicóticos, que técnicamente no pueden confundirse, por ejemplo, con los psicópatas ni con los neuróticos, de modo que el destinatario último de esta especialidad farmacéutica (consumidor) es un enfermo psiquiátrico. Muy distintos, naturalmente, son los consumidores de los productos que distingue “DITHANE”, aspecto que resulta innecesario desarrollar si se repara en las razones que determinan el uso de insecticidas, fungicidas y desinfectantes. También muy otras son las condiciones de adquisición de los productos que cubren las marcas en pugna. Porque cuando el 23/X/95 el M.S.P. otorga por un plazo de un año el Número de Registro PROVISORIO de esta especialidad farmacéutica -LITHANE CÁPSULAS 300 MG-, agrega: “ Bajo Receta Profesional...” (fs. 8, Ib.), lo que el común de la gente conoce como “receta verde”, única habilitante para la adquisición u obtención de los llamados “medicamentos controlados”. Y, como parece evidente, nada de ello sucede con productos que pueden reputarse de “consumo masivo”, por lo menos en nuestro país, como son los insecticidas, fungicidas y desinfectantes. Esta circunstancia ha sido juzgada como decisiva por doctrina y jurisprudencia para aventar o neutralizar el RIESGO DE CONFUSIÓN, que es el elemento suficiente para convocar la protección de la legislación marcaria (BREUER MORENO: “Tratado de Marcas”, págs. 359-360; GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 1a. ed. F.C.U., 1997, págs. 97-98; Sentencias 507 y 607/96; 36, 143, 262 y 537/98, etc. del Tribunal). El “ criterio severo ” que según el Dr. GUTIÉRREZ CARRAU ha patrocinado la Sala en Sentencia 195 de 8/V/989 , por tratarse de productos que pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana, no tiene aplicación en el caso, ya que, a diferencia de lo señalado por el Cuerpo en dicho fallo (productos que pueden adquirirse en general en los mismos comercios, especialmente farmacias) (Ob. cit., pág. 98), en el ocurrente las marcas protegen artículos o productos muy distintos como acaba de acreditarse. Se impone, en cambio, el llamado por dicho autor “ criterio benévolo” que fue recogido en Sentencia No. 70 de 20/II/985 (ob. cit., págs. 97/98), entre otros pronunciamientos. Es obvio que nadie podría adquirir esta “preparación anti-psicótica” sino en una farmacia o mutualista, pero BAJO RECETA PROFESIONAL; en cambio cualquier persona podría adquirir en diversos comercios productos tendientes a combatir plagas o a desinfectar cosas o lugares determinados. Ello aleja indudablemente el peligro de confusión , que es lo que la ley trata de evitar, porque se trata de proteger el interés general de los consumidores . Pero sin que pueda soslayarse que también se trata de contemplar el interés particular de las empresas, lo que no significa desconocer que aquél es el prioritario (AREAN LALIN, Manuel: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 5/1996, pág. 12, 2da. columna). Cabe observar, por lo demás, que la marca dubitada tiene varios y lejanos antecedentes, pues fue registrada en Chile (No. 174.134 y renovaciones) desde el 10/IV/970; en Cuba (No. 111.141) desde el 6/VII/981, en Nicaragua (No. 21.232) desde el 15/VIII/969; y en Canadá (No. 177.715) desde el 20/VIII/971 (fs. 2/3 y 29/30, en rojo, Legajo “B” de A.A.), revelando una “ notoriedad restringida ” que es la aceptada por el Tribunal invariablemente. Si bien ello no vincula a nuestro país -ni, por ende, al Tribunal-, no puede ignorares de todas formas dicha circunstancia. Si bien la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. se pronunció por el mantenimiento del acto atacado (v. dictamen de fs. 38/39, Legajo “A” cit.), determinando la Resolución de 13/III/97 desestimatoria del recurso de revocación (fs. 40, Ibid.), debe puntualizarse que no fue pacífica la posición de la Asesoría Jurídica del M.I.E.M., al extremo de que se expidieron cinco (5) dictámenes: de 9/VI/97, 17/VI/97, 1/VIII/97, 1/VIII/97 y 5/VIII/97 (fs. 42/42v., 43/46, 48, 49/49v. y 50, “in ordine”, Legajo “A” cit. de A.A. cits.), aunque cuatro (4) de ellos se expidieron por el mantenimiento del acto recurrido. Por todo lo expuesto, cabe rechazar la posibilidad de una confusión de grado tal que torne imposible la coexistencia de las marcas en pugna. Incluso, parece poco racional que se haya admitido la “convivencia” de las marcas “DITHANE” y “LETHANE”, y que, ahora, se excluya la misma situación entre la primera marca y la desestimada “LITHANE”. Pero tampoco tienen aplicación: a) la llamada “ doctrina de los bienes relacionados (“related goods”), originaria de los EEUU, que sostiene que, a pesar de las diferencias de productos y servicios y, aún de los canales de venta, el consumidor tiende a asociar diferentes bienes si existe una pública expectativa o presunción (“public expectation”) de que esos bienes podrían provenir del mismo productor o comerciante (GUTIÉRREZ CARRAU: ob. cit., págs. 96/97). Porque el paciente psicótico no estará en condiciones de analizar la situación, en tanto que el profesional médico y el farmacéutico difícilmente podrían asociar una preparación anti-psicótica con insecticidas, fungicidas o desinfectantes; y b) las hipótesis de riesgo de confusión en sentido “ amplio” o “ estricto” y, dentro de esta última, un riesgo de confusión “mediato” o “inmediato” (AREAN LALIN, M.: “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas” (Excepciones al Derecho Exclusivo y libre movimiento de productos y servicios), en Rev. Prop. Industrial cit., No. 4/996, págs. 54-55), porque la diferente naturaleza, función y destino de los productos mencionados impiden aceptar la concreción de cualquiera de esos supuestos de riesgo. Por los fundamentos expuestos, y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Y, oportunamente, previa devolución de los acordonados, archívese.