Sentencia Definitiva N° 128/1999

//tevideo, 17 de marzo de 1999. No. 128 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 1139/95). RESULTANDO : I) Que a fs. 4 y siguientes, compareció la actora a promover demanda de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, de fecha 23 de noviembre de 1994, por la que se denegó el registro de la marca “SAO LUIZ NESTLE” para individualizar los productos de la clase INT. 30 (fs. 12 Pieza B A.A.). Señala que se debe atender al hecho de que ya es titular del Registro “SAN LUIS NESTLE” que también cubre todos los artículos comprendidos en la Clase Internacional 30, por lo que se trata del mismo signo marcario. La marca que se solicita es la mera traducción al portugués de la ya existente y registrada en Uruguay. Agrega que pueden coexistir marcas semejantes de un mismo propietario, pues así lo habilita el artículo 8 de la ley No. 9.956. Manifiesta que no es relevante en el punto la confusión con los registros “Don Luis” y “Dom Luiz” pues el elemento literal “Nestle” es su máximo valor individualizante que da la idea de ser una “variante”, de una marca muy conocida en “relación a productos determinados”. Con la marca elegida el consumidor identificará más claramente el producto, su origen y la nueva especificidad del mismo. II) Conferido traslado de la demanda, éste fue evacuado de 17 a 17 vto.- Expresa en síntesis que se desestimó el registro de la marca solicitada pues presenta rasgos de confundibilidad con las prerregistradas “DOM LUIZ” y “DON LUIS”. III) Abierto el juicio a prueba se diligenció la que obra certificada a fs. 31, perteneciente a ambas partes, las que luego alegaron por su orden. IV) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 532/98 de fs. 43/43 vto.), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Señores Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa, y la pretensión anulatoria ha sido promovida dentro de los plazos legales, por lo que procede entonces ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Que la Sala con el voto conforme de todos sus integrantes, procederá a anular el acto enjuiciado. En efecto, en autos se impugna la resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas el 23/11/94, que denegó el registro de la marca “SAO LUIZ NESTLE”, solicitada bajo Acta No. 252.113 por la empresa ahora accionante para distinguir productos de la Clase Internacional 30 (fs. 12 de A.A. letra “B”). Se interpusieron los correspondientes recursos, habiéndose desestimado el de Revocación según Res. de 24/III/95 (fs. 19), luego confirmado por el M.I.E.M. que desestimó el recurso jerárquico según Res. de 5/X/95 a fs. 22 de los antecedentes administrativos. La solicitud oportunamente introducida por quien ahora acciona, meritó la oposición de la firma “La Nueva Cerro S.A.”, en tanto que titular de los registros marcarios “Dom Luiz” No. 234.607; y “Don Luis” No. 235.185. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial hizo lugar a la oposición denegando el respectivo registro. III) Estima el Tribunal, que analizadas las marcas en su conjunto, resultan evidentes las claras diferencias existentes entre “San Luis Nestle” con “Dom Luiz” y “Don Luis”, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, evocativo, y aun ideológico tal como surge de la mera confrontación de las expresiones en cuestión. A ello cabe agregar, que mientras la marca “SAO LUIZ NESTLE” es meramente “denominativa” según surge de los A.A. Letra “B” fs. 4, las otras marcas son “mixtas” es decir denominativas y emblemáticas, según surge de fs. 7 de los citados antecedentes. El núcleo de la marca postulada gira en torno a la palabra “NESTLE”, expresión ésta que forma parte del nombre comercial y razón social de la accionante, y al mismo tiempo constituye una marca de renombre internacional en materia de productos alimenticios. Este extremo (elemento nuclear de la denominación postulada), determina que no exista coincidencia gráfica, fonética ni “evocativa”, porque la evocación la produce, no la palabra “Luis” o “Luiz”, sino la expresión “NESTLE”, pues sobre ella habrá de recaer la atención indudable del consumidor. Pero además, el uso significativo o relevante de la precitada palabra “NESTLE” aventa todo riesgo de competencia desleal (art. 2 núm. 13 L. 9956/1940; y art. 6 bis y 10 bis del Convenio de París). Por otra parte la D.N.P.I. concedió el registro de la marca “San Luis Nestle” No. 250.522 (fs. 19-10-21 de autos) y existe igualmente una lista de marcas que utilizan la misma expresión en castellano (Luis), portugués (Luiz) y en francés (Louis) fs. 25 de legajo “B” ya citado y fs. 35 de autos, por lo que no aparece como razonable la actual oposición. Por último, cabe señalar como argumento coadyuvante, que si la D.N.P.I concedió a la ahora accionante el registro de la marca “SAN LUIS NESTLE” No. 250.522, no existe razón alguna para negar el otorgamiento de una denominación similar erigida en marca, aunque expresada en idioma portugués como es la solicitada. Por estos fundamentos, y los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo que se comparten, el Tribunal FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.