Sentencia Definitiva N° 118/1999

//tevideo, 17 de marzo de 1999. No. 118 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 981/95). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 y siguientes, compareció la actora a promover demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 9 de noviembre de 1994, por la que se desestimó el registro de la Patente de Invención para “RECIPIENTE DE POLIESTER QUE PUEDE SER USADO MUCHAS VECES Y PIEZA INICIAL PARA SU MOLDEO” (fs. 231 A.A.). Señala que la resolución que se recurre, se apoya en el informe del Departamento de Patentes de fecha 16 de julio de 1993, en que se sostiene que la solicitud de autos, está antecedida por la patente USA No. 4725464 de fecha 16 febrero de 1988, de su propiedad. Manifiesta, que en cuanto a los aspectos técnicos se remite formalmente al escrito de fecha 15 de junio de 1994, en donde evacuó la vista conferida en la tramitación administrativa. En cuanto el tema del plazo para agregar las publicaciones, sostiene que la única norma que lo impone es el artículo 4º del decreto Reglamentario de 4 de setiembre de 1942, que establece un plazo de 15 días siguientes al de la última publicación. Dicho plazo es común y no perentorio. Señala que el Poder Ejecutivo nunca reglamentó la norma del artículo 42 de la ley No. 13.318 y, en consecuencia, nunca estableció los plazos perentorios ni para publicar, ni para entregar las publicaciones en la Oficina, por lo que concluye que no existe perentoriedad alguna en el plazo para la agregación de las publicaciones. II) Conferido traslado de la demanda, éste fue evacuado de fs. 11 a fs. 11 vto. Señala que el acto resistido debe ser confirmado, pues existen antecedentes en E.U.A., patente 4725464 del 16/2/88 de la misma firma solicitada y del mismo inventor. Agrega que las publicaciones de rigor fueron presentadas fuera del plazo de 15 días previsto legalmente, por lo que la resolución recurrida es acorde a derecho. III) A fs. 24 y siguientes, Pepsico Inc. (Estados Unidos) dedujo tercería coadyuvante. Solicitó el rechazo de la demanda y la consiguiente confirmación del acto administrativo impugnado. IV) Abierto el juicio a prueba se diligenció la que obra certificada a fs. 80, perteneciente a ambas partes. V) Alegó la parte demandada y el tercero coadyuvante, se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen 560/98 de fs. 115), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Señores Ministros quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido promovida dentro de los plazos legales, por lo que procede entonces ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Que la Sala, con el voto conforme de todos sus integrantes, desestimará la demanda anulatoria promovida. En autos se impugna la Resolución de 9/9/94 dictada por el Director Técnico de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto desestimó la solicitud de patente de Invención, formulada por la firma ahora accionante, bajo acta No. 232.652, por el término de 15 años, para lo denominado como: “RECIPIENTE DE POLIESTER QUE PUEDE SER USADO MUCHAS VECES, Y PIEZA INICIAL PARA SU MOLDEO”, según dibujo, memoria descriptiva y reivindicaciones (fs. 230/231 y 259/260, en rojo A.A. y fs. 15/16 de autos). Que la Sala estima, que no es de recibo el argumento referido a que habiendo sido las publicaciones presentadas fuera del plazo de 15 días previsto legalmente, devienen extemporáneas, rectificando con esto la posición sustentada en Sentencia No. 542/94, y 975/98 que aceptó la existencia de un plazo perentorio para ello. En efecto, el art. 17 inc. 1º de la ley 10.089, de 12/XII/941, no establece plazo alguno y mucho menos con carácter perentorio, para la realización ni agregación de las publicaciones. Dicha norma establece que el Poder Ejecutivo “...fijará también el plazo perentorio dentro del cual deberán presentar los terceros interesados sus oposiciones o denuncias de ser conocido el invento que se desea patentar...”. Esto nada tiene que ver con los plazos para la realización y agregación de las publicaciones de rigor. El decreto Reglamentario de 4/IX/942 sólo estableció en su art. 3º un plazo perentorio de 10 días, para efectuar las publicaciones y en su art. 4º un plazo que no calificó de 15 días para la agregación de las mismas. Este decreto reglamentario fue modificado en su art. 3º, por el Decreto 3/5/951, normativa que dejó sin efecto la exigencia de la perentoriedad para publicación de la solicitud respectiva. El art. 42 Ley 13.318 de 28/12/964, sustituyó el art. 17 inc. 1º Ley 10.089, estableciendo que el Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades, trámites y publicaciones, y que: “...fijará además el plazo perentorio dentro del cual los interesados deberán presentar las publicaciones y también fijará el plazo perentorio dentro del cual deberán presentarse las oposiciones...”. Al no haber reglamentado el Poder Ejecutivo dicha norma legal, no existen pues plazos perentorios para publicar ni para agregar publicaciones. El Decreto 203/965 de 13/V/965, a su vez, sustituyó el art. 3º del Decreto Reglamentario de 4/9/942, en la redacción que diera el Decreto 3/5/951, estableciendo un plazo de 180 días para la realización de las publicaciones, sin establecer la naturaleza de dicho plazo. De todo ello puede concluirse, que sobre la fijación y naturaleza del plazo para presentar o agregar las publicaciones, nada estableció entonces. Por ende -estima la Sala- en un nuevo examen del punto, que si no existe normativamente ningún plazo establecido para la agregación de las publicaciones, mucho menos puede hablarse de un plazo perentorio para efectuar tal presentación o agregación. En consecuencia, tiene razón la parte actora en cuanto a que no existe ningún plazo vigente, establecido legalmente, para efectuar la agregación de las publicaciones, lo cual lleva al Tribunal a compartir la opinión del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en este punto ( Nral. “D” de fs. 116). Debe quedar claro que no puede confundirse el plazo para la realización de las publicaciones, con el plazo previsto, o a prever para la agregación de la misma. Así entonces cuando la D.N.P.I. expide las órdenes para efectuar las publicaciones de ley, y advierte que el primer y último ejemplar de los diarios correspondientes, deberán ser entregados en la Oficina por el interesado en un plazo de 15 días, a contar de la fecha de la última publicación ( y se remite al art. 4to. del Decreto Reglamentario de la ley 10.089), advirtiendo de que, de no obrarse así se rechazará la solicitud (fs. 24 de A.A.). Tal temperamento no es el correcto, ya que no es esto lo que lo que surge del art. 4to. del Decreto Reglamentario de 4/IX/42, en la redacción final dada por el Decreto de 3/V/51, según postula la accionante y comparte ahora la Sala contrariando lo afirmado en su momento por sentencias Nos. 542/94 y 975/98. III) En cuanto al tema de fondo, si bien es cierto que quien acciona efectuó “comentarios” respecto de antecedentes mencionados sobre la patente de invención cuyo registro solicita, y, especialmente, con relación al antecedente particularmente consignado -PATENTE USA No. 4725465- (fs. 217-227 A.A. cits. y 84-49 de autos); también lo es que esta discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante no fue dirimida por la única vía procesal idónea posible: EL DICTAMEN PERICIAL, pericia que no fue propuesta en ninguna vía por la firma ahora reclamante. Ello se imponía, no sólo por las posiciones disímiles de la peticionante y de la D.N.P.I., sino también por la oposición deducida por PEPSICO INC. EEUU, tercerista coadyuvante en autos, como surge de los escritos presentados en vía administrativa (fs. 94/105 vta. y 154/158), y de la documentación agregada en ambas oportunidades (fs. 29 a 93 y 107 a 153, Ibid.). Por consiguiente, a falta de un dictamen pericial que acredite el carácter de “Novedad” de la Patente de Invención presentada para su registro, debe estarse a los dictámenes del Depto. de Patentes de la D.N.P.I. (fs. 13 de autos y 159 de A.A. cits.), porque no se demostró que la patente de invención que se pretende registrar sea diferente del antecedente, patente No. 472.5464, USA de la que es titular la misma accionante. Si este “invento” es prácticamente idéntico al que opera como antecedente computable a la misma firma o empresa accionante, carece del rasgo de novedad exigido por la ley 10.089 para su registro. Sin perjuicio de ello, es del caso señalar que ya había transcurrido el plazo de un año que establece el art. 4to. del Convenio de París, para registrar el “invento” en otros países de la Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial. Por estos fundamentos y los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo que se comparten, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda, y en su mérito, confirmando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.