Sentencia Definitiva N° 62/1999

//tevideo, 22 de febrero de 1999. No. 62 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “NOBLEZA - PICCARDO S.A.I.C. Y F. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 1618/96). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 26/6/95, recaída en el expediente de solicitud de registro de la marca “ETIQUETA”, en cuanto el mismo deniega dicho registro, para cubrir los artículos comprendidos en la Clase Internacional No. 34. Expresa que el fundamento de la desestimación radica en un dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que sostiene que la figura del escudo de las marcas opositoras, caracteriza su familia de marcas. Entiende que si bien es cierto que el referido escudo distingue la familia de marcas opositoras, es una práctica absolutamente generalizada que todos los fabricantes del mundo utilicen un escudo de la misma naturaleza en las marcas de cigarrillos. Señala que existen varias marcas cuyas etiquetas se componen de un escudo y dos caballos rampantes, de similares características que la que pretende registrar, todas admitidas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Agrega, además, que este tipo de escudos constituye un elemento no principal en estas marcas por varias razones, entre ellas, su uso generalizado y el poco espacio que ocupan en los distintos signos marcarios. Además, expresa que el comprador presunto cuando va a comprar cigarrillos, directamente elige la marca que usa, no observando si lleva el escudo tal o cual, comprando por ende el cigarrillo que habitualmente consume. II) La Administración demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que: ha quedado perfectamente demostrado que la propia parte actora reconoce la figura de un escudo que se encuentra presente en la marca opositora. Expresa que se desprende de lo afirmado que la acción de nulidad no puede prosperar en función de las propias afirmaciones de la parte recurrente. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificado a fs. 59, alegando las partes por su orden a fs. 103 y 108, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 485/98), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sr. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes exigidos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que la Corporación, con la plena conformidad de todos sus integrantes y apartándose, en el caso, del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la recepción de la pretensión anulatoria, coherentemente con la tesitura exhibida en los autos “SOUZA CRUZ S.A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 511/95), en la que recayó la Sentencia No. 98, de 25/II/98, anulatoria de la resolución de 11/V/94 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto denegó el registro de la “marca” “DISEÑO”, Acta No. 254.513, para la clase Int. 34. El acto residenciado en esta causa es la Resolución de 26/VI/95 del Director Técnico de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto desestima el registro de la marca “ETIQUETA” a favor de la firma NOBLEZA-PICCARDO S.A.I.C. Y F., de ARGENTINA, solicitada bajo Acta No. 258.820, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 34 (fs. 29/29v.). Volición que fue dictada de consuno con lo dictaminado por la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 28, antecedentes administrativos). Se trata, en puridad, del registro de una “ETIQUETA”, tal como resulta de la correspondiente solicitud, donde no figura el nombre de la MARCA postulada y, habitualmente, este tipo de registro, como los referidos a envases, latas o cajas especiales, envoltorios de cierta clase de bombones o alfajores, etc., se los clasifica dentro de las marcas “figurativas”, al calificarlas en los formularios de solicitud que proporciona el Registro (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctio de Marcas”, 1era. ed., F.C.U., 1997, págs. 20/21). Empero, en la especie, la “etiqueta” o “diseño” cuyo registro se postula se clasificó como marca “mixta”, lo que, empero, carece de relevancia, toda vez que la expresión “KING SIZE” que identifica el producto respectivo, no se erige en solicitud de concesión de marca. La propia “descripción de la marca” a que refiere el formulario citado, alude a una “etiqueta... caracterizada por incluir en su parte central una franja de color azul bordeada por un filete de color dorado, su parte inferior termina con la forma de una flecha invertida de color dorado teniendo en su interior una franja quebrada de color rojo; en el centro de ésta se aprecia un escudo coronado con dos caballos a sus lados, apoyados en sus patas sobre una banda de color dorado; la parte central del escudo es de color rojo, presentando éste una franja de color dorado. Abajo se aprecian signos de características ilegibles de color azul todo esto sobre un fondo de color amarillo claro con pequeñas líneas perpendiculares y paralelas entres sí de color dorado. La etiqueta presenta varias palabras de características genéricas sobre lo que no se reivindican derechos privativos de forma individual, pero sí en su conjunto y disposición” (fs. 9/10v. y 12, antecedentes administrativos cits.). Por ende, del examen contextual de la demanda (ODRIZOLA: “Interpretación de la demanda”, en “JUDICATURA”, Vol. 10, DIC./1976, págs. 245/254) y a la luz de la descripción textualmente formulada, cabe concluir que lo que se pretende registrar es una “marca figurativa”, no la presunta marca denominada “ETIQUETA”, es decir, la referida al envoltorio o “envase” (cajilla de cigarrillos). El acto enjuiciado, al denegar el registro en cuestión, acogió la oposición deducida por LA REPUBLICANA S.A. en su calidad de titular de los registros: “UNIÓN INTERNACIONAL” (ETQ.), Acta 231.686; “SAN JORGE” (ETQ.), Acta 232.114; “CRIOLLOS” (ETQ.), Acta originaria 177.743 y renovación bajo Acta 267.935; y “DERBY INTERNACIONAL” (ETQ.), Acta originaria 174.846 y en trámite de renovación bajo Acta No. 261.017 (fs. 14/17, 18/21 y 24/25v., antecedentes administrativos cits.; y fs. 8, Nral. 2 del Capítulo I de autos). En opinión del Tribunal, coherentemente -se reitera- con lo decidido en los autos preindividualizados (Sent. 98/98), tal oposición no debió ser amparada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por cuya virtud, la denegatoria cuestionada debe ser anulada. III) Que la Sala comparte básicamente los argumentos que se consignan en la demanda (fs. 10v./11, especialmente). En primer lugar, resulta fundamental significar que alrededor de 48 marcas registradas están constituidas por “escudos” de idéntica naturaleza y simbología (fs. 3/4, antecedentes administrativos cits.; y fs. 9v./10 de autos), pues utilizan figuras de animales (leones, caballos, etc.), “rampantes” o no (porque “rampante” refiere al animal que está en el escudo de armas con la mano abierta y las garras tendidas en además de agarrar o asir), al margen de las diferencias de los “diseños” a partir de los colores combinados con figuras geométricas. Figuras como la que se describe en la solicitud concretada, por la ahora accionante, integran el diseño de varias cajas de cigarrillos pertenecientes a marcas prerregistradas, coexistiendo pacíficamente, e incluso, sin que haya mediado oposición. Y si bien el Tribunal aprecia el acto en sí, sin estar obligado por los antecedentes, no puede prescindir de éstos a efectos de determinar la legalidad de la oposición -y del acto subsecuente de acogimiento de la misma-, ya que el uso casi general de los leones rampantes, caballos, etc., en otras marcas (todas registradas como se expresa sin que haya controversia en autos), descarta el argumento de la confundibilidad. Pero excluye, también, todo propósito de consumar una competencia desleal (art. 2, Nrales, 12 y 13, Ley 9956/1940; arts. 6 bis y 10 bis Convenio de París. DL 14.910; art. 226, ley 16.320, etc.). Estas figuras de animales, de especial significación en la heráldica, integran el diseño de otras marcas prerregistradas, y, de suyo, el cambio de criterio que traduce el acto en causa, sin que medie convincente argumentación al respecto, deviene violatorio de la “regla de derecho” al quebrantar el principio constitucional de IGUALDAD (art. 8º) por implicar un tratamiento injustificadamente discriminatorio. En segundo término se observa que, no obstante la multiplicidad de registros anteriores similares, sólo una empresa titular de cuatro de ellos se alzó en vía de oposición, lo que no deja de ser significativo en el entorno de las empresas que figuran como titulares de otro registros de similares características. En tercer lugar, si se estima que la oposición mencionada se justifica por reputarse perjudicada por la similitud con sus marcas prerrgistradas, igualmente la hipótesis de confundibilidad debe rechazarse en virtud de que todas ellas procuran distinguir artículos o productos de la Clase Int. 34 (tabacos en general). Pero los cigarrillos constituyen productos de consumo masivo lo cual no impide que el adquirente integre la categoría de comprador “discriminador” o “selectivo”. GUTIERREZ CARRAU recuerda la teoría del “discriminating purchaser” (comprador/discriminador) como uno de los factores de análisis de la confundibilidad. Y expresa que pueden existir productos de “consumo masivo”, para los que el comprador es -sin embargo- muy atento, selectivo y discriminador. Y agrega: “Por ejemplo los cigarrillos. El fumador difícilmente confundirá la marca de cigarrillos que fuma con otra” (ob. cit., págs. 95/96). Ya la Sala ha tenido oportunidad, años antes de este excelente aporte doctrinario y pragmático, de reafirmar tales conceptos, ya que, como recuerda el Dr. GUTIÉRREZ CARRAU, citando la Sentencia No. 374, de 9/XI/987, la Corporación ha sostenido que “...el fumador no es un comprador inavisado, pues lo común y normal es que cada uno de ellos consuma la marca de su preferencia, que acostumbre a distinguir de las demás que se hallan en el mercado, con marcada facilidad”. La misma posición ratificó la Sala en Sent. 1162 de 23/XII/91 y ha sido revalidada con su actual integración en diferentes fallos. Lo que realmente hace la diferencia y evita la confundibilidad, entonces, es la “marca” propiamente dicha del cigarrillo, como se ha expresado en la mencionada Sentencia 98/98. Y así lo sostuvo en Sentencia No. 601/96, de 29/VII/96 , cuando, pese a reconocer que el simbolismo deviene relevante para distinguir los mismos productos (cigarrillos), no pudo dejar de atrapar el hecho decisivo de que se pretendía denominar “PERSONALES” a determinados cigarrillos cuando la actora ya tenía registrada esa marca para distinguir también cigarrillos. Por último, cabe consignar que la ahora accionante tiene concedidos similares registros: “ DERBY” y nuevo diseño, en Paraguay (fs. 42/44, 84/89 y 93/98 de autos); y “ ETIQUETA” (marquilla) en Bolivia (fs. 47/48 v.). En el primer caso, se trata del mismo diseño de etiqueta, idéntica marca figurativa, pero también con marca denominativa (fs. 103 de autos). Todo lo expuesto es suficiente para pautar la ilegitimidad del acto encausado, porque no existe controversia respecto de la registrabilidad de la “marca” propuesta, amparada en el ámbito internacional por los arts. 5 y 9 del Protocolo de Marcas del MERCOSUR (DARTAYETE, María Cristina: “Armonización de norma en el MERCOSUR”, en Revista de la Propiedad Industrial, No. 4/96, págs. 34/35) y, en lo nacional, por el art. 1º de la Ley 9956, en consonancia con lo que postula autorizada doctrina (OTAMENDI, Jorge: “La Propiedad Industrial en la República Argentina”, en Rev. cit., No. 3/96, pág. 56). Por los expresados fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.