Sentencia Definitiva N° 34/1999

//tevideo, 10 de febrero de 1999. No. 34 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 82/97). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 22 de noviembre de 1996, dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se resolvió revocar la resolución de fecha 22 de noviembre de 1995, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se disponía conceder el registro de la marca IODOFON a favor de la firma ahora accionante, para distinguir artículos o productos de la clase internacional No. 5. Considera que la resolución impugnada es ilegítima por cuanto ampara la solicitud de URUFARMA S.A., quien no tiene legitimación para oponerse al registro de la marca, pues no surge que la misma sea propietaria de marca alguna capaz de causar confusión con la marca IODOFON. De la información que surge del Registro de la Propiedad Industrial, así como de los antecedentes administrativos, surge que la titular de la marca prerregistrada IODOFON es la COMPAÑÍA BAO S.A. y no URUFARMA S.A.. En consecuencia, considera que la última nombrada no tiene la legitimación “ad procesum” para oponerse, mediante recursos administrativos, al registro de la marca IODOFON, violando en consecuencia lo establecido en la ley marcaria, en cuanto a quienes pueden oponerse al registro de una marca por razones de confundibilidad (art. 3 ley 9.956). Agrega que la resolución también es ilegítima, en cuanto a la posibilidad de confusión existente entre ambos productos. Expresa que IODOFON es un producto (especialidad farmacéutica) que se encuentra en plaza desde hace más de treinta años sin que se confundiera con otro de similar naturaleza. Expresa que su venta al público consumidor se realiza en farmacias exclusivamente, siendo quien los expende una persona calificada, conocedora de los artículos que se le requieren y que, además, el producto IODOFOR no se comercializa en plaza, motivo por el cual es imposible que se confundan dos productos cuando el último nombrado, no está a la venta en el mercado. Por último expresa que IODOFON es una marca notoria y que la oposición en vía recursiva de URUFARMA S.A. obedece a una intención de obstaculizar a que la mencionada marca, continúe siendo una marca líder en la industria farmacéutica nacional. II) La Administración demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que se ha procedido conforme a derecho en virtud de que la marca en cuestión no reúne las claras diferencias exigidas por el art. 33 del Decreto de fecha 29/11/940, respecto del signo prerregistrado IODOFOR, el cual reviste en la misma clase internacional. Agrega también que la substanciación del trámite ha sido conforme a derecho, otorgándose a la actora todas las garantías emanadas del debido proceso. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 50, alegando las partes por su orden a fs. 51 y 64, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 535/98), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que la Corporación, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria deducida. En la especie se impugna la Resolución de 22/XI/96, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, que revoca la Resolución de 22/XI/95 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I. en lo sucesivo) (fs. 20/20 vta., en rojo, Legajo de A.A. de 31 fojas; y fs. 5/5 vta. de autos) que concede el registro de la marca “IODOFON”, solicitado bajo Acta No. 260.040, a favor de “IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.” (I.R.A.S.A. en adelante) y, en su mérito, revocando dicho acto, deja sin efecto el otorgamiento de dicho registro marcario (fs. 30v., en rojo, A.A. cits., y fs. 8 y 9/10 de autos). Tal volición se funda en escueto dictamen de la Asesoría Jurídica del referido Ministerio (M.I.E.M. en adelante), ceñido a señalar que entre las marcas “IODOFOR” y “IODOFON” no existen las claras diferencias que reclama el art. 33 del Decreto de 29/XI/940 (reglamentario de la Ley No. 9.956/940 y en la redacción dada por el Decreto de 6/VII/945). Tal revocatoria, fundada en un argumento que resulta muy débil en el contexto de una situación asaz particular y compleja, no es compartida por la mayoría que acuerda la presente decisión. En efecto. Presentada por la ahora accionante la solicitud de registro de la marca “IODOFON”, el 21/1/93, para cubrir “productos antisépticos y desinfectantes” de la Clase Int. 5 (fs. 1/2 A.A. cits.), se verificó la oposición de FARMACÉUTICA URUGUAYA S.A. en su calidad de titular de las marcas “IDOPOL” (No. 256.197) y “IODONOX” (No. 256.500); y de “COMPAÑÍA BAO S.A.” invocando y acreditando ser titular del registro marcario “IODOFOR” (No. 233.425), para la Clase Int. 5 en su totalidad (fs. 4/7 vta., 10/14, 17/18, A.A. cits.). El Asesor Letrado de la D.N.P.I. estimó que entre la marca postulada y la marca “IODOFOR” no existían las claras diferencias exigidas por la normativa vigente (fs. 19, Ibid.); pero la Dirección-Asesoría Letrada discrepó con tal posición y estimó que correspondía acceder al registro marcario postulado (fs. 19 vta., Ib.), meritando el dictado de la Resolución precitada de 22/XI/95, a la postre revocada por el acto residenciado. Cabe precisar que la D.N.P.I., en sede de Revocación, ratificó su criterio, rechazando la impugnación respectiva, según Resolución de 31/X/96 (fs. 28, Ib.), con respaldo en dictamen de su Asesoría Letrada (fs. 27/27 vta., Ib.). La revocatoria enjuiciada es consecuencia del cuestionamiento recursivo formulado por “URUFARMA S.A.”, sociedad que no fundó dicha impugnación, pese a la reserva concretada, y que, fundamentalmente, no expuso en ningún momento la razón determinante de su LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR (fs. 25 A.A. cits.). Es decir que ninguna de las dos empresas opositoras impugnó el acto de concesión del registro de “IODOFON”, haciéndolo en cambio una empresa que en ningún momento justificó su calidad de “interesada” (legitimación para recurrir). Si bien puede admitirse que la revocatoria dubitada pudo implementarse “ex officio”, en razón de que la legislación marcaria tiende a tutelar el interés general de los consumidores, no puede soslayarse que la oposición al registro de marcas en función de las prohibiciones que establece el art. 2º de la Ley 9.956/1940, se acuerda a “cualquier interesado” y a la “Dirección Nacional de la Propiedad Industrial” (art. 10, inc. 1º ley cit.), calidades que, obviamente, no reviste “URUFARMA S.A.”. Ello debilita fuertemente la posibilidad de que el M.I.E.M., en vía jerárquica, revoque el acto de concesión de la marca en examen. La referencia a la firma recurrente que se efectúa en el “VISTO” del acto en causa, revela que no medió error del M.I.E.M., porque se identifica inequívocamente a la sociedad impugnante. La debilidad apuntada deriva de la circunstancia de que las firmas opositoras, al consentir el acto de concesión del registro de “IODOFON”, aceptaron implícitamente la posibilidad de coexistencia “pacífica” de las cuatro marcas en pugna: la postulada y las opositoras. Es cierto que la legislación de la materia procura alzar la defensa de los intereses generales respecto de los particulares; pero no es menos cierto que doctrina relevante sostiene que el sistema marcario protege no sólo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores (AREAN LALIN, Manuel: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Revista de la Propiedad Industrial, No. 5, año 1996, pág. 12, 2da. col.), de modo que las decisiones en esta materia deben procurar la conciliación de ambos intereses. Pero además, si han coexistido desde 1992 por lo menos, las marcas opositoras que utilizan el mismo “radical” vinculado con el “IODO” (“IODOPOL”, “IODONOX” Y “IODOFOR”), no se advierte por qué no se admite, en la emergencia, el registro de una marca que, como “IODOFON”, puede “convivir” con aquéllas según conceden tácitamente las firmas opositoras. La similitud indudable entre “IODOFOR” y “IODOFON” (diferencia en la última consonante solamente), no tiene en el caso concreto la relevancia que ostentaría en otras condiciones; y ello, por las acertadas circunstancias que consigna el Dr. Agustín PRAT GUTIERREZ en la excelente Consulta que obra glosada a los antecedentes administrativos (fs. 1/17, Legajo de 163 fojas; y documentación anexa, fs. 18 a 163, Ibid.): la notoriedad amplia de la marca “IODOFON”; su prolongado USO por alrededor de 30 años o más; y, de suyo, la precedencia de esta marca respecto de las que en 1992 y 1993 fueron registradas, especialmente “IODOFOR” inequívocamente muy posterior en el tiempo. La ostensible notoriedad y uso anterior de esta marca “IODOFON” resulta de la documentación recién mencionada; de las facturas obrantes a fs. 33/43 de autos; y de las inscripciones que figuran en el libro “KAIROS”: No. 50, de julio/1997, pág. 54; No. 51, Agosto/1997, pág. 54; No. 52, Sent./1997, pág. 53; No. 54, Nov/1997, pág. 53; No. 55, Dic./1997, pág. 52; No. 56, Enero/1998, pág. 52, etc.) y en “FARMANUARIO/1997”, donde luce la definición de “IODOFORO” y consta la existencia de “IODOFON IRASA”, “IODOFON DETERGENTE” y “IODOFON HEMOSTATICO”, tratándose de un antiséptico bactericida (pág. 257). Además, consta la inscripción del medicamento “IODOFON”, No. 21527, con fecha 21/IV/966, en la Dirección Químicos y Medicamentos (DI.QUI.ME.) DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (fs. 84, en rojo, Legajo de A.A. de 163 fojas, ya cit.). Todo ello importa en virtud de que, como muy acertadamente expresa la Dirección de Asesoría Letrada de la D.N.P.I., Dictamen de 9/XI/95, “...es un hecho notorio que el uso intenso en plaza de la denominación propuesta a registro “IODOFON”, se ha traducido en un conocimiento de la misma por el público consumidor para el producto específico de que se trata, lo que hace imposible su confusión con la marca prerregistrada” (CASI SIC, fs. 19 vta. Legajo de A.A. de 31 fojas, cit.). Pero además, la marca “IODOFOR” no se comercializa en plaza, según afirmación estampada en la demanda que no fue objeto de contradicción. Corresponde agregar, asimismo, que se trata de productos que se comercializan solamente en farmacias, por lo que el suministro de los mismos se halla a cargo de personas con claros conocimientos sobre aquéllos, lo que aventa todo riesgo para los potenciales consumidores. Riesgo que prácticamente bloquea el prestigio obtenido durante varias décadas por el producto “IODOFON”. La fugaz irrupción de una empresa que recurre y desaparece, lo que la actora atribuye a la finalidad de interferir con la solicitud registral marcaria (fs. 26, Legajo de 31 fojas cit.); y una marca posterior en décadas en el tiempo que no se vincula concretamente a productos que se comercialicen en plaza, no pueden operar como obstáculos serios al otorgamiento de un registro marcario que, no sólo no resulta atrapado por el art. 33 del Decreto-Reglamentario citado, en su actual formulación, sino que, en todo caso, como acertadamente señala el Dr. PRAT en su Consulta, determinaría la nulidad absoluta del antecedente registral “IODOFOR”, dado el pleno uso anterior y la holgada notoriedad de la marca “IODOFON” (ARTS. 8º , Cód. Civil y 2º Ley 9.956). Refiriendo a las marcas en uso y cuyo registro nunca fue solicitado, el Dr. Juan M. GUTIERREZ CARRAU plantea dos hipótesis, de las cuales una debe convocarse en la especie: existe como antecedente otra marca igual o similar registrada (“IODOFOR”). En tal supuesto y siendo que la marca “IODOFON” es de USO ANTERIOR INCONTROVERTIBLE, opera esta conclusión: la marca premencionada prevalece respecto de la registrada y cabe la posibilidad de impugnarla dentro de los dos (2) años, contados desde la concesión del registro de la marca (“IODOFOR”). Vencido dicho plazo, habrán de coexistir ambos signos en el mercado (“Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 1era. ed. FCU, 1997, págs. 81/82). Coexistencia que cabe admitir desde que la marca resistida “IODOFON”, a juicio del Tribunal, ostenta aptitud distintiva, no viola derechos ajenos y, por lo ya expuesto, no habrá de generar confusión, lo que cabe descartar en relación a una Clase Int. 5 que cubre medicamentos que se distinguen a través de denominaciones muy similares en razón del uso de RADICALES IDÉNTICOS O DE DESINENCIAS TAMBIÉN IDÉNTICAS. De modo que no sólo se admite la factibilidad de coexistencia de las marcas enfrentadas por el acto en causa, sino que se descarta todo supuesto de concurrencia desleal (art. 2, núm. 13, Ley 9.956; y 6 bis y 10 bis del Convenio de París, DL. 14.910), porque en virtud de la prueba concluyente aportada a la causa la situación es justamente la inversa: el registro marcario “IODOFOR” resulta una imitación casi servil de la marca “IODOFON”, no registrada pero de innegable notoriedad y uso holgadamente prioritario. Lo expuesto y la argumentación desarrollada en la excelente Consulta del Dr. PRAT GUTIÉRREZ, que la Sala comparte totalmente en lo pertinente, imponen anular el acto que se procesa, ratificando el correcto temperamento adoptado invariablemente en la especie por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.