Sentencia Definitiva N° 21/1999

//tevideo, 8 de febrero de 1999. No. 21 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BAYER AKTIENGESELLSCHAFT con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad (No. 486/97). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 26 de febrero de 1996, por la cual se concedió el registro de la marca “ASPI RUB”, a favor de la firma “Laboratorios Dr. Madaus & Co. Sociedad en Comandita por Acciones”, de Argentina, para distinguir los artículos de la Clase Internacional No. 5. Expresa que en el caso concreto la disputa se centra en decidir si entre la marca “ASPI RUB” y las marcas “ASPIRINA” y “ASPIRÍN” de propiedad de la actora existen las claras diferencias exigidas por el art. 33 del Decreto del 29/11/40 que posibiliten la coexistencia pacífica de la marca solicitada (Aspi Rub) con las ya registradas. Entiende que el registro de la marca “ASPI RUB” viola la normativa marcaria, siendo clara la intención de la empresa argentina de Laboratorios al pretender registrar en 1992 dicha marca para identificar productos de la Clase Internacional No. 5, que protege productos farmacéuticos, entre otros (idénticos productos a los que protegen las marcas de BAYER), hecho que configura un acto que hace presumir el propósito de verificar una competencia desleal, lo que está expresamente prohibido por el inc. 13 del art. 2 de la Ley No. 9.956. Señala que las marcas en cuestión son gráfica y fonéticamente confundibles. La comparación de las mismas evidencia sus semejanzas que impedirán su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado, debiéndose subrayar que los productos pertenecen a la misma clase internacional, donde se inducirá en error o engaño al público consumidor. Manifiesta también que, tratándose de productos farmacéuticos, cabe extremar el rigor comparativo, en virtud de que el examen de confundibilidad debe hacerse más rígido, ya que las posibilidades de confusión son evidentemente mayores y conllevan mayores peligros. Por último, señala que es evidente la notoriedad en el mercado local de los productos farmacéuticos de BAYER, especialmente el producto “ASPIRINA”, lo que puede hacer pensar que se trata de un mismo producto o de un mismo origen. II) La Administración demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que la marca en cuestión presenta las claras diferencias que requiere el art. 33 del Decreto de fecha 29/11/940. Agrega que los argumentos aportados por la actora tampoco contribuyen a desvirtuar lo expuesto, por lo que el temperamento confirmatorio del acto recurrido luce ajustado a derecho. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 33, alegando las partes por su orden a fs. 34 y 40, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 456/98), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes exigidos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que el Tribunal, discrepando en la oportunidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria deducida. El acto residenciado es la Resolución de 26/II/96 dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto concede el registro de la marca “ASPI RUB” a favor de la firma “LABORATORIOS DR. MADAUS & CO. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES” de ARGENTINA, solicitada bajo Acta No. 256.444, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 5 (fs. 17/17 vta., en rojo, A.A.). Tal decisión se dictó en virtud de la opinión de la Asesoría Letrada (Dirección) (fs. 16 vta.), pues el Asesor Letrado Dr. Alfredo CAPUTO había previamente dictaminado que correspondía el rechazo del registro marcario postulado (fs. 15 y 16, Ibid.). La solicitud correspondiente refiere a una marca “denominativa” (fs. 1/2, Ib.) y determinó la oposición de “BAYER AKTIENGESELLSCHAFT” en mérito al prerregistro de las marcas “ASPIRINA” y “ASPIRÍN”, Nos. 247.012 y 229.298, para la MISMA CLASE INT. 5 (fs. 25, 26 y 27 de autos; y fs. 10/10 v., A.A. cits.), invocándose supuestos de confundibilidad y de competencia desleal (fs. 6/6v., 7/9v., 10/10v. y 12, A.A. cits.). Las marcas prerregistradas que habilitaron la oposición referida, son también “denominativas”. A juicio de la Corporación corresponde anular el acto en causa. Entre las denominaciones en pugna -“ASPIRINA”, “ASPIRÍN” y “ASPI RUB”- no existen las “claras diferencias” que exige el art. 33 del Decreto de 29/XI/940 (reglamentario de la Ley No. 9.956/1940), en la redacción dada por el Decreto de 6/VII/945. No existen “claras” diferencias gráficas, ya que las tres denominaciones tienen las cinco primeras letras comunes, como precisa la parte actora (“ASPI-R”); son muy relativas las diferencias fonéticas, no sólo por esa coincidencia inicial de letras, sino por el tono fuertemente “evocativo ” que esas letras connotan, en el registro marcario postulado, con relación a las marcas prerregistradas, especialmente “ASPIRINA” de difusión prácticamente universal y asociada inveteradamente a la firma BAYER. Siendo “ASPIRINA” una marca de renombre inexcusable, la concordancia inicial de cinco letras (“ASPI-R”), al margen de la separación que propicia la expresión “rub”, poco contribuye a disipar la gran posibilidad de confusión, determinando potencialmente una situación de CONFUSIÓN EN UN CONSUMIDOR POCO ATENTO Y, AUN, EN UN CONSUMIDOR DOTADO DE MAYOR DILIGENCIA, esto último corolario del carácter “evocativo” que ostenta la marca dubitada (Sent. 401/97, afirmando la posibilidad de confusión entre las marcas “W. WHITE WESTINGHOUSE” y “WESTINGHOUSE”). El riesgo de confusión es suficiente, para nuestra normativa, para admitir una hipótesis de confundibilidad. Ese riesgo se acentúa, obviamente, cuando las marcas similares procuran distinguir artículos o productos de la MISMA clase internacional, como sucede en la especie. Y no puede minimizarse ese peligro, en el caso, al no invocarse la necesidad de receta médica para adquirir los productos que procuran proteger las marcas en pugna, circunstancia que para la doctrina y jurisprudencia del Tribunal puede erigirse en decisiva, EN OTRAS OCASIONES, para rechazar toda posible confusión (BREUER MORENO: “Tratado de Marcas”, págs. 359/360; GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, ed. F.C.U./1997; págs. 97/98; Sents. 507 y 607/96; 36, 143, 262 y 537/98, etc.). Cabe agregar, además, que productos como aspirinas (analgésicos en general) pueden considerarse, sin mayor esfuerzo, de “consumo masivo” y, como señala el Dr. GUTIÉRREZ CARRAU, como regla general, para aquellos productos del “consumo masivo” el comprador presunto será el calificado como “consumidor medio y poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. No tiene pues aplicación la teoría del “discriminating purchaser” (comprador discriminador), que refiere a un comprador selectivo y exigente que no puede ser llevado fácilmente a incurrir en confusión (Ob. cit., págs. 95/96). El mismo autor nacional expresa que si las marcas tienen (en sus términos o dibujos) un significado claro y preciso (contenido conceptual o ideológico), los riesgos de confusión serán menores porque los signos, si bien parecidos, pueden tener distinto concepto (Ob. cit., pág. 99). Pero en el ocurrente se verifica la situación inversa, ya que como se ha señalado ab-initio, la marca “ASPIRINA” -también “ASPIRÍN” casi idéntica- tiene un fuerte tono o carácter “evocativo” con los productos que distingue, y, aún, tal denominación resulta fatalmente vinculada con el nombre comercial de la titular del registro mercario, porque “ASPIRINA” y “BAYER” aparecen desde hace muchísimos años indisolublemente unidos. Por otra parte “ ASPI” no es un “radical” referido a medicamentos. Esta expresión no figura en el diccionario. Sí la palabra “ASPIRINA” que significa: “Nombre comercial patentado del ácido acetilsalicílico, muy difundido y empleado por su acción analgésica, antirreumática, febrifuga” (Diccionario Enciclopédico Manual OCEANO, edición 1980). Y, a mayor abundamiento, las marcas breves, conformadas por monosílabos o combinación de dos o tres letras o números, son menos distintivas o capaces de confundirse con mayor facilidad (GUTIÉRREZ CARRAU: Ob. cit., pág. 99 cit.). Entre “ ASPIRÍN” y “ ASPI RUB ” sólo existe diferencia en las dos últimas letras (“ IN” y “UB”), lo que conduce a sostener que se ha procurado sutilmente aprovechar el fuerte contenido conceptual de las letras que conforman parcialmente el término aspirina o aspirín, con lo cual se opera similar aprovechamiento del prestigio de una marca de indiscutible NOTORIEDAD, que supera holgadamente la exigencia de mera notoriedad “restringida”. III) Que el Tribunal ha sostenido invariablemente, con su actual y con la inmediata anterior integración, que el sistema marcario protege no sólo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores (cf. AREAN LALIN, Manuel: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Revista Propiedad Industrial, No. 5, año 1996, pág. 12, 2da. col.). El mismo autor español señala, en otro excelente aporte doctrinario, que “...para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad así como a sus canales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión....”. Y agrega que: “...se separa el riesgo de confusión en sentido estricto del riesgo de confusión en sentido amplio. Y, a su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre riesgo de confusión mediato o inmediato. En el riesgo de confusión en sentido estricto, el error se proyecta sobre la IDENTIDAD DE LA EMPRESA TITULAR. Cuando la distinción entre los signos resulte compleja -esto es, cuando para los consumidores y usuarios se trate de un mismo signo-, se estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato. Por contra, el riesgo de confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que, aun sin resultar confundibles los signos entre sí, SUS CARACTERÍSTICAS COMUNES PUEDAN HACER CREER RAZONABLEMENTE A LOS CONSUMIDORES QUE UNO ES DERIVACIÓN DEL OTRO y, por lo tanto, (que) ambos poseen UN ORIGEN EMPRESARIAL COMÚN; en estos supuestos, el riesgo de asociación será más probable si en el correspondiente sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que desemboca en la formación de conglomerados empresariales....Finalmente, se detectará la existencia de un riesgo de confusión en sentido amplio cuando en el tráfico se aprecie que se trata de empresas diferentes pero, debido a la SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS, SE CONSIDERE ERRÓNEAMENTE QUE ENTRE AMBOS OPERADORES MEDIAN CONEXIONES ECONÓMICAS U ORGANIZATIVAS....por ejemplo, que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso del signo por virtud de una licencia colateral; fenómeno conectado con el “marchandising” que se da con bastante frecuencia con respecto a ciertos tipos de marcas (como las constituidas por una creación gráfica) y en relación con ciertas clases de producto (prendas de vestir, juegos y juguetes, etc.)” (ARÉAN LALIN, M.: “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas (Excepciones al Derecho Exclusivo y libre movimiento de productos y servicios)”, en Rev. Prop. Industrial cit., No. 4, año 1996, págs. 54/55) (CASI SIC, salvo las mayúsculas) (cf. Sents. 738 y 899/97; 378, 388, 433 y 522/98). En la especie se concretan todos los supuestos de confusión que analiza el reconocido autor español, porque cualquier consumidor-medio puede reputar que “ASPI RUB” es una variante de la marca-madre (ASPIRINA), tal como sucede con “ASPIRINETA”. Por ende, la utilización del radical “ASPI”, cuya elección no ha sido justificada, demuestra que la empresa titular del registro marcario enjuiciado, ha utilizado el mismo con el propósito de aprovecharse del prestigio de las marcas prerregistradas y, de suyo, con el objetivo de concretar una competencia desleal (art. 2, núm. 13, Ley 9.956; arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París; art. 226, Ley 16.320). Porque, “siendo tan rico el caudal de voces” que ofrece nuestro idioma, como se expresa en un señero fallo nacional (Sent. de 10/VI/981 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. turno, en L.J.U., t. 84, caso 9629, págs. 25-26, citando el caso 2573 del t. XVII de L.J.U.), no se advierte la razón de utilizar un radical que no está consustanciado con especialidades farmacéuticas pero que sugestivamente coincide ampliamente con la parte sustancial de denominaciones que constituyen marcas prerregistradas, como las “opositoras” “ASPIRINA” y “ASPIRÍN”. Particularmente cuando estas marcas gozan de gran notoriedad. Ya se ha señalado que la notoriedad exigida por la normativa vigente debe ser interpretada como “notoriedad restringida” y no como de “conocimiento público”; y referida además al ramo a que se dedican los administrados. Esa notoriedad de la marca “ASPIRINA” en el ramo respectivo, esa innegable difusión internacional de la marca y su asociación con la empresa que fabrica los productos que aquélla protege o distingue, que permite afirmar el conocimiento anterior de tal marca y que obliga a no propiciar un signo marcario similar, resulta suficiente para pautar el propósito de verificar una concurrencia desleal. Por el juego de las normas ya citadas (art. 2, núm. 13, L. 9.956; y 6 bis y 10 bis del Convenio de París, que conforme a la Ley 13.497 y al Decreto 588/967 constituye ley nacional), debe considerarse procedente el amparo anulatorio movilizado. Porque el art. 10 bis del citado Convenio de París obliga a los suscriptores de la “Unión” a asegurar una eficaz protección contra la competencia desleal. Y no existe duda alguna de que la Administración, en función de su obligación de ceñirse en su actuación a las preceptivas legales, hubo de acoger la oposición deducida por la empresa ahora accionante y, en su mérito, denegar el registro propuesto, por lo que, al no hacerlo y acceder al mismo, transgredió la normativa ocurrente e incurrió de suyo en nulidad que debe ser declarada por la Corporación (Sents. 261/95; 867/96; 21, 446 y 1045/97; 99, 329 y 424/98; 117 y 356/988, etc.). Por los expresados fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese con sujeción a su estado.