Sentencia Definitiva N° 7/1999

//tevideo, 3 de febrero de 1999. No. 7 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA COLA COMPANY con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 17/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 29 compare la parte actora impugnando de nulidad la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca “ENVASE”, Acta No. 254.112 (aunque en los antecedentes administrativos figura la solicitud de la marca “EMBLEMA”) para distinguir los artículos de las clases internacionales 32 y 33. Se agravia expresando que el art. 1 de la Ley 9956 dice que podrán usarse como marcas “...los envases... y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícola, extractiva, forestal y ganadera”. Considera que, en principio la forma de los envases no puede constituir marca cuando implique alguna utilidad o conveniencia para el género de comercio o industria a que se aplique. Los envases deben tener, para ser marca, características de originalidad y fantasía, extremos que a su juicio se verifican en autos. Entiende además que a la solicitud No. 254.112 no le alcanzan las prohibiciones del art. 2, num. 2, de la Ley 9956 ya que la marca solicitada no refiere a una particular forma que debe darse a los envases o que implique utilidad o conveniencia para la industria. II) Que a fs. 38 se contesta la demanda expresando, en síntesis, que la marca en cuestión violenta lo dispuesto por el numeral 2, art. 2º, de la Ley 9956 y el art. 26 de su decreto reglamentario. Sustancialmente, la denegatoria de registración se base en que la solicitud de autos debería registrarse como patente y no como marca. III) Que la prueba es la que obra certificada a fs. 46. Alegó de bien probado la parte actora de fs. 47 a fs. 48 vto., haciéndolo luego la parte demandada a fs. 50. IV) Que fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen 222/98, de fs. 52 a fs. 52 vto., aconsejó anular el acto en causa. Se citó a las partes para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se han cumplido los requisitos habilitantes del accionamiento anulatorio (arts. 4º y 9º de la Ley 15.869). II) En junio de 1992 se presenta “THE COCA COLA COMPANY”, solicitando la inscripción de “EMBLEMA” como marca figurativa, que comprende a las Clases 32 y 33, que correspondería a un envase que se describe como una botella cilíndrica con especiales características formales que se describen a fs. 2 v. de los antecedentes administrativos “A”. El Departamento de Patentes cuyo informe se solicita indica que si bien se solicita una marca, “posee características suficientes como para ampararlo con Patente de Modelo Industrial de acuerdo al art. 26 de la Ley 9956” (fs. 5 v. antecedentes administrativos “A”). Basándose en ese informe y lo dispuesto en el art. 2º, numeral 2, de la ley 9956 y art. 26 del Dec. reglamentario, la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aconseja el no registro, dictándose finalmente la Resolución del 14 de setiembre de 1995, impugnada en esta acción anulatoria (fs. 6 y 16 antecedentes administrativos “A”). Se funda esa Resolución en el dictamen que establece que siendo pasible de un amparo en la petit patente de Modelo de Utilidad, debe aceptarse el informe del Departamento de Patentes y entendiendo que no puede ampararse una marca como tal, que concede una protección perenne en casos de Patente con protección limitada” (fs. 10 antecedentes administrativos “A”). O sea que deniega la inscripción como Marca por entender que se trata de una Patente de Modelo Industrial. III) Nuestras normas legales admiten el registro de envases como marcas, “los envases y envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica...” (art. 1º de la ley 9956). En el inc. 2º del art. 2º se establece la excepción de inscripción a “La forma que se dé a los productos o envases cuando ello implique alguna utilidad o conveniencia para el género de comercio o de industria a que se aplique”. El art. 26 del decreto reglamentario establece que “Los envases serán admitidos como marca, cuando tengan caracteres de originalidad y fantasía y siempre que esas características no sean de entidad suficiente para ampararlas con patente de invención. En caso de duda deberá oírse al respecto a la Dirección de Industria”. Esto indica que el registro de un envase como marca es totalmente admitido en nuestras normas legales y la oposición solamente surgirá de si ese envase constituye un modelo industrial en cuyo caso deberá procederse a su registro como Patente. Y como lo hace notar el informe de fs. 10 antecedentes administrativos “A”, la restricción debe resultar por el amparo limitado o no en el tiempo de una u otro. También nuestra legislación se refiere a los Modelos Industriales que podría comprender el envase solicitado como marca, según dictamen del Departamento de Patentes. RIPPE lo define “como una forma visible que, incorporada a un producto utilitario, le da un aspecto o apariencia especial o diferente”. Por lo que debe precisarse, agrega: “se trata de una “forma” pues se relaciona solamente con el aspecto del producto y no con su funcionamiento técnico”. Puede ser una forma plana (combinación de líneas, colores), o una forma plástica, que configura el volumen del objeto. Y sigue: “visible, por estar incorporado en la parte aparente del producto... debe estar incorporado a un producto “utilitario” no a un artículo cuya finalidad sea exclusivamente de placer estético sino que el artículo en el cual se incorpora el diseño debe ser industrial o artesanal, con una función utilitaria... debe otorgarle al producto un “aspecto o apariencia especial o diferente” que lo haga más atractivo y deseable para el consumidor, constituyendo así un “valor agregado”, pues aumentaría su valor comercial”. Y termina diciendo que reúne criterios utilitarios (técnicos, funcionales, económicos, ergonómicos) y estéticos. (“La propiedad industrial en el Uruguay”, pág. 33). El decreto-ley 14.549 es preciso en los elementos determinantes y necesarios para considerarse modelo o diseño industrial “el aspecto o forma visible incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran un carácter ornamental original o una característica particular” art. 3º. Y estas normas son también precisas en cuanto conceden un derecho exclusivo de cinco años prorrogables por cinco más, lo que lo diferencia de la marca, y de ahí el criterio restrictivo de apreciación expuesto por los órganos administrativos, pues vencidos los plazos legales, la invención cae en el dominio público. La cuestión planteada queda entonces delimitada por la precisión de si el envase (botella) con tales características es un Modelo Industrial o es una marca, entendiendo por ésta, con BREUER MORENO, como “el signo con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de la industria, comercio o explotación agrícola” o más sencillamente como la ha definido RIPPE como “un signo que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas” (obra citada, pág. 37) en concordancia con el art. 1º de la ley 9956. III) El Tribunal entiende, que las características del envase cuyo registro se solicita como marca, no alcanzan a comprenderlo dentro del concepto de Modelo Industrial, en cuanto no presenta elementos que constituya una forma de atracción al consumidor otorgándole ese “valor agregado” al que hace referencia RIPPE. Se trata de un envase con características de novedad y fantasía que permite distinguirlo de otros, y por tanto amparar el producto de una empresa. GUTIÉRREZ CARRAU dice que “la Ley de Marcas prevé la posibilidad de que se pueda usar y registrar como marca, los envases. Y en los envases se comprenden todos los que habitualmente se ven en el comercio no importando el material de que están hechos sino su diseño original y de fantasía” (“Manual teórico práctico de marcas”, pág. 20). La originalidad de su diseño, en cuanto a la rosca de su tapa y pluralidad de aros transversales (fs. 2 v. antecedentes administrativos), determina que se tenga por cumplidas la necesaria novedad y fantasía de la norma ley. Y que esas características, no contengan elementos que hagan más atractivo el producto, lo valoricen. Se trata simplemente de un envase que permitirá distinguir el producto de otros similares, dándole entonces la característica de “marca”. Por estos fundamentos y concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acógese la demanda, anulándose, en consecuencia, el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.