Sentencia Definitiva N° 1169/1998

//tevideo, 9 de diciembre de 1998. No. 1.169 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MARS, INCORPORATED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 43/997). RESULTANDO : I) Que a fs. 1, comparece la parte actora entablando acción de nulidad, contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 20/11/95 por la cual se desestimó la solicitud del registro de la marca TWIX (etiq.), acta No. 266.279, para distinguir productos de la clase Internacional 30. Manifiesta, que dicha resolución le causa agravio, pues considera que la marca solicitada no vulnera ninguna disposición de la ley marcaria, no compartiendo lo argumentado por la Administración, en cuanto desestima su solicitud por encontrarse pre-registrada la marca TWIST de la firma El Trigal S.A.. Aduce que la marca solicitada es del tipo mixto; y que la pre- registrada TWIST, en cambio, es simplemente denominativa, lo que la hace notoriamente diferente. II) Que conferido traslado la demandada compareció a fs. 16, contestando que a criterio de la Administración las marcas en pugna son confundibles, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado. Expresa que en el caso a estudio, se trata de una marca simple y denominativa (TWIST) que se opone a la inscripción de la marca (TWIX), argumentando confundibilidad. Entiende que la parte principal y preponderante de la marca es la denominación, la cual, gráfica y fonéticamente presenta semejanzas con la opositora, lo cual no permite su registro. III) Que abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 24; alegaron las partes por su orden (fs. 25/26 y fs. 31). Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 320/98, de fs. 34). Se citó para sentencia, y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa, y la pretensión anulatoria fue promovida dentro de los plazos legales, por lo cual es procedente ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Se impugna en autos la Resolución de fecha 20/XI/95, de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto no hizo lugar al registro de la marca “TWIX”, (ETIQUETA) solicitada por MARS INCORPORATED bajo Acta No. 266.279, para distinguir artículos o productos de la Clase Int. 30. La actora se agravia del acto en causa, por considerar que la marca solicitada no vulnera ninguna de las disposiciones de la ley marcaria y por ende resulta válidamente registrable. III) En cuanto al fondo, de los antecedentes administrativos agregados al proceso, resulta que la firma EL TRIGAL S.A. dedujo oposición en virtud de la marca prerregistrada “TWIST” para productos de la misma clase, así como también se opuso de oficio la Administración (fs. 6 y 9 A.A.). Corresponde señalar que la Corporación, ya se ha pronunciado sobre el problema de la confundibilidad entre los términos “TWIST” y “TWIX” (Sentencia No. 1.004 de 4/11/98), en oportunidad del planteo litigioso efectuado por la misma actora, cuando la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desestimara la solicitud del registro de la marca “TWIX” (Etiqueta), Acta No. 266.282, para distinguir productos de la Clase Int. 30. En el presente caso, existe una diferencia con el seguido en la causa ficha 622/97, consistente en que se postula el registro de “TWIX” (ETIQ.) en tanto que marca “figurativa o emblemática” y “denominativa”, que configura una marca denominada “mixta” (GUTIERREZ CARRAU: “Manual...” pág. 20). Esta marca “mixta” tiene una denominación en letra o presentación especial, acompañada en la especie con algún aditivo que no configura estrictamente un dibujo. Sin embargo, el carácter “mixto” de la marca no descalifica el RIESGO DE CONFUSIÓN ya que, como bien indica la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería, “...la parte principal y preponderante de la marca es la denominación, la cual gráfica y fonéticamente presenta semejanzas con LA OPOSITORA...” (fs. 28 vta., en rojo A.A.). En su virtud, por considerar que los fundamentos del referido fallo son trasladables, igualmente, “in totum” a la presente causa, se procederá a transcribir en lo fundamental, aquellos conceptos que en lo sustancial dilucidan el tema de la confundibilidad que nos ocupa, a saber, cuando se expresa: “El Tribunal, por la unanimidad de sus miembros integrantes, con la conformidad del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, considera que en la especie existe riesgo de confusión entre la marca postulada y la prerregistrada “TWIST” en razón de las semejanzas fonéticas y conceptuales, principalmente, y porque una y otra marca, distinguen productos de la Clase Int. 30; todo sin perjuicio de admitir que, es cierto que la marca solicitada “TWIX” está registrada desde hace unos 40 años en E.E.U.U., así como también en muchos otros países. Pero, sin embargo, la prevalencia del riesgo de confusión en el país, conduce a estimar suficientemente probado, un supuesto de exclusión marcaria, aunque se admitieran en la especie, la concurrencia de diferencias gráficas. Ello, porque es indudable existen semejanzas fonéticas y conceptuales remarcadas, que hacen imposible la coexistencia pacífica de los registros, en cuanto una y otra marca, además, distinguen productos de la Clase Int. 30, como se adelantara supra.” “Por otra parte, la aplicación al caso, de las reglas que RIPPE enuncia para analizar las hipótesis de confundibilidad, conducen, sin mayor esfuerzo a concluir en el supuesto de confundibilidad marcaria que se propicia en la decisión a recaer.” “En efecto, si bien con respecto a la primera regla, que dice: “la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”, en la especie, no es posible hablar de “conjuntos marcarios”, desde que las marcas en pugna son monosilábicas (“TWIST” Y “TWIX”). No obstante ello, es igualmente importante señalar que, como lo sostiene GUTIÉRREZ CARRAU, “Las marcas breves, conformadas por monosílabos o combinación de dos o tres letras o números, son menos distintivas y capaces de confundirse con mayor facilidad” (MANUAL TEÓRICO- PRÁCTICO DE MARCAS, pág. 99).” “La segunda regla, indica que las marcas “deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”, lo que implica, que será habitual que el consumidor se enfrente a cada marca individualmente y la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de otra, generándole confusión (opin. cit. pág. 95).” “Será en consecuencia, muy difícil para el consumidor recordar la diferencia gráfica entre “TWIST” y “TWIX”; lo primero que prevalecerá en la evocación, serán las semejanzas.” “Y, conforme a la cuarta regla, “Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi”), que son las que se graban en la memoria del consumidor” (opin. cit. pág. 99).” “En el caso, resulta notoria la confundibilidad en razón de la similitud ortográfica, fonética y conceptual.” “Aunque la primera podría descartarse por el hecho de que la marca postulada es “mixta”, en tanto que la prerregistrada es meramente “denominativa”; por el contrario, no pueden excluirse las otras dos, desde que fonéticamente son confundibles y, conceptualmente, ocurre otro tanto desde que ambas marcas procuran cubrir artículos o productos de la MISMA Clase Int. 30.” “Por último, colocándose en el lugar del comprador presunto (tercera regla), que será el “consumidor medio y poco atento”, por tratarse en la especie de productos de consumo masivo (galletitas), resulta más proclive la confusión, porque no es posible aplicar la teoría del “comprador discriminador” (“discriminating purchaser”), según la cual, ante productos más específicos, el consumidor será más atento y selectivo (opin. cit. pág. 95).” “IV- La conclusión precedente a la que arriba la Sala, coincide con la orientación constante de la jurisprudencia del Tribunal, que en situaciones similares a la que nos ocupa, rechazó el registro de marcas semejantes. Tal es el caso, por ejemplo, referido a las marcas “FORTAZ” y “FORTAX SZABO”, oportunidad en la que se pronunció por la negativa del registro por estimar que existía similitud evidente entre ambas (Sent. No. 1252/93). También cuando resuelve la controversia entre las marcas “IMPERIO” e “IMPERIAL” por la similitud fonética, conceptual y evocativa entre las denominaciones (ANUARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Tomo VI, caso No. 727, pág. 430).” “Son de aplicación en la especie, “mutatis mutandi”, los fundamentos esgrimidos en este último pronunciamiento, en la parte que dice que, “Hay escasa diferencia entre una palabra y otra, lo que permitirá la confusión de quien apresuradamente toma en un supermercado un paquete de galletitas sin detenerse demasiado a leer la totalidad del nombre. Pero, aun cuando distinguiera perfectamente en la lectura ambas denominaciones, la similitud existente entre una y otra puede llevar a concluir que se trata de dos denominaciones de un producto proveniente de una misma y única empresa”. “Nuestra ley de Marcas de Fábrica No. 9956 prohíbe expresamente el Registro de marcas que puedan producir, directa o indirectamente, “confusión entre productos” (art. 3º) y la Reglamentación respectiva explicita aquella prohibición, tal como lo ha destacado este Tribunal en anteriores sentencias (No. 271/85, entre otras), fundada en prestigiosa doctrina. Y aquí parece claro que, como se ha dicho, es posible la confusión para el adquirente común, que fácilmente podrá concluir que se trata de una misma marca o de denominaciones similares de productos provenientes de un mismo fabricante (Sent. 540/93)”.” “Por lo demás, el argumento de la notoriedad considerado por la actora, como factor de distinción y favorable para la aplicación de un criterio de apreciación más benévolo, por ser más remota la posibilidad de confusión, no es de recibo, por cuanto dicha notoriedad de la marca que se invoca, no puede incidir en una normativa que exige que las marcas que se pretenden registrar sean claramente diferentes de otras registradas con antelación (art. 33 Dec.-Reglamentario de 29/XI/940, en la redacción dada por el Dec. de 6/VII/945), lo que precisamente no sucede en el caso.” “En definitiva, se comparte la opinión sobre el tema de la Asesoría Letrada -Sector Recursos de la D.N.P.I.- (fs. 23/24, en rojo A.A. “A”), sostenedora de la semejanza de las marcas por la identidad o similitud de sus elementos predominantes, que la lleva a concluir, que, aun tratándose de un conjunto marcario mixto y otro denominativo, los signos en cuestión presentan semejanzas suficientes que hacen posible la confundibilidad e impiden la coexistencia pacífica en el registro y el mercado.” IV) La conclusión a la que arribó el Tribunal en el caso mencionado supra, no ha variado al presente. Posición a la que se afilia también el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo quien se remite a lo dictaminado en aquella ocasión (dictamen No. 34/98 de 2/2/98) para reiterar la confirmación del acto impugnado. En consecuencia, se rechaza entonces la afirmación de que existan diferencias gráficas y fonéticas que tornan inconfundibles las marcas en pugna, principalmente por la identidad entre las radicales “TWI” en razón de la absoluta similitud que tienen. Además, no se puede soslayar que la protección marcaria implica, entre otras cosas, como lo ha dicho siempre el Tribunal, alzar los intereses de los consumidores por encima de los individuales de los postulantes de registros marcarios. Como dice la D.N.P.I. y la opositora “El Trigal S.A.” (fs. 6 vta., Legajo “A”, A.A.), no se dan, en la especie, las “Claras diferencias” que exige el art. 33 del Decreto Reglamentario de 29/XI/940 (de la ley 9956/940), en la redacción que le diera el Decreto de 6/VII/945. Por otra parte, debe precisarse que: 1) la ley marcaria trata de evitar EL RIESGO DE CONFUSIÓN, lo que refiere a una situación POTENCIAL de confundibilidad, situación que se instala en el ocurrente; y 2) existe también el RIESGO de que el consumidor-medio asocie ambas marcas a UNA MISMA EMPRESA o conjunto empresarial. Como dice Manuel AREAN LALIN, se detectará la existencia de un riesgo de confusión en sentido AMPLIO cuando en el tráfico se aprecie que se trata de empresas diferentes pero que, debido a la similitud de los signos, se considere erróneamente que entre ambos operadores median conexiones económicas u organizativas (“Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas...”, en REV. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, No. 4/1996, pág. 55, 2da. Columna). Y el mismo autor alude a un riesgo de confusión inmediato cuando, aún sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características COMUNES puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y, por lo tanto, ambos POSEEN UN ORIGEN EMPRESARIAL COMUN (Ob. cit., pág. 55 cit., 1era. Columna “in fine”). En definitiva, el rechazo también de las diferencias conceptuales derivadas de la diferente traducción de las expresiones o signos erigidos como marcas, (el consumidor medio no tiene por qué conocer el idioma inglés), y de la incidencia de la notoriedad de la marca prerregistrada (GUTIERREZ CARRAU: “Manual..., pág. 31). Así surge del art. 6 bis de la Convención de París y del art. 9, num. 5, del Protocolo de marcas del MERCOSUR (“Armonización de normas en el MERCOSUR “, Dra. Ma. C. DARTAYETE, en Rev. Prop. Industrial cit. No. 4/996, pág. 35, 2da. Columna). También es claro a tenor del art. 2, num. 13, Ley 9.956; arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París; y art. 226 Ley 16.320. Y así surge, por ejemplo, de la Sentencia No. 56/986 del Tribunal (ver. GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit. págs. 105/107). Aquí se pretende lo opuesto: que la marca POSTERIOR se registre por su NOTORIEDAD, lo que implicaría postergar a la PRERREGISTRADA, aún cuando pueda suscitarse CONFUSIÓN EQUIVOCA entre las dos marcas. Por último, la afirmación de que negar el registro atenta contra la libertad de comercio, no es correcta, porque el derecho a dedicarse a cualquier actividad comercial no es absoluto, como surge de los arts. 36 y 7 de la Constitución. Por tanto, por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda, y por ende, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.