Sentencia Definitiva N° 1155/1998

//tevideo, 7 de diciembre de 1998. No. 1.155 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “DISTRIFAR S.R.L. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 1611/96). RESULTANDO : I) Que a fs. 11 comparece la parte actora impugnando de nulidad las Resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fechas 25/4/95 y 11/10/95, dictadas en expediente de la marca “AXE”, Acta No. 216.375. La primera de ellas declaró el presente caso comprendido en las hipótesis previstas en el art. 226 de la Ley 16.320 (piratería marcaria), mientras que la Resolución de 11/10/95 desestimó el registro de la marca “AXE”, Acta No. 216.375. En lo relativo a la R. de 25/4/95 se agravia señalando, en primer lugar, que en el caso existe cosa juzgada, pues la Sentencia del TCA No. 544/94 que anuló la denegatoria de registro de la marca “AXE”, para distinguir productos de la clase internacional 3, entendió que esta marca no era confundible con la similar “ACE”, de la misma clase internacional. En consecuencia, en opinión del compareciente se debió dictar una Resolución amparando el registro de la marca “AXE” y, por otra parte, UNILEVER no podía volver a plantear la misma causal de piratería marcaría, invocada en el expediente de la sentencia 544/94, ya que fue denegada. En relación al fondo del asunto, expresa que “AXE” integra una familia de marcas, todas similares y que fueron todas registradas por la accionante. Con respecto a la R. de 11/10/95, señala que esta Resolución no se debió dictar pues aún no estaban resueltos los recursos de revocación y jerárquico interpuestos contra la Resolución de 24/5/95. II) Que a fs. 20 se contesta la demanda señalando que la Resolución impugnada cuya anulación se pretende es ajustada a derecho, ya que el actor no logró probar en sede administrativa que dicha solicitud no se encontraba en las previsiones de la piratería marcaria. De la profusa prueba aportada concluye el demandado que el actor pretendió registrar una marca extranjera por él conocida. III) Que la prueba es la que obra certificada a fs. 61. Alegó de bien probado la parte actora de fs. 62 a fs. 63 vta., haciéndolo luego la parte demandada a fs. 72. IV) Que fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen 683/97, de fs. 74 a fs. 75, entendió que se verificó la caducidad del derecho de accionar contra la R. de 25/4/95 y que la R. de 11/19/95 es reiterativa de la de 24/5/95 y, por ende, ilesiva. Se citó a las partes para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en el aspecto formal, corresponde señalar que se solicita en la demanda, la anulación de dos actos administrativos, que son las Resoluciones de 25/4/95 del Director Técnico de la Propiedad Industrial, notificado a la actora el 11/5/95 (fs. 59 v. en rojo. A.A. de 125 fojas) y de 10/11/95 de la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas (fs. 105 opin. Cit.), que fue notificada a la actora el 5/12/95. Ésta interpuso el 22/5/95 los recursos de revocación y jerárquico contra la primera de esas resoluciones (fs. 81 a 84, A.A. cits.), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 317 de la Constitución, 4º y 10º de la Ley No. 15.869 de 22/6/87. Al transcurrir los 300 días siguientes al 22/5/95 quedó agotada el día lunes 18/3/96, la vía administrativa previa, de acuerdo con lo establecido por los arts. 5º y 10º de la referida ley. Sin embargo, la demanda de anulación contra la resolución de 25/4/95 de la D.N.P.I. que declaró que la denuncia de “piratería marcaria” efectuada por la empresa UNILEVER PLC (REINO UNIDO) se hallaba comprendida en el Expediente de solicitud No. 216.375 relativo a la marca “AXE”, en la previsión del art. 226 de la Ley 16.320, fue presentada INTEMPESTIVAMENTE el 17/7/96 (fs. 16), o sea, después de vencido el término legal para deducir contra la misma esta acción de nulidad (art. 9º de la Ley No. 15.869). La Sala, por la unanimidad de sus miembros integrantes, comparte el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto sostiene que ha operado la caducidad del derecho a accionar contra la referida resolución, extremo que obsta ingresar al estudio de la cuestión de mérito planteada a su respecto. Y, con relación a la restante impugnación, referida a la Resolución de fecha 11/10/95 dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial en ejercicio de atribuciones delegadas, que denegó la solicitud de registro de la marca “AXE”, solicitada por FARQUIM S.R.L., bajo Acta No. 216.375, la accionante interpuso el 13/12/95 los recursos de revocación y jerárquico (fs. 106 y 107, A.A. cits.) de conformidad con los arts. 317 de la Constitución y 4º de la Ley No. 15.869. El Ministro de Industria, Energía y Minería, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas, dictó la Resolución de 11/10/95 y fue publicada en el Diario Oficial de 28/6/96. La demanda fue presentada contra este acto el 17/7/96 (fs. 16), en cumplimiento del art. 9º de la Ley No. 15.869, por lo que no existe impedimento formal para considerar los otros aspectos de la acción, sobre este acto. II) En lo sustancial, excluida la intervención del Tribunal respecto de la cuestión de mérito relacionada con la situación litigiosa planteada contra la Resolución del 25/4/95, que declaró, que la denuncia de “piratería marcaria” efectuada por la empresa UNILEVER PLC (REINO UNIDO), en el Expediente de solicitud No. 216.375 relativa a la marca “AXE”, estaba comprendida en la previsión del art. 226 de la ley No. 16.320, resta entonces, resolver, solamente, la impugnación realizada contra la Resolución del 11/10/95 que denegó la solicitud de registro de la marca “AXE” solicitada por FARQUIM S.R.L.. Sobre el punto, no se comparte la posición asumida por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que desestima el accionamiento promovido, por considerar que esta resolución, no es el acto originario causante de la lesión que motiva la demanda, porque a su juicio, ésta es una resolución reiterativa de la denegatoria originaria, expresada por la resolución de 25/4/95. Sin embargo, a criterio de la Corporación, la resolución del 25/4/95, se limitó a admitir, “a prima facie”, un supuesto de “piratería marcaria” declarando la denuncia de marras comprendida en el art. 226 de la Ley 16.320 a los efectos del respectivo “procedimiento sumarial” (ver fs. 00059 y 00059v., en rojo, A.A., Leg. de 125 fojas; y dictamen de la Asesoría Letrada y Resolución de 25/IV/95). En tanto que el acto de fecha 11/10/95 es el definitivo y verdaderamente lesivo para la reclamante, que concretamente, no hizo lugar al registro de la marca “AXE”. De otro modo, no se explicaría que la accionante DISTRIFAR S.R.L., sucesora de FARQUIM S.R.L., recurriera en la vía administrativa, en forma separada, ambas resoluciones y, accionara de nulidad, también en forma independiente. En consecuencia, admitida la procesabilidad de la Resolución de 11/10/95, corresponde ingresar al examen de la cuestión litigiosa planteada, que se centra, en la especie, sobre la procedencia de la cosa juzgada, invocada por la actora; y, como corolario de lo anterior, si la D.N.P.I. debe otorgar al accionante el registro de la marca “AXE” para la Clase Int. 3, como lo pretensiona la actora. III) Agravio referido a la Cosa Juzgada. El Tribunal, por la unanimidad de sus miembros integrantes, estima que no es de recibo, en el caso, la invocada causal de anulación fundada en la existencia de la cosa juzgada, porque en lo fundamental, se considera que en la Sentencia No. 544/94 del TCA, en dicha oportunidad, sólo se expidió la mayoría de la Sala, sobre “...los argumentos de cada parte los que fueron sintetizados en los Resultando I y II del presente fallo”, que no son otros, que los referidos al problema de la confundibilidad entre las marcas “AXE” y “ACE”, contenido del fallo decisorio, sin comprender el aspecto relacionado con la causal de “concurrencia desleal”, respecto de la cual, solamente se pronuncia en la discordia, el Sr. Ministro Dr. Manuel Díaz Romeu. En efecto, se comparte la tesitura de la actora cuando afirma que, en ambos procedimientos, fueron parte: a) en el primero: FARQUIM S.R.L. (ahora, DISTRIFAR S.R.L.) y el Estado; y b) en el segundo: DISTRIFAR SRL (antes FARQUIM SRL) y el Estado. Y se coincide también con la actora, que UNILEVER, siempre intervino como interesado, en calidad de tercero (fs. 47 vta.), y aunque, solamente, en vía administrativa. Es cierto, además, que la causal de piratería fue incorporada al expediente administrativo por UNILEVER, como tercerista coadyuvante en la vía recursiva, en el primer procedimiento; pero, no se comparte por la mayoría de la Sala, la afirmación de la accionante de que el Tribunal se haya pronunciado sobre el tema. Cuando aquella mayoría expresa, en la referida Sentencia No. 544/94: “Si bien los cuestionamientos deben efectuarse individualmente, la posición sostenida en el presente fallo, cuenta con antecedentes de jurisprudencia (Sent. No. 56/86 y 565/86, entre otras), sin descartarse -desde luego- la posibilidad de algún voto discorde”, se entiende, ahora, por la mayoría de esta nueva integración, que esta última mención específica sobre el voto discorde, refiere a “algún voto discorde” de esos “antecedentes de jurisprudencia”, y, no, al voto del Dr. Díaz Romeu, como lo sostiene la actora (fs. 48). Pero, además, el hecho de que el fallo haya tenido a la vista la denuncia de UNILEVER y el voto discorde, no implica atribuir un pronunciamiento a cargo de aquella mayoría sobre la “concurrencia desleal”, que no hizo manifestaciones en forma expresa sobre el tema, ni se puede inferir, tampoco, que lo hubiera hecho en forma tácita, por la circunstancia de que sí lo haya hecho, en forma expresa, un voto discorde. Por último, se comparte el criterio de opinión del Dr. CAJARVILLE (fs. 29 en rojo, A.A., Leg. “B”) que sostiene que las “discordias...no forman parte de la sentencia”, no sólo por la solución legal impuesta por el art. 91 de la ley 15.524 admitiendo la firma del fallo por los discordes, “...en el libro respectivo o a continuación del fallo”, sino también, por la doctrina abundante y mayoritaria en la cual se apoya el autor, para sostener la tesitura expuesta. Dice el Dr. CAJARVILLE: “En todo caso, es de toda evidencia que cuando se trata de decidir y rige el principio mayoritario, el contenido de los votos minoritarios no se imputa al órgano como su voluntad; o dicho de otra manera, el contenido de los votos minoritarios no integra el contenido del acto colegial, queda fuera de él. Sobre el punto, los autores -cada uno desde su particular concepción- están de acuerdo. ALESSI afirma que las propuestas, pareceres y votos de los componentes de la minoría “no pertenecen al procedimiento que desemboca en el acto complejo de la mayoría, que es el único que forma el presupuesto del acuerdo”. CARNELUTTI dice que “la declaración compleja no consiste en la suma de todas las declaraciones singulares, sino sólo en la de aquellas que constituyan la mayoría”. GIANNINI consigna que “El principio -no escrito- de nuestro ordenamiento es que en los colegios profesionales (entre los que incluye a los “colegios judiciales” y al “Consejo de Estado”) la minoría (o las minorías), rectius las opiniones disidentes, no tienen relevancia, y la voluntad del colegio se identifica sin residuos con la voluntad de la mayoría”. MÉNDEZ entiende que “técnica y jurídicamente las voluntades discordantes carecen de trascendencia en la parte dispositiva de la decisión. Tomada ésta, todos los matices de opinión y reservas mentales de los que votaron afirmativamente y las negativas de los que no lo hicieron, desaparecen de la resolución. Ahora hay solamente una voluntad orgánica expresada en las condiciones que determina la técnica y regula el derecho” (fs. 27/28, en rojo A.A., Leg. “B”). En su virtud, se concluye con el Dr. CAJARVILLE, en que las constancias formales de las discordias no forman parte del contenido del fallo, salvo la importancia de referir y documentar la exclusión de la responsabilidad por la decisión adoptada. Por tanto y en definitiva sobre el punto, se rechaza el agravio fundado en la causal de nulidad de la cosa juzgada. IV) Corresponde a continuación, que la Sala se pronuncie sobre el agravio articulado en la impugnación contra la Resolución de fecha 11/10/95, que a juicio de la actora, desestima injustamente la marca “AXE”, en razón de un análisis erróneo del fondo del asunto. En la fundamentación al respecto, la actora se remite a los argumentos sobre el fondo expuestos al analizar la resolución de 25/4/95. Sin perjuicio de señalar, que esta última resolución está excluida de la acción anulatoria por haber operado la caducidad, circunstancia que produce, como consecuencia, la firmeza de la misma en vía administrativa, no obstante ello, igualmente el Tribunal se expedirá sobre la legitimidad de la Resolución del 11/10/95 que desestimó la marca “AXE” Acta No. 216.375, solicitada por FARQUIM SRL (fs. 00036, en rojo, A.A. Leg. de 125 fojas), ahora DISTRIFAR SRL. Ingresando al tema, surge que la empresa UNILEVER PLC denunció piratería marcaria, por estimar que la solicitud de FARQUIM SRL era violatoria del art. 2, inc.12 y 13 de la Ley 9.956, puesto que a su juicio, el registro de la marca peticionada (“AXE”, Acta No. 216.375), constituye la copia de marca idéntica “AXE”, propiedad de la denunciante (fs. 30). Planteada la situación litigiosa en esos términos, corresponde establecer, conforme a la consulta evacuada por RIPPE, que es posible que marcas iguales o semejantes distingan productos o servicios diferentes, con algunas salvedades, por ejemplo, cuando “coincidan o resulten conexas o afines con marcas notorias, sean éstas conocidas en el país o en el extranjero, particularmente, en tanto conocidas e impuestas por el propio conocimiento del producto o servicio que distinguen, sea por la naturaleza de éstos, por su calidad, por su procedencia o por otras características remarcables y consideradas por su público consumidor” (fs. 7, en rojo, A.A. Leg. “B”). También señala dicho autor que: “Es principio del derecho marcario el carácter territorial del registro, de manera que la ley tutela al primer registrante, con las particularidades o excepciones del caso (uso anterior, prioridad de la solicitud, en el país o en el extranjero, anulación, etc.)”. Y continúa: “La marca notoria constituye una de esas particularidades o excepciones, y sin perjuicio de concretar una causal de denegación o anulación de una marca en el contexto de la ley nacional, es un presupuesto motivante del procedimiento especial de oposición, recurso o anulación previsto en el art. 18 de esa ley, en la redacción dada por la ley 16.320, art. 236, cit.” (Opin. cit. pág. 8, en rojo). En razón de lo expuesto y en virtud de que la accionante DISTRIFAR SRL no controvierte la notoriedad de “AXE” de UNILEVER PLC, sea en el extranjero o en el país, ESTA NOTORIEDAD, desplaza a nivel nacional, la prelación de registro territorial que le asistía, en principio, a “AXE” de la reclamente, conforme a la aplicación del Convenio de París y la normativa marcaria nacional. La tesitura expuesta, encuentra sustento fáctico en la propia actitud asumida por DISTRIFAR SRL, en cuanto pretende enervar la notoriedad y prevalencia de “AXE” de UNILEVER PLC en el mercado, fundado en la “familia de marcas”. Sostiene en ese sentido que, “La marca AXE de FARQUIM no puede ser considerada separada de su contexto para ser analizada en forma independiente”. Agregando a continuación: “AXE es una más de las tantas que integran una denominada “familia marcaria” todas similares y que fueran registradas por FARQUIM en torno al núcleo generado por la antigua y notoria marca “SAXE”, cuya solicitud registral se remonta al año 1963 y que fuera concedida en el año 1964” (fs. 50/50v. de autos). Sin embargo, si bien se admite que efectivamente existen en la práctica de la realidad marcaria las familias de marcas, se estima por el contrario, que en la especie, atendiendo a la opinabilidad e incertidumbre sobre la procedencia de que “AXE” integre una “familia marcaria de SAXE, -extremo que no alcanza para desvirtuar la presunción de legitimidad del acto impugnado- no es de recibo el argumento esgrimido como fundamento de la anulación. Más aún, cuando no existe normativa legal que ampare el alcance y efectos que se les atribuye a las “familias de marcas”. Como señala RIPPE: “La familia de marcas no es una categoría jurídica en sí misma en tanto ninguna disposición legal le asigna tal reconocimiento: no es definida por la ley, no se determina en función de ella ninguna normativa reguladora, no se acotan potenciales alcances y efectos jurídicos” (fs. 10 en rojo, A.A., Leg. “B”). Por tanto, en su virtud, ese vacío normativo conduce a que la propiedad de una marca se rija por las disposiciones comunes y generales del derecho marcario. Que, a estar, a la relación fáctica de autos y a las disposiciones legales aplicables en la materia, mencionadas supra, priva el uso notorio de la marca “AXE” de UNILEVER PLC. RIPPE, incluye, además, en la aplicación de ese derecho especial “...las reglas de interpretación de la confundibilidad o contratación marcaria” (opin., cit. fs. 10 en rojo). Esa corriente de opinión tiene cierta coincidencia, con lo expresado por GUTIERREZ CARRAU, quien, refiriéndose a la causal prevista en el inc. 13º del art. 2 de la ley 9.956, señala que “Es importante diferenciar los supuestos de concurrencia desleal con los de confusión, porque no toda hipótesis de confusión se comprende en el concepto de concurrencia desleal, ni toda hipótesis de concurrencia desleal se traduce en un supuesto de confusión”. Sostiene que se aplicará el inc. 13º, “...cuando la nueva marca que se solicita, más allá de generar confusión por identidad o similitud, hace presumir en el examinador una “mala fe”, una “deslealtad”, un intento de aprovechamiento o apropiación indebidos de un signo y prestigio ajenos”. Sin embargo, pese a destacar dicho autor, lo difícil que resulta “realizar la demarcación teórica de los conceptos”, afirma categóricamente que la doctrina nacional sostiene que el numeral 13º “es una NORMA de carácter OBJETIVO”. En ese sentido, cita a Eduardo MEZZERA que expresó: “...la deslealtad presumida debe resultar del propio signo sin que corresponda analizar a los efectos de su registrabilidad o irregistrabilidad la conducta del solicitante a ese respecto”. Dicho autor indica más adelante: “El signo será entonces irregistrable por el sólo hecho de que su configuración haga presumir la intención de una concurrencia desleal. Sin intención, sin concurrencia y sin daño” (MANUAL TEÓRICO- PRÁCTICO DE MARCAS, págs. 76/77). En consecuencia, se debe concluir en la especie, que no es necesario ingresar a determinar si en la registrabilidad o irregistrabilidad de la marca “AXE”, se ha verificado o no la intencionalidad de la concurrencia desleal, porque la presunción surgirá, del propio signo, concretándose, aún, con ausencia de culpa o intención. Tal conclusión, exime al Tribunal de resolver, quiénes en la actividad comercial tienen “sangre azul” y quiénes “sangre roja”, como lo sugiere la accionante, que dice que “...todos tienen sangre roja” (fs. 49 de autos). V) Por último, corresponde señalar que no hay coincidencia con la opinión de la actora, cuando dice que la Sentencia No. 544/94, por mayoría, “...hizo lugar al registro de la marca...” (numeral 9º de la demanda anulatoria, a fs. 12v. de autos), porque la competencia del Tribunal se circunscribe a confirmar o anular el acto impugnado. No puede soslayarse que en la referida sentencia, si bien se reconoce el “...derecho al registro...” se hace con la salvedad, de que “...siempre y cuando no hubiere otro impedimento legal” (Considerando III de fs. 38v., en los autos agregados ficha 1089/92). En consecuencia, la anulación del acto impugnado por parte del Tribunal, no implica obligación preceptiva para la Administración de su registro, sino que, podrá registrarlo o no, si no existen otros impedimentos legales para ello y conforme a la facultad que le asiste. Por lo expuesto, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista en las sumas de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant: sin compartir todos los fundamento, por entender que las discordias integran la sentencia como unidad documental, siendo por ello necesarias para acordar legalmente el acto. Obviamente no integran la “voluntad expresada en el fallo”, que se conforma con los votos mayoritarios, pero no puede negarse que sin los votos discordes no es posible dictar una sentencia.