Sentencia Definitiva N° 1044/1998

//tevideo, 16 de noviembre de 1998. No. 1.044 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 699/95), y su acumulado de igual carátula No. 44/96. RESULTANDO : I) Que a fs. 4 y ss. del expediente ficha 669/95 compareció la actora a promover demanda de nulidad contra la Resolución dictada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 16 de mayo de 1995, por la que se revocó la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 21 de octubre de 1994, que había desestimado la registración de la marca “CONEX ASOCIADOS” formulada por Juan Carlos Payssé, de Uruguay, para individualizar los productos de la Clase Int. 35. Dicha resolución dispuso conceder tal solicitud de registro. Señala como antecedente que implementando el mandato establecido por el art. 27 de la Ley No. 16.211, U.T.E. crea, por Resolución No. 93.601 del 17 de marzo de 1993, la Unidad de Consultoría Externa (CONEX) como una unidad especializada dentro del ente. Agrega que con fecha 22 de julio de 1993, el Sr. Juan Carlos Payssé inició en el Registro respectivo las gestiones tendientes a obtener el registro de una marca denominada CONEX ASOCIADOS, a ser registrada en la clase 35 del nomenclator internacional de marcas. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resuelve rechazar, por resolución del 21 de octubre de 1994, la solicitud de registro de la marca precitada. Esta resolución es impugnada por el solicitante Sr. Payssé, quien, en vía jerárquica, y por Resolución de fecha 15 de marzo de 1995, obtiene la revocación de la resolución denegatoria. La actora se agravia manifestando que existe prelación (uso anterior) de UTE en la titularidad de la denominación CONEX. Basa su pretensión anulatoria en la prohibición consagrada en el art. 2º, incisos 1º y 12º, de la Ley No. 9.956 y en lo dispuesto por el arts. 9 y 10, inciso 2º, de la citada norma y en el art. 8 del Convenio de París. Señala que deberá anularse el acto, pues según el art. 2º, inc. 1º, citado, no se considerarán marcas, las letras, palabras, nombres o escudos distintivos que use o deba utilizar el Estado. Expresa que la palabra Estado en el mencionado artículo fue utilizado en sentido amplio e incluye Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, por lo que UTE está incluida en esta prohibición. Agrega que la unidad de Consultoría Externa de UTE (CONEX), fue creada meses antes de la solicitud de registración del Sr. Payssé. Expresa que no es de recibo las conclusiones de la Asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Aunque la persona jurídica actuante es una sola: el Ente Autónomo UTE, en su actividad de consultoría externa, UTE se manifiesta bajo la denominación CONEX. Juega aquí la prohibición establecida en el art. 2º, inc. 12, de la citada ley. Finalmente señala que de entenderse que CONEX es una marca de servicio utilizada para distinguir los servicios de consultoría externa, es aplicable el citado art. 10. Los agravios mencionados son reiterados de fs. 1 a fs. 7 vta. en el expediente ficha No. 44/96. II) Conferido traslado de ambas demandas, éstos son contestados a fs. 15/15 vta. del expediente ficha 669/95 y 12/12 vta. del expediente ficha 44/96, expresándose que la resolución impugnada deberá confirmarse pues el término CONEX no es producto de la imaginación, sino que es la expresión común de consultoría externa, extremo que no requiere mayor ingenio. III) Abierto el juicio a prueba se diligenció la que obra certificada a fs. 22 del expediente ficha 669/96 y a fs. 64 del expediente ficha 44/96, pertenecientes a ambas partes. IV) Por auto No. 1004 de fecha 23 de diciembre de 1996 se hizo lugar a la acumulación de los autos de igual carátula ficha 44/96, lo que resulta de fs. 31 de los autos ficha 669/95. V) Se dedujo tercería coadyuvante por el Dr. Juan Carlos Payssé a fs. 14 de los autos ficha 44/96. VI) Las partes alegaron en el cúmulo por su orden, se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen de fs. 43/44 del expediente ficha 669/96), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) El acto administrativo impugnado en autos es la Resolución dictada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas de fecha 16 de mayo de 1995 que revocó la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 21 de octubre de 1994 que había desestimado la registración de la marca “CONEX ASOCIADOS” formulada por el Dr. Juan Carlos Payssé, de Uruguay, para individualizar los productos de la Clase Internacional 35 y en su lugar dispuso conceder tal solicitud de registro (fs. 43 A.A. en 124 fs.). La parte actora, agraviada de lo resuelto, optó: a) por un lado entablar directamente acción de nulidad, luego de notificarse del acto en cuestión que dispuso conceder la solicitud de registro, pues dicho acto revocaba una anterior Resolución que había denegado el mismo (Exp. No. 669/95); b) por otro lado decidió agotar la vía administrativa respecto del acto que concedió el registro, y luego de agotada debidamente la misma, interpuso demanda de nulidad tempestivamente (Exp. No. 44/96). Por lo que viene de verse, quien acciona no agotó la vía administrativa respecto del acto que impugna de nulidad en el expediente No. 669/95, en cambio sí lo hizo y correctamente, en el expediente tramitado No. 44/96, en el cual interpuso recurso de revocación que fue luego confirmado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería por resolución de fecha 6 de noviembre de 1995 (fs. 130 de A.A. en 152 fojas). La acción de nulidad fue promovida luego, dentro de los plazos legales, por lo que procede entonces ingresar al examen sustancial de lo allí planteado. II) Que a criterio del Tribunal y siguiendo la opinión del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, estima que corresponde anular el acto en proceso. En efecto, de autos surge que por Resolución No. 93.601 de 17/3/93, U.T.E. creó la “Unidad de Consultoría Externa” (“CONEX”), dependiente de la Gerencia General, con la misión básica de analizar y coordinar el conjunto de las actividades de consultoría tecnológica y de gestión que acometa el Ente en el exterior de la Empresa (fs. 63-64 de A.A. Letra “A”). Está probado también que CONEX comenzó desde entonces a desplegar su actividad como Consultora Externa en el ramo de servicios, actividad que fue creciendo con el paso de los meses. En el mes de mayo de 1993 participó con un “stand” en la Feria de Palermo, Argentina, tal como surge de los testimonios prestados a fs. 39 y 41 y del informe agregado a fs. 60 de los Autos No. 44/96. En tanto que los trabajos de encuadernación mencionados por Tiposistema S.A. para CONEX se concretaron recién desde enero de 1995 en adelante. Surge acreditado también que con fecha 22 de julio de 1993, Juan Carlos Payssé solicitó y obtuvo el registro de la marca “CONEX ASOCIADOS”, para proteger servicios de la misma clase 35 referida precisamente a servicios de publicidad, consultoría, asesoramiento de empresas, etc. y comunicó a UTE que debió abstenerse de usar la denominación “CONEX”. Cuando esta actitud fue asumida por dicha empresa era innegable el vuelo que había comenzado a desplegar la Unidad de Consultoría Externa de UTE (CONEX), según resulta de su proyección internacional (fs. 32/49 y 65/75 Legajo “A” cit.), de la propaganda periodística (v. recortes a fs. 76/77), todo lo cual se reitera a fs. 96/123 del Legajo de 124 fojas. Su volumen y trascendencia aparece claramente plasmado también en el Legajo “B” de A.A.. “CONEX” tal como surge de la Resolución por la que fue creada, es el apócope de dos palabras “CONSULTORIA” (CON) y “EXTERNA” (EX). Tal denominación resulta original y creativa para cualquiera y más aún en el caso de un Ente Autónomo que crea una consultoría Externa, para que opere como tal, en el área de servicios, tanto en lo interno como en lo internacional y se da a conocer en actividades concretas. Por ende la marca postulada para su inscripción, por quien luego comparece como tercerista, aparece, por la razón temporal anotada y los extremos señalados, como una clara maniobra para apropiarse del prestigio de una denominación surgida meses antes de la solicitud de Registro y que, además, responde nada menos que a un ENTE AUTÓNOMO, de naturaleza comercial. El hecho de haber agregado la palabra “Asociados” en nada cambia la imposibilidad del registro, desde que lo original es la expresión “CONEX” derivada del apócope tal como se dijo, por lo cual se ingresa en la prohibición del art. 2 num. 12 de la Ley No. 9.956 por tratarse de una marca -la resistida- que es similar a un nombre comercial. Carece de trascendencia el hecho de que UTE no haya registrado como marca dicha denominación, porque la similitud también puede darse entre una “marca” y un “nombre comercial”. Por “nombre comercial” -expresa GUTIÉRREZ CARRAU- se entiende el nombre de fantasía con que el comerciante o industrial se distingue en el mercado frente a la clientela. Es una denominación puramente distintiva y no se contraen bajo la misma derechos y obligaciones. Es una “propiedad industrial” tal como lo señala la propia ley (GUTIÉRREZ CARRAU “Manual Teórico Práctico de Marcas... pág. 69). El uso prioritario de “un nombre comercial” no registrado otorga la facultad de solicitar la nulidad de otro inscripto con posterioridad y por supuesto la de oponerse a la registración cuando ésta se pretenda (conforme Diccionario Jurídico Espasa pág. 686). UTE es un Ente Autónomo Comercial, según la Constitución y Ley Orgánica, y “CONEX es el nombre de un “Servicio” que presta UTE a través de una Gerencia concreta, por tanto importa el nombre de UTE, pero importa más aún “CONEX” como nombre de un servicio que presta el Ente y que corresponde sea protegido. La creación del servicio y su nominación fue un acto original y tal iniciativa así denominada comenzó a marcar presencia activamente, tanto dentro como fuera de fronteras, en mérito a lo cual la solicitud de inscripción formulada y en definitiva aceptada por el Ministerio demandado, no puede mantenerse por ser violatorio de lo dispuesto en el inc. 12 del art. 2 de la Ley No. 9.956. La doctrina es uniforme en sostener -en posición que la Sala ha compartido- que el acto que dispone la inscripción de una marca en violación de lo dispuesto en el art. 2do. de la ley, es nulo absolutamente, vicio que no se subsana por el transcurso del tiempo...” (Conforme Sents. 994/96 y 1056/97, entre otras). Por estos fundamentos, y los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que se comparten, el Tribunal FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.