Sentencia Definitiva N° 1011/1998

//tevideo, 4 de noviembre de 1998. No. 1.011 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 1341/96). RESULTANDO : I) Que con fecha 10 de junio de 1996 compareció Teodoro PORADOSU entablando demanda de nulidad, en tiempo y forma, contra la resolución de fecha 26 de mayo de 1995, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “ROYAL SHAKES BEER” para individualizar los productos de la Clase Int. 32 (fs. 22 antecedentes administrativos), sin derechos privativos sobre cada uno de sus términos. No existiendo notificación formal ni publicación en el Diario Oficial, interpuso con fecha 29/6/95 recurso de revocación y jerárquico (fs. 2 de antecedentes administrativos, letra A), los cuales fueron desestimados por denegatoria ficta configurada en fecha 2/5/96. La parte actora se agravia por entender que la misma es contraria a derecho, tal como oportunamente lo expresara al deducir oposición a la solicitud de registro concedida por el acto en causa, por razones de confundibilidad con su marca prerregistrada “ROYAL GUARD” Reg. No. 267.769, para distinguir cervezas de la Clase Int. 32. Fundamenta su pretensión al amparo de los arts. 3, 10, 18 de la Ley de Marcas 9.956 y art. 28 y 33 del Decreto reglamentario. Manifiesta la parte actora que el acto en proceso violenta sus derechos en virtud de que permite el uso de un signo en el que la parte verdaderamente marcaria está constituida por la palabra ROYAL, idéntica a la primera palabra de la marca opositora y que, por ser la primera palabra de una marca compuesta, es la que desempeña un rol fundamental. Agrega que no es claramente diferente a la prerregistrada como ordena la reglamentación, máxime el estar destinadas a distinguir los mismos productos (cervezas). II) Que a fs. 19 compareció la demandada estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho. Manifiesta que entre ambos signos marcarios, uno mixto y otro denominativo existen claras diferencias que permiten su coexistencia. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 22, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 32. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 33 y 38, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien, por Dictamen No. 174/98 de fs. 44, aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada. V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 46), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que la Corporación, apartándose del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria movilizada. El acto residenciado es la Resolución de 26/V/95, dictada por el Director Técnico de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el registro de la marca “ROYAL SHAKES BEER” (ETQ.), por el conjunto sin derechos privativos sobre cada uno de sus términos (art. 28 del Decreto Reglamentario), a favor de la firma “JACKSON INTERNATIONAL TRADING CO. KURT D. BRUHL GmbH & CO. KG de: AT, solicitada bajo Acta No. 251.720, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s: INT. 32 s/d (CASI SIC, fs. 22/22v., en rojo, Legajo “A” de los antecedentes administrativos). Tal volición, que deriva de la solicitud oportunamente implementada por la firma titular del registro marcario ahora dubitado, determinó la tempestiva oposición de “COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.”, de CHILE, en tanto que titular de la marca prerregistrada “ROYAL GUARD”, concedida originariamente por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial bajo Acta No. 177.490 y renovada posteriormente bajo Acta No. 267.769, para proteger artículos o productos de la Clase Int. 32 (ex Clase Nac. 10) (fs. 2, 4/7, 8/9, 13/14, 15 y 19, en rojo, Legajo “B” de antecedentes administrativos). La oposición de referencia, fundada en el registro renovado Nro. 267.769 (fs. 10 y 17, antecedentes administrativos cits.), no fue compartida por la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que aconsejó acceder a la solicitud de inscripción marcaria (fs. 21, Ibid.), dando cima al dictado del acto en causa. El problema instalado en el subjudice finca en la posible ocurrencia de un supuesto de CONFUNDIBILIDAD entre las marcas en pugna. Y el Tribunal, luego del debate interno propio de todo órgano colegiado, ha arribado a la conclusión de que existe un RIESGO CIERTO DE CONFUSIÓN, lo que es suficiente para revocar el acto que se procesa y rechazar el registro marcario postulado, porque, como es obvio, no se exige la absoluta certeza de confusión, bastando con la inminencia o peligro de su producción. III) Que, en efecto, en el caso se enfrentan dos “conjuntos marcarios” conformados por denominaciones en inglés: “ROYAL GUARD” y “ROYAL SHAKES BEER” (ETQ.). La primera, según la Traductora Pública de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, constituida por términos que conforman un sintagma de significación, que equivale a “GUARDIA REAL”, que es el significado que se asigna a estos dos vocablos de la lengua inglesa (fs. 20v., Legajo “A” cit.); y, la segunda, según la traducción que efectúa la propia empresa solicitante -y a la que se reenvía la Traductora Pública (fs. 20v. Ib.)- se compone de tres expresiones de la misma lengua: “ROYAL”, “SHAKES” y “BEER”, que se traduceN a fs. 8 del Legajo “A” de los antecedentes administrativos como: “real”, “sacudidas” y “cerveza”, respectivamente (lo que podría determinar una denominación equivalente a “cerveza real sacudida”). Empero, las significaciones de estas dos denominaciones enfrentadas, no son de mayor relevancia, por cuanto la Sala ha sostenido con su actual integración, en forma reiterada, que teniendo como objetivo la protección marcaria, el superior interés general, consustanciado con el de los consumidores, lo que importa es determinar el impacto de cada marca en el consumidor-medio, que es el que se toma como punto inexcusable y lógico de referencia. Como es natural, este consumidor-medio no tiene por qué conocer el idioma inglés ni el significado de algunas palabras, aunque se trate de términos muy utilizados en los medios de comunicación y que, por su permanente y profusa difusión, pueden llegar a ser conocidos por aquél en su significación en el idioma español. De modo que el cotejo debe efectuarse entre las dos denominaciones tal como se presentan en la causa: “ROYAL GUARD” y “ROYAL SHAKES BEER”. La doctrina, como lo ha señalado invariablemente el Cuerpo, ha trazado una serie de reglas para examinar los supuestos de confundibilidad en materia de marcas (RIPPE, S.: “La propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 313; RIPPE, S.: “El problema de la confundibilidad en materia de marcas” en el trabajo cit.; GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, ed. F.C.U./1997, págs. 93 y ss.): 1) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2) las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; 3) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; y 4) deben tenerse presentes las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. En la especie, aparentemente ambos “conjuntos marcarios” tienen diferencias gráficas y fonéticas, sin necesidad de acudir a la traducción de ellos. Pero ello no implica afirmar que se perfilan las “claras diferencias” que exige el art. 33 del Decreto-Reglamentario de 29/XI/940 (reglamentario de la Ley 9.956/1940), en la redacción que le diera el Decreto de 6/VII/945, por cuanto es sugestivo la utilización, por parte del registro postulado, del vocablo “ ROYAL”, que constituye indudablemente el “núcleo” (o elemento central) del “conjunto marcario”. La agregación de “BEER” no tiene mayor virtualidad para mutar la impresión que provoca el uso del término fundamental (“ROYAL”), por cuanto ambas marcas procuran distinguir artículos o productos DE LA MISMA CLASE INT. 42: CERVEZAS. De modo que si, por ejemplo, el conjunto marcario “ROYAL BEER” no sería registrable, no se advierte qué cambio significativo opera la adición del vocable “SHAKES”, porque todo el conjunto marcario gira en torno a la expresión fundamental mencionada (“ROYAL”). Porque “...siendo tan amplio el caudal de voces que ofrece el idioma...” (L.J.U., t. 84, c. 9629, págs. 25-26; L.J.U., t. XVII, c. 2573), no se advierte la razón para que la firma que propicia la marca cuestionada utilice una expresión que conforma el “núcleo” de una marca prerregistrada con apreciable antelación, ya que el primer registro de “ROYAL GUARD”, No. 177.490, data de 1982 (fs. 5, en rojo, Legajo “B” de los antecedentes administrativos). Por ende, no es suficiente con admitir que entre ambas marcas median diferencias fonéticas, porque tratándose de denominaciones de lengua inglesa la similitud y subsecuente posibilidad de confusión deriva del aspecto gráfico y hasta “conceptual o evocativo”, dado que el consumidor-medio prestará preferente atención al término “ROYAL”. Por lo demás, no tratándose de un producto sofisticado o dotado de cierta “especificidad”, que se asocia con el concepto del consumidor selectivo, según la teoría del “discriminating purchaser” (comprador discriminador), supuesto en el que el riesgo de confusión puede decaer o incluso desaparecer (V. GUTIÉRREZ CARRAU: Ob. cit., págs. 95/96), la posibilidad de confusión se mantiene o acentúa cuando se trata de productos de consumo masivo. Es así que no puede soslayarse la teoría, hoy notoria en EEUU, de los “bienes relacionados” (“related goods”), que sostiene que, a pesar de las diferencias de productos o servicios y, aún, de los canales de venta, el consumidor tiende a asociar diferentes bienes si existe una pública expectativa o presunción (“ public expectation”) de que esos bienes podrían provenir del mismo productor o comerciante. Esta doctrina, acota GUTIÉRREZ CARRAU, incluye como “ related goods” o “similar goods ” todos aquellos que el consumidor pudiere entender que proceden del mismo fabricante o prestador de servicios (Ob. cit., págs. 96/97). Conclusiones que son aplicables “mutatis mutandi” al caso, con el agravante de que las marcas en pugna procuran tutelar productos DE LA MISMA CLASE INTERNACIONAL. IV) Que el aspecto que viene de mencionarse resulta de vital importancia. La similitud de productos protegidos por marcas “similares” o no suficientemente diferentes, y el riesgo de asociación que suscita este tipo de situaciones, no han escapado al examen de la doctrina. Porque la marca no otorga normalmente un monopolio legal absoluto, sino circunscripto a un determinado sector económico, acotado por la universalmente aceptada regla de la especialidad (art. 4º, L. 9956). De esta manera es perfectamente posible que el mismo signo distintivo sea registrado como marca por dos o más empresarios para distinguir productos o servicios NO SIMILARES. Esto es lo resuelto por la Sala, en Sentencia No. 726/96, de 31/VII/96, con referencia a las marcas “CHESTER” y “CHESTERFIELD” que protegían productos totalmente diferentes (artículos de tocador una y cigarrillos la otra). Para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad; así como a sus canales de comercialización. Del mismo modo que la semejanza entre los signos, la similitud entre productos y servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión, presumiéndose que existe tal probabilidad de confusión siempre que se use un signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos. El titular de una marca goza de protección frente A TODAS LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE CONFUSIÓN perfiladas por la doctrina y jurisprudencia en función de las distintas representaciones erróneas que la violación del derecho subjetivo de marca puede generar en el tráfico. Cuando la distinción entre los signos resulte compleja, es decir, cuando para los consumidores y usuarios se trate de un mismo signo, se estará en presencia de un RIESGO DE CONFUSIÓN INMEDIATO. Eventualidad que no cabe descartar en el subjudice, toda vez que el consumidor-medio, tratándose de productos de consumo masivo que se expenden en el mercado en medio de una profusión de marcas nacionales y extranjeras de cerveza, habrá de prestar atención al término “ROYAL”, siendo más que presumible que esta expresión, apreciada en la marca resistida, tendrá valor o efecto “evocativo” con relación a la marca prerregistrada “ROYAL GUARD”. El RIESGO DE CONFUSIÓN MEDIATO tiene lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características comunes puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y que, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común. En estos supuestos el riesgo de asociación será más probable si en el correspondiente sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que desemboca en la formación de conglomerados empresariales. Finalmente, el RIESGO DE CONFUSIÓN EN SENTIDO AMPLIO se verificará cuando en el tráfico se aprecia que se trata de empresas diferentes pero, debido a la similitud entre los signos, se considere erróneamente que entre ambos operadores median conexiones económicas u organizativas, conclusión de recibo en un mundo donde la “globalización” todo lo domina (ver: AREAN LALIN, Manuel: “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas...”, en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 4/996, págs. 54/55). Todas estas modalidades de confusión (en sentido amplio y en sentido estricto; y, en esta última, riesgo de confusión mediato e inmediato) pueden verificarse en la especie. Y no puede perderse de vista que, si bien la legislación marcaria tutela el interés general de los consumidores, como invariablemente ha sostenido la Sala (la oposición de oficio que prevé la L. 9.956 es expresión de ello), también el sistema protege, como enseña la doctrina, “...el interés particular de las empresas” (AREAN LALIN, M.: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Rev. cit., No. 5/996, pág. 12, 2da. columna). Esto último deriva del hecho de que, de simple indicador de la procedencia empresarial, la marca ha pasado a ser, también un signo acreditativo de la calidad de los productos o servicios y un mecanismo publicitario de gran efectividad. La marca sigue atestiguando ante los consumidores que todos los productos o servicios de una misma clase de portadores de la misma marca, han sido producidos, distribuidos o prestados por una misma empresa o por un mismo grupo de empresas con fuertes vínculos jurídicos o económicos entre sí. Pero además proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o servicio; y facilita su entrada y permanencia en el mercado (cf. “AREAN LALIN, M.: “La Protección”..., Ob. cit., págs. 13/14). Todo ello indica que la expresión “ROYAL”, vinculada a cervezas, tiene los atributos de novedad y originalidad exigidos por la ley marcaria. Por lo que, la aparición de otra marca conformada por un conjunto en el que resalta aquella expresión (“ ROYAL”), es susceptible de provocar confusión tanto respecto del producto como del origen empresarial del mismo, con lo cual se afectarían, tanto el interés general de los consumidores, que es lo que la ley procura tutelar en forma directa e inmediata, como el interés particular de las empresas, muy respetable y protegido en forma indirecta o mediata por el sistema de marcas. Sin perjuicio de que lo expuesto se reputa suficiente para anular, cabe agregar que el registro “ROYAL GUARD” fue otorgado sin ninguna limitación (Legajo “B” de los antecedentes administrativos cits.); en tanto que el registro ahora enjuiciado lo fue “sin derechos privativos sobre cada uno de sus términos” (fs. 22v., en rojo, Legajo “A” cit.). Y la circunstancia de que la marca prerregistrada sea “denominativa” (fs. 14, Legajo “A” cit.), en tanto que la postulada en autos sea “mixta” (denominativa y emblemática) (fs. 8, Ibid.), no varía la conclusión a que arriba el Tribunal, porque el término “ROYAL” “colorea” esencialmente ambos registros marcarios (o conjuntos marcarios) al erigirse en núcleo o elemento fundamental del conjunto. Por los expresados fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.