Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 453/2018
11 de octubre de 2018
- Ficha (IUE)
- 98/2016
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 11 de octubre 2018.
No. 453
VISTOS :
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados:
"SADHANA SRL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRÍA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 98/2016).
RESULTANDO :
I) Que con fecha 15/3/2016, a fs. 2, compareció la accionante, entablando demanda anulatoria contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 16 de noviembre de 2015, por la que se resolvió revocar la resolución del mismo órgano de fecha 5 de enero de 2012 que había concedido a la actora el registro de la marca mixta “ILUMINATE” (Acta N° 407088) para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 44 (fs. 124 bis A.A.).
Indicó que solicitó ante la DNPI el registro de la marca “ILUMINATE” (Acta Nº 407.088) con fecha 4 de noviembre de 2009, la que le fue concedida por acto administrativo de fecha 5 de enero de 2012, para distinguir la totalidad de los servicios comprendidos en la clase internacional 44.
Expresó que es un signo marcario mixto, constituido por una figura circular, que incluye un diseño en que se aprecia la sombra de la figura de una mujer, a contra luz de una puesta de sol. La figura del sol es el punto de la primera letra “I” de la expresión “ILUMINATE”, que complementa el logo descripto, con particular diseño de las letras “IL”, destacadas en negrita, respecto al resto de las letras que conforman dicha expresión.
Puntualizó que, en consecuencia, se trata de un signo original, de fantasía y con la particularidad de que constituye un signo mixto, con la combinación del vocablo “ILUMINATE”, y elementos figurativos que hacen a su esencia y aptitud distintiva.
Adujo que es entonces legítima titular del signo marcario escogido, de fantasía, creatividad y originalidad, respecto de los servicios distinguidos en la clase internacional 44.
Manifestó que, desde su solicitud de su registro en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el año 2009, concomitante con la inauguración y puesta en funcionamiento del local y hasta el día de hoy, la accionante individualiza con la marca “ILUMINATE” los servicios que brinda, comprendidos en la clase internacional 44, servicios de tratamiento estético. La marca ha adquirido reconocimiento y prestigio, con el correspondiente crecimiento, trayectoria y clientela que representa la calidad de los servicios prestados y posicionamiento en el mercado.
Señaló que la inscripción registral confiere a su titular el derecho de propiedad sobre la misma, tal como surge del art. 9 de la Ley 17.011. En virtud de lo cual, la actora ha sido diligente al solicitar la protección del signo objeto de su creación “ILUMINATE”, ha actuado conforme a la ley de marcas protegiendo su signo, el cual desde 2009 a la fecha es el distintivo de su centro estético.
Sostuvo que los recursos interpuestos por un tercero, contra el acto referenciado, aduciendo un presunto y eventual uso anterior, fueron contrarios a derecho. El fundamento de la resolución dictada por la Administración, que agravia el derecho de propiedad legítimamente adquirido por la accionante, contraviene lo dispuesto en los arts. 1°, 9 y 24 de la Ley 17.011.
En relación al art. 24 de la ley marcario, expresó que esta norma faculta a quien manifieste un eventual uso anterior de un signo, la posibilidad de oponerse en la oportunidad procesal prevista por la disposición y no en cualquier tiempo. Deviene una excepción al art. 9 y se limita al específico contenido del art. 24, no correspondiendo efectuar interpretaciones que extralimiten la voluntad del legislador. En consecuencia, quien pretenda argumentar un uso anterior, tendrá como oportunidad procesal -contra una solicitud de registro- la posibilidad de deducir oposición, a partir de la publicación en el Boletín de la DNPI y dentro de los 30 días siguientes, contados a partir del siguiente a la misma.
Vencido dicho plazo, la oportunidad de deducir oposición caduca y resulta extemporánea.
Dijo que ello resulta en un todo de acuerdo con la ley, en tanto la inscripción registral es la que otorga derechos de propiedad sobre el signo, por lo que deviene una carga del propio interés de los administrados con los relevantes efectos que un derecho de propiedad trae aparejado.
Explicó que se verifica, en consecuencia, respecto del alcance del artículo 24, un plazo de caducidad, en razón del cual, la oportunidad procesal para invocar un eventual uso anterior de un signo igual o similar queda acotado al término de oposición, que la publicación en el Boletín de la DNPI otorga a tal efecto. La ley marcaria no solo no prevé otra instancia para invocar un uso anterior, sino que la excluye en forma expresa en razón de la redacción inequívoca de la norma prevista en el art. 24.
Añadió que la apreciación anterior resulta respaldada por lo dispuesto en el art. 100 de la Ley 17.011, cuya aplicación contemplaba situaciones posteriores a la promulgación de la ley, pero con un plazo restrictivo. La norma confería un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación, para quienes tenían marcas en uso pero no registradas ante la DNPI. Transcurrido el plazo de gracia (año 2000), el derecho de propiedad de la marca se obtiene por la inscripción registral como fuente generadora de derechos, y un uso anterior solo puede tener reconocimiento si se deduce en la instancia prevista por el art. 24 y no en otra oportunidad procesal.
Señaló que la única excepción para obstar una inscripción registral es la mala fe o competencia desleal, únicos supuestos que permiten la impugnación en cualquier tiempo, y ninguno de estos supuestos se verificó en autos, ni fue aducido por la contraparte, ni recogido por la Administración.
Sostuvo que el art. 24 in fine responde a un principio de seguridad jurídica: quien fue diligente en la inscripción registral de un signo marcario
-tal como lo hizo la actora- y obtuvo un derecho adquirido por el acto administrativo de concesión, no puede quedar indefinidamente sujeto a que un tercero pudiere cuestionar un eventual uso anterior.
Adujo que la aplicación de la norma prevista por el artículo 24, por el acto que revoca el acto de concesión a favor de la actora, extralimita en forma burda y grosera la voluntad del legislador; implica una inobjetable contravención a lo dispuesto en la norma, sino una desviación de poder; en cualquier caso, la revocación del acto originario de concesión resulta contraria a derecho y corresponde su declaración de nulidad.
Por otro lado, se agravió debido a que la Administración rechazó la pluralidad de prueba documental presentada por la actora durante el trámite administrativo, en contravención a lo dispuesto por la Ley Nº 18.600, que admite expresamente la validez y eficacia del documento electrónico. La DNPI rechazó esta documentación, avalada a su vez por la declaración testimonial concordante, que acredita que la actora con su marca registrada “ILUMINATE” efectuó publicidad y ventas de cupones de servicios, cuya difusión se realizó a través del sitio “WOOW” (sitio web en que se promocionan y venden servicios de toda índole vía internet con acceso masivo) durante varios años.
Agregó que más arbitraria es aún la admisibilidad de los elementos de prueba aportados por el tercero recurrente, quien adjuntó como prueba de un eventual uso anterior: un folleto carente de fecha; pagos efectuados a BPS a nombre de Ana Laura MIRANDA (elemento que carece de toda relación con el signo marcario ILUMINATE); y cinco facturas del año 2007 sin individualización de quien adquirió el servicio (lo que resulta manifiestamente improcedente al fin perseguido).
Dijo que la prueba agregada por el recurrente es notoriamente insuficiente y absolutamente improponible, a efectos de acreditar un uso anterior que revoque un registro marcario obtenido en forma diligente y consolidado en el mercado.
En definitiva, solicitó que se anule el acto administrativo impugnado.
II) Que con fecha 17/5/2016 a fs. 26, compareció la demandada a contestar la acción de nulidad impetrada.
Expuso, en lo que tiene relación con la prueba ofrecida por la accionante, en particular la impresión de documentos electrónicos, que estas impresiones deben estar certificadas notarialmente, debido a que la información existente en internet es fluctuante, por lo que la certificación notarial da certeza respecto a su autenticidad.
Desde el punto de vista sustancial, precisó que las Sras. Ana VARELA y Ana NEME han demostrado haber utilizado el signo “ILUMINATE” desde el año 2007, dos años antes de que lo comenzara a utilizar la actora.
Dijo que la anterior afirmación surge de todas las probanzas acercadas al trámite administrativo, de las que emerge que el signo de autos ya era utilizado por las Sras. VARELA y NEME desde 2007, lo que excede la exigencia de un año a que refiere el art. 24 de la Ley 17.011. En consecuencia, el acto administrativo emitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia.
En suma, solicitó que se confiera traslado de la demanda a Ana VARELA y Ana NEME, dado que la sentencia a dictarse podría afectarlas, y que en definitiva se mantenga el acto administrativo impugnado.
III) Que con fecha 30/5/2016, a fs. 30, se dio noticia del pleito a las Sras. Ana VARELA y Ana NEME, en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto N° 4002/2016 de fs. 29, quienes no comparecieron en el proceso.
IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 113.
V) Alegaron las partes por su orden. La actora lo hizo a fs. 116 y ss. y la demandada a fs. 135.
VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen Nº 494/2017, a fs.
138, aconsejando la confirmación del acto en proceso.
VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal.
CONSIDERANDO :
I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley
15.869), para el correcto accionamiento de la nulidad.
II) En obrados se demanda la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 16 de noviembre de 2015, por la que se resolvió revocar la resolución del mismo órgano de fecha 5 de enero de 2012 que había concedido a la actora el registro de la marca mixta “ILUMINATE” (Acta N° 407088) para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 44 (fs. 124
A.A.).
La resolución impugnada fue notificada a la actora, conforme sus dichos no controvertidos, el día 23 de diciembre de 2015.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto Ley Nº
15.524, y según lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal, la accionante tenía la opción entre deducir recursos administrativos o promover directamente la acción de nulidad contra dicha resolución (por la cual se revocó un acto anterior que la favorecía, a raíz de los recursos interpuestos por otro sujeto).
En tal sentido, ha sostenido el Tribunal que “(…) el citado art. 36 otorga al interesado, que se siente afectado por la revocación de un acto administrativo, que, a su vez, deja sin efecto otro que primitivamente le favorecía, la opción de recurrir el nuevo acto desfavorable o perjudicial, o bien acudir DIRECTAMENTE a la vía anulatoria jurisdiccional. No es, entonces, que esté interesado no pueda interponer nuevo recurso, sino que puede hacerlo, salvo que opte por descartar esta eventualidad y por acudir en forma directa a la interposición de la demanda anulatoria” (S. 1201/99, en consonancia con las Ss. 462/89, 477/89, 480/89; 450/90; 949/98, entre otras)” (Cfme. Sentencia N° 381/2015; en igual sentido: Sentencias N° 497/2007 y 368/2016).
En consecuencia, en tanto la demanda ha sido promovida el 15 de marzo de 2016 (nota de cargo a fs. 16 infolios), dentro de los 60 días siguientes a la notificación del acto encausado (descontada la Feria Judicial Mayor), cabe tenerla por entablada en tiempo útil.
III) Por Dictamen N° 494/2017, a fs. 138, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó el rechazo de la demanda incoada.
IV) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad, compartirá lo dictaminado por la Procuraduría del Estado y se pronunciará por la confirmación del acto encausado, conforme con los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales.
V) Antecedentes.
Conforme emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso, la accionante solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), con fecha 4 de noviembre de 2009, el registro de la marca mixta “ILUMINATE” (Acta N° 407.088), para proteger los servicios de la clase internacional 44: servicios médicos; servicios veterinarios;
tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura (fs. 2 A.A.).
La solicitud fue publicada en el Boletín de la DNPI con fecha 5 de enero de 2010, tal como surge de la constancia obrante a fs. 5 A.A., no habiendo recibido oposiciones de oficio ni por parte de terceros.
Con fecha 5 de enero de 2012, se produjo informe por parte de la Asesora Esc. Rosario ZÓCCOLLA UBILLA, de la División Marcas de la DNPI, la que entendió que la solicitud cumplía con los requisitos exigidos en los arts. 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley 17.011, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los arts. 4° y 5° de la misma ley, por lo que no existiendo antecedentes oponibles, sugirió conceder el registro solicitado (fs. 7 A.A.).
Ese mismo día, la DNPI resolvió conceder a la actora el registro de la marca mixta “ILUMINATE” (Acta N° 407.088) para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 44 (fs. 8 A.A.).
El referido acto administrativo fue objeto de recursos de revocación y jerárquico por parte de las Sras. Ana VARELA y Ana NEME, quienes adujeron tener un derecho prioritario sobre la marca “ILUMINATE”, derivado de un uso anterior de la misma, uso que cumple con las condiciones requeridas por la ley marcaria (fs. 13 y ss. A.A.).
Los recursos administrativos fueron presentados el 18 de enero de 2013, en forma tempestiva, puesto que la resolución recurrida no les había sido notificada personalmente ni había sido publicada en el Diario Oficial.
Conferida vista a la actora de los recursos deducidos por las Sras.
VARELA y NEME, aquélla fue evacuada por la accionante mediante el escrito que luce agregado a fs. 63 y ss. foliatura color rojo de los A.A.
La Asesora Letrada Dra. Magdalena SILVA sugirió que se abriera a prueba el procedimiento, indicando que la prueba a presentarse debía cumplir con los requisitos exigidos por el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999 (fs. 66 A.A.).
Siguiendo la sugerencia de su asesora, la DNPI dispuso la apertura a prueba, por el plazo de 15 días (fs. 66 A.A.).
Compareció entonces la aquí accionante, solicitando el diligenciamiento de prueba testimonial y documental, consistente esta última en impresiones de páginas web extraídas de los sitios WOOW, GUÍA UGUANA.COM, FACEBOOK, AHORRAR.COM y PÁGINAS AMARILLAS DE LA GUÍA TELEFÓNICA (fs. 67 y ss. A.A.).
Por su parte, las Sras. VARELA y NEME presentaron también prueba de carácter documental, consistente en un recibo de pago de BPS, remitos de entrega de mercadería, facturas, folletos y otros recibos (fs. 84
A.A.).
Se confirió nueva vista a la actora, a efectos de que presentara los indicios probatorios agregados conforme a lo preceptuado en el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999 (fs. 85 A.A.).
La accionante evacuó la vista conferida, argumentando que la prueba adjuntada no está integrada por documentos provenientes del extranjero, sino por documentos electrónicos extraídos de internet, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999. Anotó que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1° de la Ley
18.600 “Queda reconocida la admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica”, indicándose en el art. 4° que los documentos electrónicos satisfacen el requerimiento de escritura y tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas. Concluyó que, a la luz de las normas vigentes, todo documento que implique la presentación digital de actos o hechos, que satisfaga el requisito de la escritura, es admisible como prueba -con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo-, por lo que la prueba presentada en el caso de marras es admisible (fs. 89 y ss. A.A.).
Se recibió a continuación la prueba testimonial ofrecida por la actora (fs. 95 y ss. A.A.).
Luego de recibirse los alegatos finales de las Sras. VARELA y NEME (fs. 107 y ss. y 110 y ss. A.A.), se produjo informe por parte del Área Asuntos Jurídicos.
En dicho dictamen se indicó, por un lado, que la prueba documental agregada por la actora no habría de ser valorada, por no haberse incorporado de modo tal que asegure su autenticidad, confiabilidad y suficiencia. En cuanto al fondo, estimó que surgía probado un mejor derecho de las Sras. VARELA y NEME sobre el término “ILUMINATE”, en tanto había resultado acreditado en forma fehaciente el uso público, pacífico e ininterrumpido de la marca desde el año 2007 por parte de las recurrentes, mientras que la aquí accionante solicitó la marca de autos en noviembre de 2009. En función de lo cual, aconsejó revocar la resolución recurrida, y en su lugar desestimar la marca “ILUMINATE” cuyo registro fuera solicitado por la actora (fs. 119 y ss. A.A).
Finalmente, se dictó por la DNPI la resolución impugnada en estos obrados, por la cual se revocó la anterior resolución de fecha 5 de enero de 2012, que había concedido a la actora el registro de la marca mixta “ILUMINATE” (Acta N° 407088) para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 44; desestimándose dicho registro marcario (fs. 124 A.A.).
VII) Respecto a los agravios de orden procedimental deducidos por la accionante.
Desde el punto de vista formal, la actora se agravió por cuanto la Administración rechazó la prueba documental presentada por ella durante el trámite administrativo. Sostuvo que ello está en contravención con lo dispuesto por la Ley Nº 18.600, que admite expresamente la validez y eficacia del documento electrónico.
A juicio de la Sede, no le asiste razón en el planteo.
Según surge de los antecedentes previamente detallados, durante el trámite recursivo instaurado a partir de la impugnación deducida por las Sras. VARELA y NEME al acto que concediera a la accionante el registro de la marca “ILUMINATE”, se dispuso la apertura a prueba, indicándose por la Administración que la prueba a presentarse debía cumplir con los requisitos exigidos por el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999 (fs.
66 A.A.).
En tal ocasión, la aquí accionante solicitó, entre otras, el diligenciamiento de prueba documental, consistente en impresiones de páginas web, extraídas de los sitios WOOW, GUÍA UGUANA.COM, FACEBOOK, AHORRAR.COM y PÁGINAS AMARILLAS DE LA GUÍA TELEFÓNICA (fs. 67 y ss. A.A.).
Frente a ello, la Administración le indicó a la actora que debía presentar los indicios probatorios agregados conforme a lo preceptuado en el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999 (fs. 85 A.A.).
La accionante evacuó la vista conferida, argumentando que no resultaba de aplicación lo dispuesto en el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999, sino que resultaba de recibo lo dispuesto por los arts. 1° y 4° de la Ley 18.600 respecto a la admisibilidad, validez y eficacia jurídica del documento electrónico. Entendió que, a la luz de las normas vigentes, todo documento que implique la presentación digital de actos o hechos, que satisfaga el requisito de la escritura, es admisible como prueba -con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo-, por lo que la prueba presentada en el caso de marras era admisible (fs. 89 y ss. A.A.).
Sobre el particular, el Área Asuntos Jurídicos de la DNPI señaló que la prueba documental agregada por la actora no habría de ser valorada, por no haberse incorporado de modo tal que asegure su autenticidad, confiabilidad y suficiencia (fs. 119 y ss. A.A).
VIII) Pues bien. Como fuera adelantado, entiende el Tribunal que fue legítimo el rechazo por parte de la Administración a la prueba presentada por la actora durante el procedimiento administrativo.
La DNPI indicó a las partes que debían presentar sus pruebas de acuerdo con los requisitos exigidos por el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999.
Dicha norma preceptúa, en su inciso primero: “ Los documentos que acrediten la personería, con excepción de los previstos en el artículo 76º del presente Decreto, y los de naturaleza probatoria, deberán presentarse en su versión original, en testimonio notarial por exhibición, o mediante fotocopia simple con exhibición del original, a efectos de que el funcionario receptor deje la debida constancia” (subrayado no original).
De acuerdo con la disposición citada, los documentos probatorios deben presentarse en alguna de estas tres vías: a) en su versión original; b) en testimonio notarial por exhibición; c) mediante fotocopia simple con exhibición del original.
La actora no presentó sus documentos en ninguna de estas tres formas, por lo que el rechazo de tales medios probatorios aparece, al menos inicialmente, como ajustado a Derecho.
IX) No obstante lo anterior, debe repararse que el agravio de la accionante apunta concretamente a que el rechazo de la prueba se encuentra en contravención con lo dispuesto por la Ley Nº
18.600, que admite expresamente la validez y eficacia del documento electrónico.
En relación a este punto, cabe señalar que el art. 2° literal H) de la Ley N° 18.600 define al documento electrónico o digital como la “representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”.
El art. 1° de esta ley dispone que “Queda reconocida la admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica”, agregando en el inciso tercero que “Las disposiciones de esta ley no alteran el Derecho preexistente respecto a la celebración, perfeccionamiento, validez y eficacia de los actos y negocios jurídicos”.
Por su parte, el art. 4° de la ley establece: “Los documentos electrónicos satisfacen el requerimiento de escritura y tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas”.
En relación a la prueba consistente en documentos electrónicos, señala desde la doctrina María José VIEGA: “(…) La prueba electrónica tiene como presupuesto la validez y eficacia jurídica del documento electrónico. A tales efectos es interesante la puntualización que realiza Giannantonio, distinguiendo el documento electrónico en sentido estricto, como aquel que queda almacenado en la memoria del computador y no puede llegar a conocimiento del hombre sino mediante el empleo de tecnología informática. Y en sentido amplio como aquel que es procesado por el computador por medio de periféricos de salida y se torna así susceptible de conocimiento por el hombre.
La Ley No. 18.600 de 21 de Setiembre de 2009 adopta el concepto en sentido estricto, definiendo al documento electrónico en el Artículo 2°
H) "Documento electrónico o documento digital": representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.
Por lo tanto, o por lo menos en principio, el documento electrónico debe ser presentado en su representación digital.
Pero a pesar de la definición legal y en virtud de la etapa de transición del soporte papel al digital en que vivimos, es posible presentar un documento electrónico en soporte papel, estaremos aquí ante una copia papel de documento electrónico, reguladas en el ámbito público por la Ley No. 19.355 de 19 de Diciembre de 2015. El Artículo 80 establece: “Las copias en soporte papel realizadas por las entidades públicas de documentos electrónicos, se considerarán auténticos, siempre que su impresión incluya un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan corroborar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos, o que el funcionario actuante deje constancia de su identidad con el original, fecha, hora, lugar de emisión y firma”” (Cfme. VIEGA, María José, en CADE Doctrina & Publicaciones,
N° 1423).
Antes de continuar con la cita de la autora, cabe aclarar que la Ley
19.355 no estaba vigente cuando se tramitó el procedimiento administrativo que culminó con el dictado del acto encausado.
Prosigue señalando la Prof. VIEGA: “ Es verdad que en la copia papel el documento electrónico pierde importantes atributos, por lo que tomar esta decisión dependerá de los aspectos que deseemos probar.
La jurisprudencia no ha sido unánime en cuanto a las formalidades de presentación, ya que ha admitido desde una simple impresión, a nuestro entender erróneamente, ya que ésta sería el equivalente a una fotocopia común, no admisible como prueba, a no aceptar como válida prueba electrónica presentada mediantes actuaciones notariales. (…) A lo largo del enunciado de las diferentes sentencias podemos apreciar que es muy amplia la gama de posibilidades a la hora de utilizar herramientas electrónicas y por tanto utilizar esta información como prueba en juicio.
Vemos también como las formalidades en cuanto a la presentación de la prueba son cada vez más rigurosas, pretendiendo día a día tener mayor seguridad y garantías en cuanto a la veracidad de la información que se pretende introducir en el juicio.
Es claro también que esto puede traducirse en un importante aumento de los costos del proceso, motivo por el cual será necesario evaluar lo réditos que podemos obtener para evaluar el medio probatorio y la inversión que amerita.
Por otra parte es de fundamental importancia la adecuación de los tribunales para recibir la prueba en formato electrónico, garantizando su seguridad y disponibilidad” (Cfme. VIEGA, María José, ob. cit.).
El punto también ha sido analizado por ABAL OLIÚ, quien ha expresado: “ Para analizar la producción de esta variedad de medio de prueba (no regulado por la ley) por instrumentos electrónicos, tomaré como ejemplo la proposición de introducir en el proceso un instrumento electrónico privado consistente en una comunicación por email dirigida por una parte a su contraparte.
(…) lo más razonable pareciera ser, agregar al momento de proponerse la prueba no sólo un soporte físico que contenga este instrumento electrónico emanado de la contraparte (un pendrive, disquete, etc.), sino que también pareciera adecuado reseñar su contenido mediante una impresión del texto de la comunicación recibida o, aún mejor, mediante un acta notarial que describa el procedimiento seguido para la impresión de esa comunicación (otro procedimiento para la agregación de esta clase de documentos al proceso podría quizás ser a través de una inspección judicial, en el ejemplo de la PC de la cual supuestamente partió la comunicación y de la PC que la recibió) (…) En este caso (si se agregó al escrito de la parte una impresión del texto electrónico de la comunicación, simplemente o incluso en un acta notarial), podría llegar a entenderse que la contraparte debe impugnar la eventual falsedad material del instrumento electrónico en la misma forma que cuando lo agregado materialmente con la demanda es un instrumento privado en soporte papel. Por mi parte no estoy realmente seguro de que esa sea la oportunidad para hacerlo.
(…) tratándose de los medios de prueba por los que se pueden incorporar al proceso documentos electrónicos (incluidos los instrumentos electrónicos), no puede dejarse de señalar que las principales dificultades a su respecto refieren a la autenticidad de los mismos, no solamente en cuanto a quién es el que ha creado el documento electrónico, sino también en cuanto a la integridad y no modificación (o incluso destrucción) del mismo. Actualmente ello se garantiza de alguna forma bastante segura a través de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzada a las que especialmente refiere la Ley N° 18.600 (y en particular sus arts. 5 a 10), y naturalmente en buena medida también se puede intentar determinar la autenticidad de la autoría y el texto a través de un peritaje” (Cfme. ABAL OLIÚ, Alejandro, “Derecho Procesal”, tomo IV “Las funciones procesales (continuación)”, FCU, 1ª Edición, 2014, págs. 339 a 340).
También este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse, recientemente, sobre esta temática.
Así, en la Sentencia N° 673/2017, se señala por parte de la Corporación: “(…) el Tribunal entiende que los cuestionamientos en torno a la autenticidad de la ofrecida, son de recibo.
En efecto, la actora se opuso a la agregación de dichos documentos, sosteniendo que son copias simples, son una captura parcial de las imágenes que surgen en el sitio web y no se corresponden con la realidad del sitio web de la compareciente. En puridad, las agregadas a fs. 1-6 de la carpeta de prueba de la demandada, no son copias simples sino impresiones en papel, que pretenden representar el documento electrónico constituido por la página web de la empresa actora Barraca Europa S.A.
Sin embargo, lo cierto es que la parte demandada, no puso a disposición del Tribunal los medios para la debida autenticación del documento.
Han expresado PINTOS y VALENTÍN, que el documento electrónico forma parte del género “prueba documental”, y por tanto, resultan directamente aplicables al mismo las disposiciones que regulan a este medio de prueba en el Código Civil y en el Código General del Proceso.
(Cf. Alejandro PINTOS y Gabriel VALENTÍN, en “La prueba documental frente a las nuevas tecnologías”. XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI Uruguayas de Derecho Procesal. Montevideo, 2002, p. 820, citados por María José VIEGA y Fabricio MESSANO, en “Valor probatorio del documento electrónico y aspectos formales de su presentación”, Derecho Informático, Tomo VII correspondiente al año 2006, Instituto de derecho Informático UDELAR.FCU, págs. 398-405). Y a propósito de la presentación de los documentos electrónicos, señalan VIEGA y MESSANO, que la versión papel no deberá agregarse al expediente sin intervención notarial o sin que se haya obtenido a través de una instancia judicial. (Ob. cit.).
Similares consideraciones, aunque en relación a otro tipo de documento electrónico (correo electrónico), ya fueron expresadas por el Tribunal en sentencia 713/16: “Los instrumentos electrónicos a que refiere directa y principalmente la ley N° 18.600 deben introducirse al proceso, como indica el art. 146.2 CGP, a través de procedimientos “no prohibidos por la regla de derecho”, siguiendo en lo posible las reglas previstas en la ley para los medios de prueba más análogos: Cf. Alejandro ABAL OLIÚ, “Derecho Procesal”, op. cit., p. 337.
La Ley N° 18.600 en su art. 2, literal H), define al documento electrónico o digital como: “representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”.
Asimismo se sostuvo en dicho pronunciamiento, “Siguiendo lo consignado en sentencia N° 543/2015 de 28 de julio de 2015, el Tribunal entiende que el punto objeto de diferendo no se encuentra regulado por las normas procesales con inicial vocación aplicativa, razón por la cual resulta de aplicación la norma de reenvío contenida en el art. 104 del decreto-ley N° 15.524.
En dicha oportunidad, se señaló que “(…) al no contener disposiciones expresas que regulen el supuesto de hecho ventilado, deviene puntualmente aplicable la solución consagrada en el C.G.P. que corresponde considerar como una ley que rige la materia, concordante y complementaria (aunque no sea modificativa sino derogatoria del C.P.C.
con excepción para este proceso.” Y se citó numerosa doctrina publicista y procesal respaldante, así como diversas sentencias que han considerado que el C.G.P. resulta aplicable en el proceso contencioso de anulación, en forma supletoria y atendiendo a las características de aquel (sentencias Nos. 807/1998, 682/1999, 612/2006 y 4/2012).
Por lo dicho, y en el entendido que el supuesto en tela de juicio no se encuentra regulado por la normativa del C.P.C., corresponde pues acudir en forma supletoria al régimen previsto por el C.G.P.” En su mérito, corresponde convocar lo dispuesto en los arts. 72.1,
146.2 y 172 del CGP, y rechazar los documentos ofrecidos por la demandada por carecer de valor probatorio; puesto que por su modo de presentación, no resulta posible determinar su autenticidad ni su inalterabilidad” (Cfme. Sentencia N° 673/2017).
X) Revalidando los conceptos vertidos por el Tribunal en la sentencia que viene de referirse, así como por la doctrina previamente citada, se estima que, en el presente caso, resulta ajustada a Derecho la negativa de la DNPI a la incorporación de la prueba documental (documentos electrónicos) presentada por la actora en el trámite administrativo, en tanto la proponente no puso a disposición de la Administración los medios para la debida autenticación de los documentos.
En efecto, en virtud del modo de presentación de los documentos electrónicos (simples impresiones de las páginas web, sin intervención notarial, ni inspección jurisdiccional, ni peritaje), no resultaba posible para la Administración determinar su autenticidad ni su inalterabilidad, por lo que es legítimo su rechazo.
Trasladando al presente caso las consideraciones efectuadas por el Tribunal en la Sentencia N° 713/2016, puede entenderse que cuando en el curso de un expediente administrativo el administrado quiera servirse de un documento electrónico, debe poner a disposición de la Administración alguno de los mecanismos que doctrina y jurisprudencia exigen para la debida autenticación del documento, no siendo suficiente la presentación de la impresión del documento en soporte papel, por cuanto no resulta posible determinar su autenticidad ni su inalterabilidad.
Ello por cuanto, de conformidad con lo establecido por el art. 146.2 del CGP, y siguiendo en lo posible las reglas previstas en la ley para los medios de prueba más análogos, (art. 71.2 del CGP), debe suministrarse a la Administración los medios para que ésta acceda a un documento “con autenticación de su fidelidad”, lo que claramente en el caso no se dio.
Por lo tanto, el documento no se podía tener por auténtico (art. 171.2 del CGP), careciendo de todo valor probatorio.
Lo anterior resulta de aplicación siempre que la Administración y/o la eventual contraparte del administrado cuestionen la autenticidad o inalterabilidad del respectivo documento, tal como ocurrió en el presente caso.
En definitiva, por los argumentos señalados, se considera legítimo el actuar de la Administración en relación a este punto, por lo que no se recibirá el agravio de la accionante.
XI) Por otra parte, la actora también señaló que resulta arbitraria la admisibilidad de los elementos de prueba aportados por el tercero recurrente durante el trámite de los recursos administrativos.
Sobre el punto, emerge del expediente administrativo que las recurrentes Sras. VARELA y NEME presentaron prueba de carácter documental, consistente en un recibo de pago de BPS, remitos de entrega de mercadería, facturas, folletos y otros recibos. Indicaron expresamente en su escrito que “La citada documentación probatoria se agregó en fotocopia simple, exhibiendo el original al funcionario receptor quien dejó debida constancia, cumpliendo con la exigencia del Art. 82 del Decreto Reglamentario No. 34/999” (fs. 84 A.A.).
A juicio del Tribunal, no se advierte que los medios de prueba presentados por las Sras. VARELA y NEME resulten inadmisibles.
Surge del referido escrito de presentación de probanzas, sin que ello haya sido contradicho por la accionante, que los documentos fueron presentados en fotocopia simple, exhibiendo el original al funcionario receptor, por lo que las recurrentes dieron cumplimiento a las exigencias previstas en el art. 82 del Decreto Reglamentario N° 34/999.
Tratándose de medios de prueba admisible, no puede prosperar el presente agravio formulado por la parte actora.
XII) Análisis sustancial. Legitimidad del acto impugnado.
En cuanto al fondo del asunto, expresó la accionante, primeramente, que la resolución dictada por la Administración agravia el derecho de propiedad legítimamente adquirido por ella, contraviniendo lo dispuesto en los arts. 1°, 9 y 24 de la Ley 17.011.
En relación al art. 24 de la ley marcaria, expresó que quien pretenda argumentar un uso anterior de una marca (no registrada), tendrá como oportunidad procesal -contra una solicitud de registro- la posibilidad de deducir oposición a partir de la publicación en el Boletín de la DNPI y dentro de los 30 días siguientes, contados a partir del siguiente a la misma, y que vencido dicho plazo, la oportunidad de deducir oposición caduca y resulta extemporánea, extremo que se verificó en el presente caso.
Sostuvo que este art. 24 responde a un principio de seguridad jurídica, de acuerdo con el cual, quien fue diligente en la inscripción registral de un signo marcario -tal como lo hizo la actora- y obtuvo un derecho adquirido por el acto administrativo de concesión, no puede quedar indefinidamente sujeto a que un tercero pudiere cuestionar un eventual uso anterior.
Concluyó entonces que, en el caso, la aplicación de la norma prevista por el artículo 24 realizada por el acto atacado extralimita en forma burda y grosera la voluntad del legislador.
XIII) A criterio de la Corporación, revalidando su jurisprudencia sobre el particular, el presente planteo de la actora no resulta de recibo.
El art. 14 de la Ley 17.011 establece: “El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley”.
En relación a la oposición al uso o registro de marcas, dispone el art.
23 de la ley marcaria: “Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.
La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley”.
Mientras tanto, el art. 24 de la misma ley dispone: “Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.
(…) Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.
Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal ” (subrayados no originales).
Esta última disposición ha sido objeto de análisis en la reciente Sentencia N° 726/2016, en la cual se expresó por parte del Colegiado: “(…) Si bien dicha disposición se encuentra prevista para habilitar una oposición en el trámite administrativo previo a la concesión de una marca, y en el presente caso la actora se opone luego de dictado el acto que concede el signo en disputa, estima la Sede que ello no es óbice para recibir su impugnación, en tanto es claro que como titular de marcas que incluyen el vocablo “MERIENDA” tiene legitimación activa para recurrir en vía administrativa y para accionar de nulidad contra el acto encausado, que confiere el registro de una marca que incluye dicho término (ello sin perjuicio del carácter genérico de la palabra y del necesario examen de confundibilidad, extremos que serán analizados más adelante).
En efecto, la accionante ha acreditado que la marca mixta “MERIENDA RICARD” (Acta N° 161.702), de titularidad de RICARD S.A. (sociedad que luego fuera adquirida por la actora), protegió los productos de la clase 30 entre el 28/2/1979 y el 28/2/1989 (vide: fs. 44 A.A. en 128 fs.). Asimismo, ha probado a lo largo del expediente administrativo y también en sede jurisdiccional el uso que ha hecho en forma pública y pacífica de las marcas “MERIENDA SOTE” y
“MERIENDA SOTE XL” (…).
En consecuencia, cabe recibir la impugnación ” (Cfme. Sentencia N° 726/2016).
Si bien el caso resuelto en la sentencia referida no es exactamente igual al presente, pues en éste quien impugnó la concesión de una marca - mediante la interposición de recursos administrativos- fue un tercero y no quien promueve la acción de nulidad ante esta Sede, es claro que los fundamentos ensayados en el pronunciamiento citado resultan claramente trasladables a la presente causa, y conducen a rechazar el agravio expuesto por la accionante en relación a una supuesta caducidad del derecho de las recurrentes a impugnar el acto que le concediera a la actora el registro de la marca.
En la doctrina nacional, se ha expuesto sobre el particular GUTIÉRREZ CARRAU, quien señala al respecto: “(…) habrá que analizar si la “marca en uso” es anterior a la registrada, en cuyo caso prevalecerá frente a esta última y podrá impugnarla mediante oposición o recursos administrativos (si se encuentra en plazo para ello). (…) Como manifestamos más arriba, sí pueden interponer recursos administrativos dentro del plazo constitucional (art. 317 de la Constitución). Como dicha norma hace correr el plazo de diez días a partir de la notificación personal o publicación en el Diario Oficial, y a partir de la ley N° 17.011 las publicaciones se realizan en el Boletín de la Propiedad Industrial, se ha entendido que -no existiendo notificación personal- dicha publicación no hace correr el plazo constitucional” (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, “ Manual Teórico-Práctico de Marcas ”, Universidad de Montevideo, 3ª Edición, 2009, págs. 131 a
132).
A su vez, el último párrafo de la norma en análisis, el autor citado entiende que se refiere a la firmeza del acto una vez impugnado por el titular de la “marca en uso” no registrada.
En definitiva, en virtud de la posición asumida por el Tribunal en la sentencia citada, y lo sostenido por GUTIÉRREZ CARRAU, el agravio en análisis es de rechazo.
Y como consecuencia de ello, también es de rechazo el agravio fincado en la violación del art. 9° de la ley marcaria, pues si bien el derecho a la marca se adquiere por su registro, ello no quita que el tercero que posea una marca en uso pero no registrada pueda oponerse al registro de signos idénticos o semejantes a la suya, tanto mediante la oposición como por la vía de la interposición de los recursos administrativos correspondientes.
XIV) Por último, sostuvo la accionante que la prueba agregada por las recurrentes en el trámite administrativo era notoriamente insuficiente a efectos de acreditar un uso anterior, capaz de revocar un registro marcario obtenido en forma diligente y consolidado en el mercado.
Sobre el punto, estima la Sede que tampoco le asiste razón a la promotora, en tanto la prueba presentada por las Sras. VARELA y NEME resultó suficiente y contundente como para acreditar un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido, de por lo menos un año de duración, de la marca (no registrada) “ILUMINATE”.
En tal sentido, en oportunidad de incoar la recursiva, las Sras. Ana VARELA y Ana NEME alegaron que el uso anterior de su marca “ILUMINATE” reviste las condiciones requeridas por la ley, pues ha sido utilizada en forma pública, pacífica e ininterrumpida desde el año 2007, es decir, dos años antes de que SADHANA SRL solicitara el registro de su marca “ILUMINATE”. (fs. 15 a 18 A.A.).
Posteriormente, agregaron como prueba de tal uso la documentación obrante a fs. 19 a 60 A.A., a saber: a) folletería y tarjeta de presentación (fs.
19 a 21 AA); b) factura de BPS de la que surgen los aportes efectuados por la empresa, cuyas titulares son las recurrentes, con mes de cargo 11/2007 (fs. 22 A.A.); c) varias facturas y Remitos de Entrega emitidas por “Farmared”, “Laboratorio MRC” y “Kaluga Pro-Beauty Group” a “ILUMINATE””, donde consta que ésta compró insumos de maquillaje y cosméticos, correspondientes al año 2007 y 2008 (fs. 23 a 30, 36 a 40 y 44 A.A.); d) facturas emitidas por “ILUMINATE”, por corte, brushing, laciados, color, etc., que datan de los años 2007, 2008 y 2009 (fs. 31 a 34, 41 a 44 y 57 a 59 A.A.); e) factura emitida por el BSE con fecha de emisión 27/12/2008 (fs. 46 A.A.); f) recibos oficiales de cancelación de las facturas de crédito, también del año 2008 y 2009 (fs. 47 a 51 A.A.); g) facturas de crédito y recibos oficiales cancelatorios emitidos por “KARINDA LTDA” del año 2009 (fs. 51 a 56 A.A.).
XV) Y bien. El análisis de toda esta probanza conduce a concluir, sin lugar a duda alguna, que las Sras. VARELA y NEME, con su Centro Estético “ILUMINATE”, utilizaron dicha marca desde el año 2007, es decir, desde por lo menos dos años antes a fecha en que la accionante solicitara el registro de su marca mixta “ILUMINATE”.
El momento de valoración de la prueba es, como señala FERRER BELTRÁN, el momento de la racionalidad en el proceso.
Se trata de la oportunidad en la que corresponde evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aportan en apoyo de una determinada hipótesis o de su contraria, y el juicio está sujeto a las reglas de la lógica y la racionalidad.
La racionalidad a que está sujeta la valoración de la prueba en el proceso jurisdiccional, cuando no existen reglas específicas que impongan otorgar a determinada prueba un valor particular (v. gr. pruebas tasadas), no es distinta de la que impera en otros ámbitos de la experiencia. Los criterios empleados para valorar la prueba deben ser pasibles de ser controlados intersubjetivamente mediante juicios racionales y es así como se legitima la actividad valorativa del juzgador (Cfme. FERRER BELTRÁN, Jordi: “El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el Derecho”, en AA. VV. “Proceso, prueba y estándar”, ARA Editores, Lima, 2009, pág. 75).
Como enseña VIERA, recordando las enseñanzas de DEVIS ECHANDÍA, la apreciación de la prueba debe hacerse en conjunto, tomando en cuenta todos los elementos probatorios como una unidad y no aisladamente. Este es un principio general aplicable a la valoración de la prueba llamado “Unidad de la prueba”, significa que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme (Cfme. VIERA, Luis Alberto: “Valoración de la prueba”, Anales del Foro, 1992/1993 A 109-110, pág. 34).
Las reglas de la sana crítica, dice COUTURE, son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las de la experiencia del juez. Es la unión de la lógica y de la experiencia (Cfme. COUTURE, Eduardo J: “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, Depalma, Buenos Aires, 1958, págs. 270 a 273; en la jurisprudencia del Tribunal, por todas, véase la Sentencia N° 64/2012).
Y en el ocurrente, la unión de la lógica y la experiencia hacen concluir, inevitablemente, en la veracidad de lo alegado por las Sras.
VARELA y NEME.
En razón de ello, estima la Sede que las recurrentes han cumplido con el requisito legal dispuesto en el art. 24 de la ley marcaria, en cuanto a que han usado su signo marcario “ILUMINATE” desde antes que la demandante, y lo han hecho en forma pacífica, pública e ininterrumpida por lo menos durante un año -en puridad dos-, en los servicios de la clase internacional N° 44.
Por ello, corresponde su protección, resultando legítima la revocación dispuesta por la Administración en relación al acto administrativo anterior, que había concedido a la actora el registro de marca de igual denominación, sin que los elementos gráficos resulten suficientes para evadir las posibilidades de confusión.
XVI) Respecto de los derechos que asisten a quienes han estado en uso de una marca no registrada, sostuvo el Tribunal en la Sentencia N° 175/2006: “ La doctrina especializada enseña, que la tutela del uso anterior en sede de marcas, responde en el plano abstracto del derecho marcario, a la necesidad de defender una clientela formada por una actividad lícita, mediante la utilización de una marca y, de evitar maniobras de mala fe contrarias a la moral y a la lealtad en el ejercicio de las prácticas comerciales, en tanto conductas reñidas con la buena fe concurrencial” (cf. Gutiérrez Carrau, Juan M. en “Manual Teórico- Práctico de Marcas” ps. 82-83).
Agrega el citado autor compatriota, que “para poder alegarse válidamente el derecho respecto de una marca en uso, debe probarse un uso claro y sostenido, capaz de generar una clientela. Porque sólo entonces el Derecho amparará a su titular frente al uso o intento de registro de marcas iguales o similares por parte de terceros, que pueden inducir en error al consumidor o hagan presumir el intento de aprovechamiento de una marca ajena” (Cf. ob. cit. p. 83)” (Cfme.
Sentencia N° 175/2006).
Corresponde entonces analizar si, en el presente caso, las recurrentes cumplieron con el restante requisito legal: acreditar que la marca concedida a la actora es idéntica o semejante a la suya.
Como se ha dicho reiteradamente por el Cuerpo: “(…) el riesgo de confusión es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva.
Así, el art. 6 de la Ley 17.011 con la finalidad de evitar supuestos de confusión, exige que los signos a registrar resulten claramente diferenciables a los que ya se encuentren inscriptos o en trámite de registro.
Razón por la cual, corresponde al juzgador la observación de los mismos para que, una vez comparados, pueda razonablemente concluirse si resulta o no posible su coexistencia pacífica en el mercado.
Debe tenerse presente, para el análisis comparativo apuntado, como enseñan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS que: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle” (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, Buenos Aires, 2003, pág. 46)” (Cfme. Sentencia N° 701/2016).
Analizando los signos de marras a la luz de estas reglas, estima la Sede que se verifica el requisito en estudio, puesto que las marcas en cotejo son idénticas desde el punto de vista ortográfico, auditivo y conceptual , sin que los elementos visuales que acompañan al signo de la actora resulten suficientes para despejar el riesgo de confusión para el potencial consumidor.
En tal sentido, la comparación en conjunto permite visualizar que el signo concedido a la accionante se compone de un único término “ILUMINATE”, escrito en color blanco, el cual resulta idéntico al vocablo (también único) que conforma la marca de las recurrentes. En el signo de la actora el referido término aparece encerrado en una esfera beige, en fondo degradé de marrón a amarillo (ver logo a fs. 1 y 2 A.A.).
Claramente la apreciación en conjunto del signo mixto concedido, sin descomponerlo en sus elementos constitutivos, permite apreciar la fuerte semejanza que existe con la marca denominativa de las recurrentes.
Conforme ha sostenido el Tribunal en múltiples ocasiones: “ En el análisis del cotejo marcario de marras, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen, siendo ya constante la jurisprudencia del Cuerpo, en el sentido de que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que dicho cotejo debe ser practicado “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras)” (Cfme. Sentencia N° 613/2015).
De la comparación entre las marcas en pugna surge, entonces, su identidad, tanto en el plano ortográfico como en el fonético e ideológico.
Ha destacado la doctrina que las marcas, para poder ser registradas, deberán oírse diferentes a las ya inscriptas o en uso, es decir, que la sonoridad de cada una de ellas no debe tampoco ofrecer similitudes que permitan la confusión de la una con la otra (Cfme. MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía, “Las Marcas en el Uruguay”, Carlos Álvarez Editor, 2000, pág. 36).
En la especie, basta pronunciar uno y otro signo marcario para apreciar la identidad entre ambos.
Asimismo, respecto al elemento conceptual o ideológico, también surge de la comparativa ambos signos son idénticos y evocan la misma idea: “ILUMINATE”.
Como señala OTAMENDI, en el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes. El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando hay un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo (Cfme. OTAMENDI, Jorge, “ Derecho de Marcas”, 4ª Edición actualizada y ampliada, LexisNexis - Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 201).
En el caso, los dos términos contenidos en las marcas son iguales y evocan similar concepto, por lo que tampoco en el plano conceptual se aprecian diferencias entre los signos.
En definitiva, al apreciarse las marcas en pugna de acuerdo a la impresión de conjunto que generan, de modo sucesivo y pre-reflexivo, teniendo presente las semejanzas, tanto ortográficas como fonéticas e ideológicas, cabe concluir que se trata de marcas prácticamente idénticas, lo que impide su coexistencia.
En función de lo expuesto, resulta acorde a Derecho que la Administración haya acogido los recursos interpuestos por las Sras.
VARELA y NEME, y que en su mérito haya revocado la resolución por la cual había concedido a la actora el registro de la marca mixta “ILUMINATE” (Acta N° 407.088), pues es claro que este signo resulta inequívocamente confundible con la marca en uso anterior de las recurrentes.
Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal,
FALLA :
Desestímase la demanda incoada; y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado.
Sin sanción procesal específica.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil).
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dr. Vázquez Cruz, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Echeveste (r.), Dr. Corujo, Dra. Fernández.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).