Sentencia Definitiva N° 735/1998

//tevideo, 7 de setiembre de 1998. No. 735 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CONSORCIO AGRO INDUSTRIAL DE MALLOA S.A. con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 1764/96). RESULTANDO : I) Que a fs. 2 compareció el Dr. GUILLERMO MACIEL, en nombre y representación de CONSORCIO AGRO- INDUSTRIAL DE MALLOA S.A., demandando la anulación de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 15 de julio de 1995, por la cual se concedió la solicitud del registro de la marca “MAOAM”, Acta No. 260.083, a favor de la firma HARIBO GMBH & Co. KG. Afirmó que la resolución impugnada le agravia ya que la marca “MAOAM” concedida, resulta confundible con la marca “MALLOA” que distingue también la clase Int. 30, siendo también confundible con el nombre comercial de su mandante. Indicó que ambas marcas son etiquetas muy similares, ya que en un rectángulo se inscribe la denominación marcaria, teniendo ambas el mismo radical (MA) y de las 6 letras que componen la marca de su mandante, 4 están repetidas, e incluso ubicadas en igual orden en la solicitud impugnada. II) Que conferido el correspondiente traslado (fs. 15), compareció a fs. 16 el Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Expresó que la marca impugnada es fonética y gráficamente distinta a la de su propiedad, obrando en la especie las claras diferencias que requiere el art. 33 del decreto del 29/11/40. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 18), la parte actora produjo la agregada de fs. 19 a 21 y la demandada la que luce de fs. 22 a 23. IV) Que alegaron las partes por orden (fs. 25/26 y 28/29, respectivamente). V) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 29), aconsejó la confirmación del acto impugnado (fs. 30 y 30 vta.). VI) Que se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia la que se acordó en legal forma (fs. 31 y sgtes.). CONSIDERANDO : I) Que en el “sublite” se cumplieron los presupuestos formales. La resolución impugnada (fs. 11 y 12 antecedentes administrativos) fue publicada en el Diario Oficial el 4 de setiembre de 1995, según afirmación de la actora no controvertida y contra ella interpuso los recursos de revocación y jerárquico con fecha 13/9/95 (fs. 14 antecedentes administrativos). Como no mediara resolución expresa, se operó la denegatoria ficta el 16 de julio de 1996 (arts. 5º y 6º de la ley 15.869). La demanda de nulidad fue promovida el 5 de setiembre de 1996 (fs. 7), por lo que debe tenerse por incoada en tiempo y forma (arts. 9º y 10º de la ley No. 15.869). II) Que se impugna la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada en ejercicio de atribuciones delegadas el 17/6/95, que concedió el registro de la marca “MAOAM (ETQ.)” a favor de Haribo GmbH & Co. KG. de Alemania, para distinguir artículos de la Clase Int. 30 (fs. 11 vta. a 12 de los antecedentes administrativos) Formulada la solicitud de registro de la marca “MAOAM (ETQ.)” la actora, en su calidad de titular de la marca “MALLOA” se opuso a ese registro, por entender que la primera podía ser confundida con la de su propiedad, que recogía su nombre comercial. Es cierto que la firma accionante es titular de la marca “MALLOA”, solicitada en Uruguay desde 1888, también para distinguir productos de la Clase Int. 30 (fs. 48 de los antecedentes administrativos “B”). Y, también es cierto que “MALLOA” es una marca notoriamente conocida, al menos en América, por estar registrada en Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Panamá y El Salvador. III) Que a juicio del Tribunal, no obstante la resolución impugnada debe ser confirmada, por no existir el riesgo de confundibilidad que se invoca. Analizada la cuestión a la luz de lo establecido por los arts. 1, 2, 3, 8 y 18 de la ley No. 9956 y 33 del decreto reglamentario del 29/11/40 en la interpretación que de tal norma ha hecho nuestra doctrina y jurisprudencia, la solución indicada surge como indubitable. La marca debe ceñirse a las prescripciones del art. 1º de la Ley No. 9.956 y ajustarse a las prohibiciones del art. 2º de la misma. Los arts. 3, 8 y 18 de la Ley No. 9.956 prohiben el uso de marcas iguales o semejantes y el registro de aquéllas que directamente o indirectamente puedan producir confusión con las ya registradas. Surge de esa normativa, el concepto “inconfundibilidad” como pauta básica a tomar en consideración, que los sucesivos decretos reglamentarios citados han procurado conformar. De esa normativa se desprende que las marcas han de ser claramente diferentes (decreto del 6/7/45); que deben apreciarse por la combinación de los elementos que las componen comparándolas, en sus semejanzas, con el criterio de un consumidor poco atento para observar y recordar el conjunto de la marca pero interesado en el producto que con ella se distingue (decreto del 23/3/28); que la apreciación ha de ser sucesiva (decreto del 29/11/40) (cf. sentencias del Tribunal Nos. 108/73, 351/88, 633/88, 522/90, etc.). En base a tales pautas, “la doctrina y la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional elaboraron determinadas reglas para apreciar la posibilidad de confusión entre marcas en pugna que tienen por objeto limitar los criterios subjetivos, atenuar las discrepancias en una materia opinable y ajustar los juicios personales a ciertos principios rectores aceptados pacíficamente. La aplicación de reglas comunes de apreciación en el acto de examinar la posibilidad de confusión entre marcas, permite un cotejo metódico y un resultado más objetivo, soluciones iguales para casos similares”. “Las reglas son las siguientes: 1ª La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2ª Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3ª Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4ª Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Siegbert Rippe: “Régimen de la propiedad industrial en el Uruguay”, ed. 1974 F.C.U. págs. 164 y 165; cf. Breuer Moreno: Tratado de marcas...”, 2ª ed., pág. 351 y ss.). IV) Que un estudio comparativo de las marcas en litigio basado en las pautas antes mencionadas, lleva al Tribunal a entender que ambas pueden coexistir pacíficamente en el registro marcario sin riesgo o peligro de confusión para el consumidor medio. En el caso existen claras diferencias gráficas y fonéticas, que impiden la confusión que se procura evitar al exigirse que entre las marcas en pugna medien claras diferencias (decreto del 6/7/945). Es cierto que ambas marcas tienen letras similares, pero la doble “L” del término “MALLOA” determina fonéticamente la diferencia. La mera comparación de los términos “MALLOA” y “MAOAM” estampados en el papel, muestran también una clara diferencia gráfica. La diferencia gráfica se acentúa además, porque ambas son marcas mixtas (denominativas o emblemáticas). Y aunque los emblemas no son significativamente distintos, son lo suficientemente diversos, como para alejar todo riesgo de confusión (v. fs. 2 vta. y 8 de los antecedentes administrativos “A”). “MAOAM” aparece escrita en posición horizontal en un tipo de letra especial de imprenta de trazo redondeado, lleno, dentro de un tablero que se afina en su centro y se ensancha hacia cada uno de sus extremos. Las letras están escritas en blanco sobre un fondo negro. La marca “MALLOA” está constituida por esa denominación escrita en letras minúsculas de imprenta de color blanco, sobre una etiqueta rectangular más ancha que alta, de color rojo y en el ángulo inferior derecho hay un triángulo de color blanco, que cubre parcialmente la letra “A” (fs. 8 de los antecedentes administrativos “A” y 54 de los antecedentes administrativos “B”). Corresponde descartar por último, todo elemento evocativo sugerido en la demanda, porque “MAOAM” no permite, vista o pronunciada, evocar de inmediato la marca “MALLOA”. También debe descartarse toda hipótesis de “concurrencia desleal” (num. 13 del art. 2º de la ley No. 9956 y arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, decreto ley No. 14.910), como ineludible consecuencia de la exclusión de cualquier supuesto de confundibilidad, provocado con la finalidad de aprovechamiento del prestigio de la marca “MALLOA”, prerregistrada en Uruguay y en otros 16 países de América. En definitiva, por los expresados fundamentos y los concordantes del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestímase la demanda y confírmase, por ende, el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.