Sentencia Definitiva N° 574/1998

//tevideo, 29 de julio de 1998. No. 574 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FENAC CUEROS LTDA. con ESTADO – PODER EJECUTIVO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 1556/96). RESULTANDO : I) Que de fs. 2 a 4, compareció la actora promoviendo demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 9/9/1994, que concedió el registro de la marca “ORTOPE” a la firma Calzados Ortopé Industria y Comercio de Gramado, Río Grande Do Sul, Brasil. En su demanda afirma, que la marca “ORTOPE” le fue concedida por resolución de 24/11/1978, y anulada por resolución de 17/8/1993, respecto a la cual se encuentra en trámite acción de nulidad. Sostiene, que la resolución impugnada, deviene antijurídica, por cuanto siendo nula, la que anula la anterior titularidad de Fenac Cueros Ltda. -y que así considera ha de ser declarada por el Tribunal- ésta resulta violatoria de diversas disposiciones de la ley No. 9.940 que tutelan los derechos del registrador. II) La demandada en su contestación, expresa que del análisis de la documentación aportada por la firma Calcados Ortopé S.A., y la omisión de la parte recurrente (Fenac Cueros Ltda.), en cuanto emitir opinión sobre si el caso de nulidad planteado cae dentro de la hipótesis prevista en el artículo 226 de la Ley 16.320, se desprende que le asiste razón a la peticionante del registro. Señala además que la recurrente olvida ex-profeso referirse a las normas legales suscritas por nuestro país en materia marcaria. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 12, y alegaron las partes por su orden (fs. 13 y fs. 15). Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió a fs. 17-18 (Dictamen 348/97). Citadas las partes para sentencia, giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria fue deducida dentro de los plazos legales, por lo que corresponde entonces, ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) En autos se impugna la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 9/9/994 que concedió el registro de la marca “ORTOPE” a la firma Calzados Ortopé Industria y Comercio de Gramado, Río Grande do Sul” para distinguir productos de las Clases Internacionales 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18 y 20 a 26). La parte actora estima en su demanda que la solución anulatoria propiciada se basa y está vinculada con la acción promovida en los autos seguidos entre las mismas partes Fa. 1096/94, en el cual se postulaba la nulidad del acto dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 13/8/93, en ejercicio de atribuciones delegadas, que anuló el registro de la marca “ORTOPE” que le fuera concedida a la firma accionante el 24/11/78. III) La Sala con fecha 9 de febrero de 1998 dictó la sentencia No. 42 en dichos autos, pronunciándose por la confirmación del acto impugnado. En tal oportunidad se señaló: “En efecto, doctrina y jurisprudencia han entendido que los arts. 9, 10 y 18 de la ley 9956 regulan los derechos de los eventuales perjudicados por el registro que se solicita y que pueden ser ejercidos: a) dentro de los veinte días de la última publicación de la solicitud de registro puede deducirse oposición por las causales del art. 2. b) dentro de los dos años del registro podrá pedirse la anulación del concedido por cualquier razón que, en principio y de acuerdo al art. 2 hubiera podido fundamentar su oposición (art. 9 inc. final y 10 inc. 5). c) excluidos los casos de pretensión de anulación fundados en similitud o uso anterior, cualquier otro tipo de petición de anulación puede deducirse en cualquier tiempo (arts. 9 inc. final, art. 10 inc. 1 y 5) (Conf. sent. 117/88 en A.D.A., Tomo III, caso 550). La sala en pronunciamiento reciente, sentencia No. 196/97 dictada en autos “Fuap S.A. con Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de Nulidad” Fa. No. 1937/94, ha señalado que la acción para postular la nulidad de un registro marcario al amparo del art. 2 numeral 13 de la ley 9956, no tiene ningún plazo para su promoción, pudiendo plantearse en cualquier momento. En el caso de autos la Administración basó su dictamen en lo dispuesto en los citados inicios 12 y 13 del art. 2 de la ley 9956, y en el art. 226 de la ley 13.320 y el decreto Reglamentario 51/93,es decir: “...Las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados...” (art. 2, inc. 12). “...Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal...” (inc. 13 art. 2 de la ley). En la especie se trata de una marca que produce un nombre comercial conocido y usado en el exterior, cuyo conocimiento no podría ser ignorado por lo que su uso hace presumir una competencia desleal. El Tribunal -tal como se señaló- no comparte la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto a la intempestividad de la impugnación de la firma brasileña por el transcurso de dos años, por cuanto el art. 10 de la ley pese a su terminología que puede considerarse poco feliz, consagra un pedido de revocación por “ilegalidad” deducido por cualquier interesado y EN CUALQUIER TIEMPO, frente a la autoridad registrante. Retiro del acto por razón de ilegalidad que admite calificada doctrina (E. SAYAGUÉS LASO, Tratado de D. Administrativo, T. 1 pág. 512 y el mismo autor “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pág. 56, ambos mencionados en Sent. 196 ya citada). RIPPE sostiene también que respecto de la marca registrada en violación a las prohibiciones previstas en el art. 2, la solicitud puede formularse en cualquier tiempo, siendo de aplicación al caso las normas nacionales y el Convenio de París (RIPPE, S.: “La aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el Uruguay” en Anuario de D. Comercial No. 2 págs. 88, 89). Doctrina y Jurisprudencia especializadas coinciden en que la nulidad producida por haberse perfilado alguna de las causales del art. 2º de la ley, es INSUBSANABLE Y ABSOLUTA a diferencia de aquellas nulidades basadas en el uso anterior para las cuales el vencimiento de los dos años subsana el vicio y la inscripción ya no podrá ser revocada de oficio (Frigone Schiavone en “De los aspectos administrativos de la ley de marcas...” en R.D.J.A., Tomo 74, pág. 1 y ss.; Carlos M. Freira: “Estudios sobre marcas de Fábrica y Comercio...” pág. 74; y sent. 140/73 de este Tribunal). Por último en sentencia 186/97 ya mencionada, la Sala ha sostenido conceptos que dada su total adecuación a la situación planteada se reproducen aquí: “...El espíritu de la legislación de marcas es el de evitar el indebido aprovechamiento del prestigio de marcas que, aunque registradas nacionalmente sí lo están en otros países y a través de su actuación en ellos ha adquirido (por mera propaganda o por la bondad del producto), la consideración del mercado consumidor. De lo dispuesto por los numerales 12 y 13 del art. 2º de la ley 9956, e incluso, en interpretación ajustada a ese espíritu antes expresado, surge que aun cuando una marca no esté registrada en el país, pero sí en el extranjero, existe un interés legítimo del propietario de la marca para oponerse al Registro Nacional. En forma coincidente la Convención de París (a. 6 bis y ccs.), establece la legitimidad de esa oposición sujetándola al requisito de “notoriedad” lo que no implica la comercialización efectiva en el país sino el conocimiento de la existencia del producto (sent. 51/86)...”. V) Por último cabe señalar que en el caso no es de aplicación el art. 226 de la ley 16.320, norma referida a la posibilidad de oposición o impugnación recursiva fundada en la existencia de uso notorio de una marca en el país o en el extranjero, con lo cual se excluye el problema de la aplicación inmediata de dicha norma o de su posible efecto retroactivo en caso de aplicación.” (Conf. Sent. citada No. 42/98). La total conexión de lo allí resuelto con la decisión que aquí se adopte resulta evidente. Es por ello que, habiéndose pronunciado el Tribunal por la legalidad del acto entonces enjuiciado, la solución confirmatoria se impone en la pretensión anulatoria aquí procesada, pues la misma se basaba en lo que se entendía antijurídica decisión de la Administración, la cual como viene de verse, no fue aceptada por el Tribunal. Por estos fundamentos, y los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que se comparten en un todo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y en su mérito confirmando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.