Sentencia Definitiva N° 228/2018

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de agosto de 2018. No. 228 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "DISTRIFAR S.R.L. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No.724/2016). RESULTANDO : I) Que a fs. 5 compareció Martina ETCHEVERRY LINN, en nombre y representación de DISTRIFAR S.R.L. a demandar la nulidad de la Resolución emitida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 22 de enero de 2016 que concedió el registro de la marca “DELIRIO DE CONTROL”, solicitada bajo expediente No. 449567 a favor de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY de Estados Unidos de Norteamérica, para proteger los artículos comprendidos en la clase internacional No. 3 (“Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza, lociones capilares, champús y acondicionadores y productos para el peinado del cabello, dentífricos”) (fs. 33 AA). Señaló que su mandante es titular desde hace más de 15 años, de la marca denominativa “DELIRIUM” No. 418.800 que cubre todos los productos de la clase 3, incluso aquellos pretendidos por la empresa multinacional. Indicó que no existe ninguna otra marca que incluya la palabra DELIRIUM, DELIRIO o similar, lo que implica que no es de uso común, genérica ni descriptiva, su distintividad es absoluta. Afirmó que el agregado “de control” ocupa un lugar secundario y lo adjetiviza. Por tanto, existe concurrencia conceptual entre ambas marcas. Destacó que siendo los principales términos en el cotejo DELIRIUM y DELIRIO, hay aproximación desde el punto de vista ortográfico y fonético. Entendió que la marca solicitada, cuyo “mot vedette” es DELIRIO, está reproduciendo el único elemento del signo de su mandante, DELIRIUM. Finalmente, expresó que las marcas no poseen las claras diferencias exigidas por la legislación vigente, son susceptibles de producir confusión directa e indirecta y su registro genera riesgo de asociación empresarial con el signo de la actora. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 16 Milton FUENTES RIERA, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda. Manifestó que el término “DELIRIUM” tiene un solo significado que se relaciona con la alteración mental. Por su parte el término delirio tiene varios: trastorno mental; afición o pasión excesiva; sonar con situación que no está a su alcance y dicho o hecho disparatado. Por tanto, no existe riego alguno de confusión desde el punto de vista semántico o ideológico pues se trata de términos diferentes con significados diferentes. Destacó que los consumidores de los artículos comprendidos en la clase internacional 3, en particular los cosméticos, son especialmente cuidadosos al momento de adquirirlos y suelen estar bien informados de sus ingredientes y usos. Concluyó que el signo de autos es “DELIRIO DE CONTROL” y no “DELIRIO” por lo que la hipótesis confusionista carece de sustento y la convivencia de ambos signos en el mercado así como en el registro, no generará dificultades para consumidores o empresarios. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 29) se produjo la que luce certificada a fs. 38 correspondiente a la parte demandada, no produciendo prueba alguna la parte actora. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 41-50 y 53). V) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó, por Dictamen No. 522/2017, la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 Ley 15.869). II) Se acciona de nulidad contra la Resolución emitida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 22 de enero de 2016 que concedió el registro de la marca “DELIRIO DE CONTROL”, solicitada bajo expediente No. 449567 a favor de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY de Estados Unidos de Norteamérica, para proteger los artículos comprendidos en la clase internacional No.3 (“Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza, lociones capilares, champús y acondicionadores y productos para el peinado del cabello, dentífricos”) (fs.33 A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales y en concordancia con la solución aconsejada en el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y en su mérito confirmará el acto administrativo impugnado. IV) Conforme surge de los antecedentes administrativos aportados al proceso, el 17 de octubre de 2013, bajo expediente No. 449567, compareció ante la DNPI, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y solicitó el registro de la marca denominativa “DELIRIO DE CONTROL” para proteger, dentro de la clase internacional No.3: “Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza, lociones capilares, champús y acondicionadores y productos para el peinado del cabello, dentífricos” (fs. 1 a 3 AA). A dicho registro se opuso la demandante en base a la existencia de confundibilidad entre la marca solicitada y su signo marcario pre registrado “DELIRIUM” (fs. 8 a 20 AA). El 3 de julio de 2014, la gestionante contestó la vista de la oposición deducida; sintéticamente alegó inexistencia de confundibilidad entre los signos, tanto desde el punto de vista ortográfico, como fonético y conceptual e hizo relevancia en el púbico consumidor que, a su criterio, es selectivo (fs.21 a 28 AA). El 18 de diciembre de 2015 se expidió la Dra. Andrea CAPANO - Asesor Letrado- luego de analizar los signos a la luz de las reglas sobre confundibilidad elaboradas por la doctrina y jurisprudencia concluyó en la ausencia de confundibilidad entre los signos y agregó que el consumidor es selectivo, por lo que las probabilidades de incurrir en confusión disminuyen significativamente (fs. 29 a 30 AA). Finalmente se emitió el acto de concesión que en estos autos se procesa. IV) La parte actora invoca en apoyo de su pretensión la existencia de un elemento preponderante en común entre las marcas en pugna, que además considera está dotado de una similitud tal, que a su juicio condiciona el riesgo de confusión entre ambas signos marcarios en los potenciales consumidores. No se comparte tal apreciación. En el análisis, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen y la jurisprudencia de la Corporación ha sido constante en el sentido que no cabe realizar el análisis de los términos por separado, sino que el cotejo debe realizarse en conjunto y sucesivo. Por tanto la dilucidación de la causa finca en determinar si entre las marcas en pugna “DELIRIO DE CONTROL” y “DELIRIUM”, que protegen idénticos productos (con la limitación de la concedida), existen las claras diferencias que exige la normativa marcaria vigente para su coexistencia pacífica en el mercado. El artículo 6º de la Ley No. 17011 dispone que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. La norma prevé un efecto finalista: “evitar la confusión” que puede acaecer cuando las marcas que identifican los productos o servicios, no son claramente diferentes. En el análisis de los términos, se los debe cotejar en forma sucesiva, no simultánea; debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen, no correspondiendo realizar un examen por separado de los mismos. Es decir, al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (GUTIÉRREZ CARRRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas 2009, FCU 3ª Edición, pág. 156). Como bien señala RIPPE: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, lo que provoca la confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas…” (Cf, RIPPE, Siegbert; “La propiedad Industrial en el Uruguay”, Pág. 319)”. Pues bien, apreciadas de esta forma en la comparación de las marcas “DELIRIO DE CONTROL” y “DELIRIUM” no se advierte riesgo de confusión alguno, dadas las diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético. La sonoridad de cada una de ellas no ofrece similitud alguna que permita la confusión de la una con la otra. Alcanza con pronunciar uno y otro signo marcario para apreciar las claras disimilitudes fonéticas que poseen. Se comparten las apreciaciones de la Asesoría Letrada (fs. 30 AA), en las que se destaca que la terminación de la palabra “DELIRIUM” es muy particular y produce un sonido poco usual que le concede un claro elemento identificatorio y propio. Tampoco se comparte la argumentación de la parte actora, fincada en que los términos principales del cotejo son: DELIRIUM y DELIRIO. En relación al predominio que corresponde otorgarle a los términos del conjunto ha señalado la Corporación, que corresponde: “…determinar a los efectos del cotejo cuál de los elementos que componen el conjunto marcario será el que recuerde o llame la atención del consumidor (…) “es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a un de precisar su elementos decisivo que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”, pág. 180” (Conforme Sentencia No. 11/2013). Y en el caso, no consta que el término predominante en el conjunto lo tenga el término DELIRIO, en lugar de CONTROL. Por otra parte, resulta muy discutible que la expresión DELIRIO, posea la actitud de “mot vedette” o elemento principal o predominante dentro de la denominación marcaria en cuestión, tal como lo quiere hacer aparecer la parte demandante. En tal sentido, no se advierte que al adoptarse dicho término dentro del conjunto marcario “DELIRIO DE CONTROL”, se incurra en una hipótesis de reproducción parcial de la marca preexistente. Tampoco la actora ha acreditado que exista un riesgo de asociación del consumidor con un único origen empresarial constituido por la actora en relación al término “delirium” ni uno similar como “delirio”. Ello imponía probar que “DELIRIUM” posee una notoriedad tal que provoca asociar inequívocamente la palabra a la empresa actora y su conjunto de marcas y empresas, al punto que su uso en la marca de autos, sea pasible de producir la asociación del consumidor con un único origen empresarial. Indudablemente ello requiere de una prueba que no se ha efectivizado. Finalmente, y en lo que refiere a quiénes son los destinatarios de los productos protegidos la marca concedida lo fue para la clase internacional No. 3, pero limitada a: “Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza, lociones capilares, champús y acondicionadores y productos para el peinado del cabello, dentífricos.” Claramente se trata de productos dirigidos a consumidores selectivos y atentos, que serán muy cuidadosos al momento de la adquisición del producto deseado. En suma, a juicio de la Corporación los signos en pugna pueden coexistir pacíficamente en el mercado consumidor, en tanto existen entre ellos las claras diferencias exigidas por el art. 6 de la Ley 17.011 y, tal consideración, aleja la posibilidad de riesgo de confusión denunciado por la actora sobre su signo. Por los fundamentos expuestos el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda y en su mérito confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Vázquez Cruz, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Echeveste, Dr. Corujo, Dra. Díaz. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)