Sentencia Definitiva N° 223/2018

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de julio de 2018. No. 223 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DISGAL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 512/2015), y sus acumulados de igual carátula Fichas Nos. 871/2012, 65/2013, 66/2013, y 426/2013. RESULTANDO : I) En la causa Ficha No. 871/2012 se demandó nulidad de la Resolución de fecha 6/2/2012, por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (D NPI) concedió el registro de la marca “MORANGUETE BEL” Acta Nº 392.330, a favor de BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. de Brasil, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 50 A.A. de un total de 69 fs.). En la causa Ficha No. 65/2013 se demandó nulidad de la Resolución de fecha 5/3/2012, por la cual la DNPI concedió el registro de la marca “KING BEL” Acta Nº 392.331, a favor de BEL S.A. de Brasil para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 5 0 A.A. de un total 62 fs.). En la causa Ficha No. 66/2013 se demandó nulidad de la Resolución de fecha 5/3/2012, por la cual la DNPI el registro de la marca “MEGASHOW BEL” Acta Nº 392.332, a favor de BEL S.A. de Brasil para distinguir los artículos compr endidos en la clase internacional 30 (excepto: helados, cremas heladas y productos alimenticios elaborados en base a estas últimas) (fs. 52 A.A. de un total de 61 fs.). En la causa Ficha No. 426/2013 se demandó nulidad de la Resolución de fecha 22/8/2012, por la cual la DNPI concedió el registro de la marca “CHOCOLATEY BEL” Acta Nº 392.333, a favor de BEL S.A. de Brasil para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 73 A.A. de 80 fs.). En la causa Ficha No. 512/2015 se dem andó nulidad de la Resolución de fecha 10/11/2014, por la cual la DNPI concedió el registro de la marca “ BY COCO BEL” Acta Nº 392.334 , por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término COCO, a favor de BEL S.A. de Brasil, para distinguir los artícu los comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 57 A.A. de un total de 83 fs.). En todas las acciones la parte actora formuló agravios en los siguientes términos. Explicó, en primer lugar, que la DNPI le otorgó el registro de la marca “ BELL’S”, el 12/ 6/1997, para proteg er las clases internacionales Nos. 29 y 30. Sostuvo que los casos ventilados en los diferentes expedientes pueden resumirse a un análisis de la similitud de las marcas del cual surge claramente el riesgo de asociación ya alegado en vía de oposición y recursiva, no debiéndose producir prueba en tal sentido. Indicó que otro elemento que coadyuva a demandar la nulidad es la hipótesis de competencia desleal, en tanto se verifican los tres elementos necesarios para que se configure: ambas partes son concurrentes, la conducta de una de las partes es desleal y se ocasiona un perjuicio al competidor. Postuló que la marca que se impugna es una imitación voluntaria de la marca de su marca. La elección del signo “BEL” no es obra de la casualidad. En ese sentido, advirtió que no se está ante un conjunto marcario, sino ante la marca “BEL” que se presenta y se usa en forma independiente dentro de un óvalo en todos los productos de la solicitante. En este sentido pueden verse todas las reproducci ones de los envases presentados como prueba. La forma de usar la marca en el mercado, es demostrativa de la competencia desleal. Así, manifestó que “BEL” es inevitablemente de fácil asociación con su marca “BELL´S”. Es clara la sensación de identidad. Ambas protegen servicios que se clasifican en la misma clase internacional, que es lo que en definitiva hay que comparar para establecer la posible confusión. Una simple comparación entre las denominaciones en pugna pone en evidencia sus semejanzas y l a posibilidad de asociación que puede configurarse. Esto impide la coexistencia pacífica en el mercado. Por otra parte, explicó qu e primero se solicitó la marca “BEL”, la que fue rechazada por preexistir el registro de su marca “BELL’S”. Entonces se pre sentaron las marcas “ MORANGUETE BEL”, “KING BEL”, “MEGASHOW BEL”, “CHOCOLATEY BEL” y “BY COCO BEL”, todas en forma conjunta y sucesiva. De lo anterior, sostuvo que lo que se discute en auto autos , y ya fue resuelto por la DNPI , es la imposibilidad de co existencia entre la marca “BELL’S” y la marca “BEL” que ahora se solicita disfrazada baj o distintos conjuntos marcarios. Adicionalmente, indicó que la DNPI rechazó el registro de la marca “SUPER BELL” por preexistir la marca “BELL’S”, antecedente que tampoco se tuvo en cuenta al momento de decidir la concesión de las marcas impugnadas. Por último, afirmó que mediante el dictado de los actos resistidos, se violentaron los artículos 6 y 5 numeral 7 de la Ley N°17.011. II) Conferido el traslado de la demanda, compareció en todos los expedientes el Dr. Milton Fuentes, en representación de la Administración, a contestarla y bregó por su rechazo, en base a los siguientes fundamentos. Afirmó que entre los signos de análisis existen las claras diferen cias exigidas por la Ley. En efecto, no se advierte de qué manera puede darse la confusión alegada por la actora, ya que la simple verbalización de los signos de un modo sucesivo aleja toda posibilidad de que puedan ser confundidos. Manifestó que “ MORANGUETE BEL”, “KING BEL”, “BY COCO BEL”, “MEGASHOW BEL” y “CHOCOLATEY BEL” y “BELL´S” tienen una sonoridad absolutamente distinta. Solamente coincide la parte final BEL. Sostuvo que los signos deben cotejarse en su conjunto y no desmembrarse en sus elementos. En suma, concluyó que los actos enjuiciados reflejan el fiel cumplimiento de las disposiciones que regula la materia, por lo que solicitó su confirmación. III) Por Resoluciones No. 145 de fecha 22/4/2014, No. 136 de fecha 31/3/2016 y No. 327 de f echa 26/8/2014 se dispuso la acumulación entre los expedientes mencionados en el Resultando I), disponiéndose que la misma se hará efectiva cuando todos los expedientes se encuentren en la misma etapa procesal, esto es en etapa de alegatos. IV) El terc ero, BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. de Brasil, fue llamado al proceso (fs. 28 Ficha N°871/2012; fs. 14 y 27 Ficha 65/2013; fs. 12 y 26 Ficha N°66/2013; fs. 16 Ficha N°426/2013 y fs. 18 Ficha N°512/2015), no obstante, no compareció. V) El juicio fue abierto a prueba en los diferentes expedientes y se diligenció la que luce certificada a fs. 79 del expediente Ficha N°871/2012. VI) Las partes alegaron por su orden en todos los expedientes mencionados. VII) El cúmulo se pasó en vista al Sr. Pro curador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien po r D ictamen N°873 de fecha 15/2/2017 (fs. 73/73 vto.), aconsejó la confirmación del acto administrativo. VIII) Por decreto N°1101, de fecha 3/3/2017, se citó a las partes para sentencia (fs. 75) la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En la especie se han cumplido los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes, para el útil inicio de la presente acción (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869). II) El objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra las Resoluciones de la DNPI por las cuales se concedió el registro, a favor de BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. de Brasil, de las siguientes marcas “MORANGUETE BEL” Acta Nº 392.330 (Ficha N° 871/2012), “KING BEL” Acta Nº 392.331 (Ficha N° 65/2013); “MEGASHOW BEL” Acta Nº 392.332 ( Ficha N° 66/2013); “CHOCOLATEY BEL” Acta Nº 392.333 ( Ficha N° 426/2013) y “BY COCO BEL” , por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término COCO Acta Nº 392.334 (Ficha N° 512/2015), todas para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30. III) Analizados los argumentos de las partes, el Tribunal legalmente integrado y por mayoría de sus integrantes, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensión anulator ia, de acuerdo a los siguientes fundamentos. IV) Análisis de los agravios La actora se agravió porque, a su juicio, existe similitud con riesgo de confusión entre su marca “ BELL´S” preregistrada en las clases internacionales N os. 29 y 30 y el signo “BEL”, el cual entiende preponderante y en común entre todas las marcas concedidas por los actos enjuiciados, para distinguir productos en la clase internacional N° 30. Manifestó, tanto en la oposición en sede administrativa, como en las demandas de nulid ad, que los conjuntos marcarios presentados ante la DNPI son una verdadera farsa y que la marca -en todos los casos - es en realidad “BEL” que luce en todos los envases en forma aislada al resto de los elementos y destacada dentro de un óvalo. Indicó que “BEL” es acompañada otras frases genéricas -MORANGUETE, BY COCO, KING, MEGASHOW, CHOCOLATEY - según el producto de que se trate. No obstante, ello fue un artificio de BEL Brasil para registrar la marca “BEL”, la que había sido rechazada cuando se intentó registrar en forma aislada. Ahora, para saltar dicho obstáculo, la registró mediante un “conjunto marcario”, esto es: “ MORANGUETE BEL”, “KING BEL”, “BY COCO BEL”, “MEGASHOW BEL” y “CHOCOLATEY BEL”. La mayoría de los integrantes del Trib unal entienden que los agravios esgrimidos por la actora no son de recibo y, como se adelantó, confirmará los actos enjuiciados. En efecto, entienden trasladable al presente los fundamentos sostenidos en la Sentencia N°517/2015, en la cual se sostuvo: “En el plano conceptual, es menester tener presente que, en nuestro Derecho, el art. 6 de la Ley Nº 17.011, establece que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. En el subexamine, el Tribunal, por unanimidad, considera que existen diferencias gráficas y fonéticas suficientes en el cotejo de los signos en cuestión “TU CASA NEGOCIOS INMOBILIARIOS” (concedida) y “MI CASA” (prerregistrada) como para permitir la coexistencia pacífica en el mercado y en el registro marcario de las denominaciones en pugna (art. 6º de la Ley Nº 17.011). En efecto, la existencia de un elemento en común como lo es el término CASA, no puede considerarse causa suficiente que determine la ausencia de las claras diferencias exigidas legalmente entre los signos en pugna. El signo marcario atacado está compuesto por cuatro palabras (de las cuales dos fueron concedidas sin derechos privativos sobre las mismas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 17.011); en tanto, el signo marcario propiedad de la accionante solo se compone de dos términos. En el an álisis del cotejo marcario de marras, debe atenderse a la impresión de conjunto que ambas marcas producen, siendo ya constante la jurisprudencia del Cuerpo que recoge doctrina en el sentido de que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que dicho cotejo debe ser practicado “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impr esión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre -reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Cfme. Sentencias 211/2009, 513/2010, 6/2011, entre muchas otras). Atendiendo a las reglas que doctrina y jurisprudencia han señalado para el correcto análisis de las marcas que se enfrenten por un supuesto riesgo de confusión, debe considerarse que, para su comparación, el análisis debe hacerse “a golpe de vista” y como un todo. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que: “…la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio…” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico Práctico de Marcas”, FCU, Montevideo, pág. 156; en jurisprudencia, por todas véase la Sentencia Nº 271/2013). Vale revalidar enteramente en la emergencia lo que sostuvo el Tribunal en la Sentencia Nº 830/2012, en la que se dijo: “…como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio” ; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión en tre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (J uan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario de be realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357 - 358).” (en el mismo sentido véanse las sentencias 68/2015, 677/2011, 379/2008 entre muchas otras).” Con tales entendimientos, surge que las marcas cuestionadas poseen claras diferencias con la marca pre rregistrada por la actora, extremo que permite su coexistencia en el mercado. En el cas o, apreciadas de esta forma, es decir, en forma conjunta y sin ser desmembradas, del cotejo de los signos marcarios “BELL´S” de la actora y “BY COCO BEL”, “MORANGUETE BEL”, “KING BEL”, “MEGASHOW BEL” y “CHOCOLATEY BEL” atacadas por las acciones, la mayoría de la Sede concluye que no existe riesgo de confusión alguno, dadas las diferencias en el aspecto gráfico y fonético. Sin perjuicio de anotarse, que aun el caso de que se confronte únicamente los signos “BEL” y “ BELL´S”, no surgen tampoco las semejanzas alegadas por la actora que impidan su coexistencia en el mercado. Debe verse que la marca de la actora tiene una clara raíz anglosajona, lo que repercute inevitablemente en el aspecto fonético. En efecto, no existe ninguna similitud al verbalizar “BEL” y “BELL´S”, donde en la primera sería BEL y en la segunda sería BELS. Por otro lado, no puede desconocerse la fuerza distintiva de los elementos que se le adicionan a “BEL” , los que aún en el caso de BY COCO, MORANGUETE, CHOCOLATEY -que resultan evocativo s de sabores- son notoriamente importantes al momento de distinguir entre una y otra marca. Resulta más relevante aún en el caso de KING y MEGASHOW, los que por su entera fantasía y le otorgan un poder distintivo relevante. Por tanto, no debe desatenders e, en el análisis la composición de los conjuntos marcarios, dichos elementos. Sin perjuicio de anotarse que si bien se la preponderancia de “BEL” es notoria, el resto de los elementos también tiene relevancia y confluyen a la distintividad marcaria. Adicionalmente, la mayoría de los integrantes del Cuerpo entiende que resulta relevante atender al uso de las marcas, se encuentra justificado a partir de la reforma del artículo 19 de la Ley N°17.011, por la Ley N°19.149, que establece que el uso de la marca registrada es obligatorio. En ese sentido, si la actora, al agregar fotocopia de los envases de los productos, pretendía invocar el uso de la marca como elemento de juicio en el análisis, también habría que hacerlo para considerar si su marca “BELL´S” id entifica productos similares (aún en la misma clase), que redunde en un mayor riesgo de confusión o lo disipe. No obstante, debe tenerse presente que de los antecedentes agregados, únicamente surge que la promotora adjuntó fotografías de los envoltorios de las marcas enjuiciadas, pero no surge -ni fue mencionado- el uso de su marca y a qué productos concretamente la aplica . Ello conlleva a que, el cotejo de las marcas desde el punto de vista del consumidor, resulte claramente menguado, en tanto el Tribun al no pudo conocer a qué productos la actora aplica su marca y compararlos con los productos de las marcas impugnadas. Por otra parte, la mayoría entiende que tampoco es posible acoger la pretensión anulatoria en base a la competencia desleal alegada po r la actora, en tanto el uso de la marca evidencia que es BEL lo que realmente se quiso registrar, disfrazado con otros aditamentos. Así, resultan trasladables las conclusiones del Tribunal en la Sentencia N°165/2017: “(…) la actora ha planteado que la m arca concedida presenta un serio riesgo de confusión con su nombre comercial, con la evidente intención de concurrencia desleal. La Sede tampoco considera de recibo este agravio. Es cierto que la Ley Nº 17.011 de 25.9.1998 prevé en su art. 5 que no podrán ser registrados como marca -irrogarán nulidad relativa- los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial (núm. 6); ni las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal (núm. 7). En el caso, no se advierte que el término VIRGEN pueda evocar el nombre comercial VIRGIN, de manera que el consumidor asocie los productos VIRGEN con la firma actora VIRGIN. No sólo la empresa reclamante no opera en nuestro medio sino que el término VIRGEN puede evocar cosas muy variadas y es más que improbables que se lo vincule como una empresa extranjera que no opera en nuestro mercado. De hecho existen registros marcarios que también contienen el vocablo VIRGEN. (omissis) No hay, en definitiva, ningún indicio que permita compartir la tesis de la actora en cuanto al propósito de PREMIUMBEVS S.A. de realizar un uso desleal de la marca concedida. En todo caso, si efectivamente eso ocurriera en el futuro, esa cuestión no es decidible ahora, en esta contienda, sino que deberá plantearse el asunto ante la jurisdicción ordinaria.” Adicionalmente, y como ya se explicó, el cotejo sucesivo y sin desmembramientos de las marcas denominativas en pugna, no permite descartar los demás elementos constitutivos de las marcas cuestionadas. Por último, resulta relevante destacar que las marcas enjuiciadas incorporan parcialmente el nombre comercial de la registrante, esto e s, BEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Por ello, no puede desconocerse el interés de la solicitante en que su línea de productos se identifique con su fabricante, reforzando la percepción del consumidor mediante la conformación del conjunto marcario con el nom bre comercial como elemento. Tal conducta permite también descartar la competencia desleal alegada por la actora. En definitiva, el Tribunal concluye, teniendo presente la subjetividad que definen este tipo de definiciones, que las marcas concedidas no violentan las exigencias del artículo 6 de la Ley Nº17.011, en la medida que no es posible afirmar que exista entre las marcas contendoras similitud o parecido apto para inducir confusión al consumidor. V) En definitiva, por los fundamentos expuestos, l os artículos 309 y 310 de la Constitución de la República y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal legalmente integrado y por mayoría de sus integrantes, FALLA : Desestímanse l as demandas in stauradas y, en su mérito, confírmanse los actos administrat ivos impugnados en las Fichas Nos. 66/2013, 65/2013, 871/2013, 426/2013 y en el presente. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Vázquez Cruz (d.), Dr. Gómez Tedeschi (r.) , Dr. Echeveste (d.), Dr. Corujo, Dra. Gianero. Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia Dr. Vázquez Cruz DISCORDE: En cuanto se considera que procede la anulación del acto encausado ante la confundibilidad entre la marca BELL’S y los conjuntos marcarios BY COCO BEL, MORANGUETE BEL, KING BEL, MEGASHOW BEL y CHOCOLATEY BEL. Ello en virtud que el término BEL tiene un rol preponderante y los términos BY COCO, MORANGUETE, MEGASHOW y CHOCOLATEY constituyen elementos secundarios de un conjunto marcario confundible con la marca BELL’S. La confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU en tanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador (persona física , el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador ent enderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceve rsa (…)” (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155.) En el casus se advierte precisamente la dificultad y subjetividad que rodea e se juicio de hecho al que alude la doctrina. En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjun to despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cu enta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 156.). Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En esta hizo hincapié Bel Productos Alimenticios Ltda., al evacuar los traslados de oposición formulados por la actora en sede administrativa, la que fue reafirmada por la DNPI en varias de sus contestaciones de demanda. Sin embargo, ninguno se detuvo en el pasaje de doctrina que cita reiteradamente la actora, que da cuenta de la relatividad de esta regla cuando se utiliza en forma abusiva. En este sentido, advierte Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “(…) este crite rio de no disociar los conjuntos marcarios ha sido utilizado muchas veces en forma abusiva, para intentar colar en el Registro marcas que aisladas no serían aceptables por su similitud con otras antecedentes. Ejemplo: se intenta registrar la marca “PLOPP” y es rechazada por preexistir la marca “PLOP” para cubrir los mismos productos y servicios. Entonces el solicitante presenta otras nuevas marcas “PLOPP FLACH”, “PLOPP STAR”, “PLOPP SUN”, “PLOPP WIND”. Cuando se analice la confundibilidad de todas ellas co n la marca antecedente “PLOP”, en cada caso se sostendrá que los conjuntos marcarios (que no pueden disociarse para su cotejo) son distintos a la marca precedente. Si bien se trata de una estrategia inteligente, no resulta admisible -a nuestro juicio - para lograr por vía indirecta lo que no se puede lograr por vía indirecta . Nótese que registrando varios conjuntos marcarios que contienen un término central que aisladamente no sería admisible, se estaría logrando -en definitiva- obtener el registro de una marca similar a otra anterior, burlando el espíritu de la ley. En tal sentido, tanto la jurisprudencia administrativa como del T.C.A. han sido cuidadosos al analizar cada caso concreto y así fueron rechazadas por la D.N.P.I. -por ejemplo - las marcas “MENTA POLAR” por preexistir las marcas “POLAR” y “OSO POLAR” de otro titular; “SFERA” por preexistir “SPHERE NAZCA” y “SPHERE PLUS”; “MYSTERY” por preexistir “AVON MYSTERY”, “AIR OF MYSTERY” y “POLYANA MYSTERY”; “RBS MAKE IT HAPPEN” por preexistir “RBS”. A ni vel del T.C.A. se entendieron inadmisibles -por ejemplo - las marcas “THE H.D. LEE COMPANY INC” por preexistir las marcas “LEE WASH”, “LEE FASHION”, “LEE COOPER” y “LEE” de otro titular (Sent. 629/2000); “GRAN CONDOR REAL” por preexistir “CONDOR” (Sent. 110 0/1999); “KAREN LEE” por preexistir “LEE” (Sent. 420/2006)” (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 157 a 157 vto.). En el caso ocurre algo muy similar. La actora inscribió la marca BELL’S y cuando alguien se presentó a pretender inscribir la marca SUPER BEL esta le fue denegada justamente por el riesgo de confusión con su marca prerregistrada, apuntando al antecedente que llevará al consumidor a una inevitable asociación que impedirá su real distinción. Se tuvo presente que el término SUPER era de uso común, irrelevante en el momento de la comparación. Y se concluyó en que la evaluación global de los signos era de similitud. El ejemplo de las marcas PLOP y PLOPP es comparable con el de la marca BELL’S y la m arca BEL, empleada en conjuntos marcarios en los que el término BEL tiene un rol predominante . Los términos BY COCO, MORANGUETE, MEGASHOW y CHOCOLATEY son componentes secundarios que se agregan al antecedente. A lo que cabe agregar lo observado en las fo tografías presentadas en sede administrativa, en las que sobresale claramente el término BEL con un rol protagónico, en un círculo ovalado en el extremo izquierdo del diseño publicitario de los productos (Vide. fs. 27 a 28 en rojo, en carpeta verde de 83 fojas, A.A.). El elemento determinante del conjunto marcario es el término BEL, el cual resulta confundible con la marca BELL’S. BY COCO, MORANGUETE, KING, MEGASHOW y CHOCOLATEY no revisten ninguna nota de fantasía o novedad y sólo son componentes secundarios de un conjunto marcario confundible con la marca BELL’S. El artículo 6 de la Ley N° 17.011 establece que “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.” Del análisis comparativo de las marcas en sí emerge un choque entre el término BELL’S pre registrado y el término BEL que aparece como signo predominante en los distintos conjuntos marcarios, con aditivos que carecen de notas de originalidad y distintividad. En ambos casos se pretende identificar productos de la clase 30. Por lo tanto, se estaría infringiendo lo establecido en el mandato leg al de precepto, que exige al examinador marcario realizar un juicio que se centre en la confundibilidad de los signos en sí, respecto de los mismos productos, que en este caso son los de la clase 30. Los conjuntos marcarios BY COCO BEL, MORANGUETE BEL, KING BEL, MEGASHOW BEL y CHOCOLATEY BEL son susceptibles de ser confundidos con la marca BELL’S. Ambas operan en el segmento de alimentos y por tanto existe riesgo de confusión, lo que determina la procedencia de declarar su anulación. Discordia Dr. Echeveste DISCORDE: por cuanto considero que corresponde acoger las demandas de nulidad planteadas y, en su mérito, anular las resoluciones impugnadas. Se demanda la nulidad de las siguientes resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: i) FICHA N° 512/15: Resolución de la DNPI de fecha 10 de noviembre de 2014, por la que se concedió el registro de la marca denominativa “BY COCO BEL”, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “COCO”, a favor de BEL S.A. de B rasil, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 57 A.A. en 83 fs.); ii) FICHA N° 871/12: Resolución de la DNPI de fecha 6 de febrero de 2012, por la que se concedió el registro de la marca denominativa “MORANGUETE BEL” a favor de BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. de Brasil, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 50 A.A. en 69 fs.); iii) FICHA N° 65/13: Resolución de la DNPI de fecha 5 de marzo de 2012, por la que se concedió el reg istro de la marca denominativa “KING BEL” a favor de BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. de Brasil, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 50 A.A. en 62 fs.); iv) FICHA N° 66/13: Resolución de la DNPI de fecha 5 de marzo de 2012, por la que se concedió el registro de la marca denominativa “MEGASHOW BEL” a favor de BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. de Brasil, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (excepto: helados, cremas heladas y product os alimenticios elaborados en base a estas últimas) (fs. 52 A.A. en 61 fs.); v) FICHA N° 426/13: Resolución de la DNPI de fecha 22 de agosto de 2012, por la que se concedió el registro de la marca denominativa “CHOCOLATEY BEL” a favor de BEL PRODUCTOS AL IMENTICIOS LTDA. de Brasil, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 73 A.A. en 80 fs.); En los cinco expedientes acumulados se tramita la nulidad de sendas resoluciones dictadas por la DNPI, entre los años 2012 y 2014 , por las cuales se concedió el registro de distintas marcas denominativas a favor de BEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. o BEL S.A., de Brasil (se trata de la misma empresa, que cambió de tipo societario). Los argumentos expuestos por la actora en los cinco expedientes son básicamente los mismos, exponiéndose en todos los casos que las distintas marcas registradas por la referida firma brasilera tienen como elemento central o preponderante el término “BEL”, lo que a su juicio determina la verificación de un supuesto de confundibilidad entre aquellos signos y la marca “BELL’S”, prerregistrada por la actora en la misma clase internacional. La accionante se agravió respecto de las cinco resoluciones impugnadas, expresando básicamente los mismos agravios en ca da uno de los expedientes, los que podrían resumirse de la siguiente forma: a) CONFUNDIBILIDAD MARCARIA : Las resoluciones que se impugnan no tomaron en cuenta como antecedente la marca “BELL’S”, concedida a la actora el 12 de junio de 1997, para proteger las clases internacionales 29 y 30. El caso de autos se puede resumir a un análisis puramente subjetivo de la similitud de las marcas, del cual surge claramente el riesgo de asociación. Los signos son, inevitablemente, de fácil asociación con la marca d e la accionante. Es clara la sensación de identidad. Todas protegen servicios que se clasifican en la misma clase internacional, que es lo que en definitiva hay que comparar para establecer la posible confusión. Una simple comparación entre las denominaci ones en pugna pone en evidencia sus semejanzas y la posibilidad de asociación que puede configurarse. Esto impide la coexistencia pacífica en el mercado (artículo 6° de la Ley N° 17.011). Por otra parte, importa al caso que primero se solicitó la marca “BEL”, la que fue rechazada por preexistir el registro “BELL’S” de la actora. Entonces, se presentaron las marcas “MORANGUETE BEL”, “KING BEL”, “MEGASHOW BEL”, “CHOCOLATEY BEL” y “BY COCO BEL”, todas en forma conjunta y sucesiva. Lo que está en juego en autos y ya fue resuelto por la DNPI es la imposibilidad de coexistencia entre la marca “BELL’S” y la marca “BEL”, que ahora se solicita disfrazada bajo distintos conjuntos marcarios. También importa al caso que la DNPI rechazó el registro de la marca “SUPE R BELL” por preexistir la marca “BELL’S”, antecedente que tampoco contó al resolver la suerte de obrados. b) COMPETENCIA DESLEAL: Otro elemento que coadyuva a demandar la nulidad es la hipótesis de competencia desleal que se verifica en el caso, presentándose los tres elementos de la misma: ambas partes son concurrentes, la conducta de una de las partes es desleal, y se ocasiona un perjuicio al competidor. La marca que se impugna es una imitación voluntaria de la marca de la actora; la elección del sign o “BEL” no es obra de la casualidad; no se está ante conjuntos marcarios, sino ante la marca “BEL”, que se presenta y se usa en forma independiente dentro de un óvalo en todos los productos de la solicitante; la forma de usar la marca en el mercado es demostrativa de la competencia desleal (artículo 5° numeral 7° de la Ley N° 17.011). A mi juicio, discrepando con la mayoría del Tribunal, corresponde el acogimiento de las demandas incoadas, por resultar de recibo el agravio vinculado a la confundibilidad e ntre los signos registrados mediante los actos impugnados y la marca “BELL’S” prerregistrada por la accionante. El estudio conjunto de los cinco expediente acumulados permite avizorar, a mi entender con claridad, que el elemento preponderante o central (“m ot vedette”) en cada uno de los cinco signos en pugna, es el término “BEL”, que coincide con el nombre comercial de la firma solicitante. Ello conduce a que, sin desconocer la primera regla elaborada por la doctrina y seguida por la jurisprudencia para e l cotejo de marcas, relativa a la necesidad de atender a la impresión que despierta el conjunto marcario, sin realizar desmembramientos, deba ponerse el foco en ese elemento predominante, que se repite en cada uno de los cinco signos: el vocablo “BEL”. Sobre el particular, ha señalado con anterioridad el Tribunal que corresponde “(…) determinar a los efectos del cotejo cuál de los elementos que componen el conjunto marcario será el que recuerde o llame la atención del consumidor, “…es correcto, por tanto , valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento decisivo que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”, pág. 180)” (Cfme. Sentencia N° 11/2013). Pues bien. Tomando en cuenta dicha circunstancia, resulta a mi entender evidente la similitud y riesgo confusionista entre las marcas de obrados y el signo prerregistrado por la actora, dado los escasís imos puntos de diferenciación entre los términos "BEL" y “BELL’S”, tanto a nivel gráfico como fonético. A este respecto, cabe reproducir por sus similitudes con el presente caso, el siguiente pasaje del proyecto de Sentencia correspondiente a la Ficha N° 925/2015, que tuviéramos ocasión de redactar recientemente: “Si bien en el análisis que se realiza a fin de detectar la posibilidad de confundibilidad entre dos o más marcas no se puede ingresar a la consideración de una parte de las mismas para su comp aración, pues lo que realmente interesa es la apreciación de la totalidad del conjunto marcario, igualmente puede relevarse la existencia de un elemento saliente (“mot vedette”) en la marca solicitada, como lo es en la especie el término “SEARA”, el cual d esde el punto de vista gráfico y fonético resulta sustancialmente idéntico al término “SARA”, que es a su vez el elemento central y preponderante de todas las marcas prerregistradas por la accionante. Los signos marcarios en disputa, en lo significativo, se diferencian en tan solo una letra (la “E”, que consta en el signo solicitado y no en los preexistentes), lo que carece de una aptitud distintiva demasiado relevante. Es innegable que, gramática y fonéticamente, estamos ante un cotejo marcario del cual resulta pasible incurrir en un serio riesgo confusionista, siempre al socaire de un examen “de conjunto”, “sucesivo” y “pre - reflexivo” de los signos marcarios en pugna” (a la fecha, enero de 2018, aún no ha salido la sentencia). Es del caso, asimismo, ci tar un pasaje de doctrina perteneciente al especialista en temas marcarios, Dr. Juan M. GUTIÉRREZ CARRAU, el cual parece haber sido pensado para el presente caso: Señala el doctrino: “(…) este criterio de no disociar los conjuntos marcarios ha sido utili zado muchas veces en forma abusiva, para intentar colar en el Registro marcas que aisladas no serían aceptables por su similitud con otras antecedentes. Ejemplo: se intenta registrar la marca “PLOPP” y es rechazada por preexistir la marca “PLOP” para cubri r los mismos productos y servicios. Entonces el solicitante presenta otras nuevas marcas “PLOPP FLACH”, “PLOPP STAR”, “PLOPP SUN”, “PLOPP WIND”. Cuando se analice la confundibilidad de todas ellas con la marca antecedente “PLOP”, en cada caso se sostendrá que los conjuntos marcarios (que no pueden disociarse para su cotejo) son distintos a la marca precedente. Si bien se trata de una estrategia inteligente, no resulta admisible -a nuestro juicio - para lograr por vía indirecta lo que no se puede lograr por v ía directa. Nótese que registrando varios conjuntos marcarios que contienen un término central que aisladamente no sería admisible, se estaría logrando -en definitiva - obtener el registro de una marca similar a otra anterior, burlando el espíritu de la ley ” (Cfme. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, p. 157 a 157 vto., subrayado no original). En la especie, es claro a mi juicio que el elemento determinan te de los distintos conjuntos marcarios presentados para registro es, en todos ellos, el término “BEL”; y siendo éste confundible con la marca “BELL’S”, prerregistrada por la actora en la misma clase internacional, considero que tales conjuntos marcarios ( “BY COCO BEL”, “MORANGUETE BEL”, “KING BEL”, “MEGASHOW BEL” y “CHOCOLATEY BEL”) no debieron ser aceptados en el Registro para distinguir los productos de la clase internacional 30. En efecto, el rasgo dominante en todos ellos es el término “BEL”, y los a ditamentos respectivos “BY COCO”, “MORANGUETE”, “KING”, “MEGASHOW” y “CHOCOLATEY” no revisten ninguna nota de fantasía o novedad, tratándose de componentes secundarios de sendos conjuntos marcarios confundibles con la marca “BELL’S”. Por su parte, en rel ación al restante agravio de la actora, relativo a la presunta configuración de una hipótesis de competencia desleal, coincido con el criterio expuesto por la mayoría, en el sentido de que la accionante no ha logrado acreditar dicho planteo, el que por end e debe rechazarse por falta de prueba. Por lo expuesto, me pronuncio por la anulación de los actos impugnados, por resultar de recibo el agravio vinculado con la confundibilidad entre los signos en pugna.