Sentencia Definitiva N° 219/2018

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de julio de 2018. No. 219 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KACZKA ACHER, FABIÁN con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 883/2014). RESULTANDO : I) Que con fecha 4/12/2014, a fs. 2, compareció el accionante, entablando demanda anulatoria contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 20 de marzo de 2014, por la cual se resolvió conceder el registro de la marca mixta “MANGO”, solicitada bajo expediente Nº 421.601, a favor de CONSOLIDATED ARTISTS B.V. de Países Bajos, para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase internacional 35: servicios de venta al por menor, promoción de ventas para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de promoción para terceros, agencias de importación- exportación (fs. 27 A.A.). Relató el actor que es titular de varias marcas denominadas “MANGO” o “MNG”: a) “MANGO” (denominativa) Registro N° 385.519 en la clase internacional 25; b) “MANGO” (mixta) Registro N° 362.671 en las clases internacionales 3, 18 y 28; c) “MANGO” (denominativa) Registro N° 418.948 en la clase internacional 9; d) “MANGO” (denominativa) Registro N° 419.139 en la clase internacional 14; e) “MNG” Registro N° 321.308 en la clase internacional 25; f) “MNG” (denominativa) Registro N° 418.949 en la clase internacional 9; g) “MNG” (denominativa) Registro N° 423.651 en la clase internacional 35. Señaló que un hecho fundamental, que no fue percibido por la DNPI al conceder a CONSOLIDATED ARTIST BV la marca de obrados, fue que esta misma empresa, en varios de los trámites de solicitud de las marcas referidas anteriormente, de las cuales es titular el accionante, presentó oposiciones o recursos previo a que se le concedieran a la actora tales registros, tanto en sede de DNPI como ante este Tribunal. En tales expedientes, el promotor agregó profusa prueba y acreditó su anterior uso de las marcas, en sus dos formas (denominativa y mixta), y también el uso de la abreviatura de la marca “MANGO”, como lo es “MNG”. Manifestó que no cabe duda que CONSOLIDATED ARTIST BV pretende con este nuevo “registro de marca de servicios” darle igual uso, ya sea en forma directa como indirecta, al que se le ha estado dando por parte del accionante, ya que se dedica exclusivamente a la producción y venta de vestimenta para hombres, mujeres y niños, y demás artículos afines a éstos. Apuntó que la empresa CONSOLIDATED ARTIST BV presentó acción de nulidad ante el TCA en la Ficha N° 600/00, en la que participó como tercerista coadyuvante EXPERIMENT LTDA. (cuyo titular era el padre del ahora compareciente), la que fue resuelta a favor de esta última. Por un lado, se confirmó la resolución que denegó la concesión de la marca “MNG” a la contraria en la clase internacional 25, y por otro, se le concedió a la allí tercerista la marca “MNG” en exclusividad en dicha clase. Dijo que se ha probado la titularidad y el primer uso de todas las marcas reseñadas por parte de EXPERIMENT LTDA. y/o Bernardo KACZKA KOSMAN, y que éstas fueron transferidas a nombre del aquí accionante Fabián KACZKA ACHER, según surge de la Resolución de la DNPI de fecha 4 de abril de 2000. Destacó la “gran notoriedad” de estas marcas en el mercado nacional, por la amplia difusión y publicidad que se les brindó durante muchos años, tanto en los cinco locales comerciales denominados “MANGO”, para hombres, mujeres y niños, como en otros comercios que vendían los productos identificados con esas marcas. Indicó que luego de la crisis del año 2002, tres de los cinco locales referidos se cerraron, y que desde esa época a la actualidad, se ha continuado realizando confección nacional e importada, pero en este caso, confeccionadas con modelos propios y ventas tanto al por menor o por mayor, para diferentes locales comerciales de terceros (además de dos propios), prendas a las cuales siempre se las denominó con la marca “MANGO” o “MNG”. Estimó que, en estos autos, sólo corresponde probar que la marca “MANGO” pretendida por CONSOLIDATED ARTIST BV en la Clase Internacional 35, atenta contra su derecho y no le es aplicable el “Principio de Especialidad”, por ser en primer lugar confundible con las prerregistradas y manifiestamente una acción predeterminada de absoluta mala fe, destinada para cubrir y distinguir bajo un igual nombre comercial, iguales productos de vestimenta que las de su marca. Recalcó que la contraparte es claramente “reincidente” al pretender con su solicitud, mediante una evidente mala fe y/o competencia desleal, lo que ya se ha juzgado en su contra, tanto ante la DNPI y también por el TCA. La “mala fe” es tan evidente que la misma surge tal cual, como ha quedado probado, de todos los expedientes donde ha comparecido, donde pretendió la marca para comercializar sus productos de vestimenta para mujeres, hombres y niños, y demás artículos afines o concurrentes, de igual rubro que los del accionante. Adujo que no corresponde referir para este caso el “principio de la especialidad”, como erróneamente lo hace la resolución encausada. No pueden haber dudas que de confirmarse el acto administrativo, existirá confusión de parte del consumidor, no solo respecto de los productos que estas marcas cubren (especialmente en la Clase 25), sino que también, respecto del titular y fundamentalmente por la “Denominación Comercial” (Clase Int. 35) que se le pretende dar al local de servicios de CONSOLIDATED ARTIST B.V. Agregó que seguramente la contraria ofrecerá o venderá sus productos (obviamente de vestimenta en general), con igual nombre que los de propiedad del accionante. Anotó que se ha probado en anteriores expedientes administrativos (y del TCA) que existe “afinidad o concurrencia” de los productos -de vestimenta en general- que producen ambas partes y que se dedican al mismo giro comercial (fabricación y comercialización de vestimentas y afines), una en Uruguay y otra en España. Lo que no puede quedar dudas es que al ser idénticas las marcas de autos con las del actor, se le está violando a éste la exclusividad al uso de las mismas. De concederse la marca, se estaría convalidando una coexistencia ilícita innegable, por lo que debe descartarse toda referencia válida al principio de la especialidad. Sostuvo que el acto impugnado es violatorio de lo establecido en el art. 5º numerales 6° y 7° de la Ley de Marcas No. 17.011, así como de lo dispuesto en el art. 6° de esa misma ley. Añadió que la amplitud de los “servicios” solicitados por la contraria no escapa que, premeditadamente, se refiere a importación, exportación de productos (vestimentas en general) y su venta al por menor, o por promociones de venta para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, etc. Esto es sin duda violatorio de los derechos del accionante y contrario a la ley. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la anulación del acto atacado. II) Que con fecha 16/4/2015, a fs. 24, compareció el representante de la demandada, contestando la demanda incoada. Señaló que nuestra normativa vigente no define qué es una marca notoria. La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que es una marca que ha adquirido prestigio y reputación que genera un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. Dijo que, en virtud de lo dispuesto en el art. 6 bis del Convenio de París, la protección de una marca notoriamente conocida es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos idénticos o similares. Es decir, que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue. La marca protegida por el referido art. 6 bis debe ser “notoriamente conocida” y ello tiene que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca. Añadió que el art. 16 del Acuerdo sobre los ADPIC aplica el art. 6 bis mutatis mutandi a los servicios, estableciendo además para determinar si una marca de fábrica es notoriamente conocida, que se tomará en cuenta la notoriedad en el sector pertinente del público. Sostuvo que de lo dicho se desprende que el derecho de exclusividad de un signo marcario no es absoluto. En nuestro derecho el artículo 11 inc.1° de la Ley 17.011 limita el derecho de la marca por el principio de la especialidad allí consagrado. De la norma se desprende que es posible que el mismo signo distintivo sea registrado como marca por dos o más empresarios para distinguir productos o servicios que se sitúan fuera de una competencia específica. Señaló que para determinar si los productos o servicios están dentro de la competencia hay que atender a su naturaleza, propiedades y finalidad. Las marcas del opositor son: MANGO Acta No. 385.519, que protege la clase internacional 25; MANGO (mixta) Acta No. 362.671 que protege las clases internacionales 18 y 28; MANGO Acta No. 418.948 que protege la clase 9; y MANGO Acta No. 419.139 que protege la clase 14. En tanto, la marca sobre la que se solicita anulación cubre algunos servicios de la clase 35: servicios de venta al por menor, promoción de ventas para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de promoción para terceros, agencias de importación-exportación. Concluyó que, por lo expresado, surge que si bien los signos guardan identidad, surge también que lo que lo distingue es diferente, por lo que se considera correcta la aplicación del principio de la especialidad. Además, el público consumidor no corre riesgos de relacionarlos o confundirlos con las marcas prerregistradas. En suma, solicitó se confiera traslado de la demanda a CONSOLIDATED ARTIST BV de los Países Bajos, dado que la sentencia a dictarse podría afectarla, y que en definitiva se rechace en todos sus términos la demanda de nulidad instaurada. III) Que con fecha 22/6/2015, a fs. 35, compareció la representante de CONSOLIDATED ARTIST BV, deduciendo tercería coadyuvante con el demandado en estos autos. Se remitió a los argumentos manejados por ella en los antecedentes administrativos, especialmente en cuanto a que las clases protegidas por los registros marcarios propiedad de KACZKA (3, 9, 14, 18, 25 y 28) y la Clase reivindicada por ella en su solicitud marcaria (35) no coinciden, y por lo tanto pueden coexistir pacíficamente, tanto en el registro como en el mercado. Dijo que no es relevante en autos la historia de registros marcarios que haya intentado la tercerista en otras clases, pero lo que sí es claro y relevante es que KACZKA no puede intentar monopolizar ante la DNPI otras clases que no tiene registradas ni por ende protegidas. Sostuvo que la clase reivindicada en autos es diferente a las prerregistradas por el actor, y tampoco estamos ante productos concurrentes. No existe pues riesgo de confusión ni de asociación, ni aun de confundibilidad indirecta. No está presente tampoco elemento alguno que haga suponer mala fe o competencia desleal por parte de la tercerista. Por lo expuesto, solicitó que se mantenga el acto administrativo impugnado. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 118. V) Alegaron las partes por su orden. La actora lo hizo a fs. 123 y ss., la demandada a fs. 133 y ss., y la tercerista a fs.136 y ss. VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen No. 660/2016, a fs. 142, aconsejando la confirmación del acto administrativo cuestionado. VII) Se citó a las partes para sentencia, la que previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, y con la integración de la Ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4to Turno Dra. Sylvia DE CAMILLI, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), para el correcto accionamiento de la nulidad. II) En obrados se demanda la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 20 de marzo de 2014, por la cual se resolvió conceder el registro de la marca mixta “MANGO”, solicitada bajo expediente Nº 421.601, a favor de CONSOLIDATED ARTISTS B.V. de Países Bajos, para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase internacional 35: servicios de venta al por menor, promoción de ventas para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de promoción para terceros, agencias de importación- exportación (fs. 27 A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente al actor con fecha 7 de abril de 2014 (fs. 27 A.A.), interpuso éste, el día 11 de abril de 2014, los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (fs. 36 A.A.). Se produjo la denegatoria ficta con fecha 28 de octubre de 2014, al vencer el plazo de doscientos días sin resolución expresa del último recurso. Finalmente, la demanda de nulidad fue introducida en tiempo útil, con fecha 4 de diciembre de 2014 (nota de cargo a fs. 15 de autos). III) Por Dictamen No. 660/2016, a fs. 142 infolios, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado. IV) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad, se apartará de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo y procederá a anular el acto administrativo impugnado, en mérito a las consideraciones que se desarrollarán en los siguientes numerales. V) Antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, la firma holandesa CONSOLIDATED ARTISTS B.V. se presentó ante la DNPI a efectos de solicitar, bajo Acta Nº 421.601, el registro de la marca mixta “MANGO” (ver logo a fs. 2 A.A.), para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase internacional 35: servicios de venta al por menor, promoción de ventas para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de promoción para terceros, agencias de importación- exportación (fs. 2 A.A.). La solicitud recibió la oposición del hoy accionante, Fabián KACZKA ACHER, en virtud de ser titular de las marcas registradas “MANGO” Acta N° 385.519 en la clase internacional 25 y “MANGO” Acta N° 362.671 en las clases internacionales 3, 18 y 28, además de haber solicitado previamente las marcas “MANGO” Acta N° 418.949 para la clase 9 y “MANGO” Acta N° 419.139 para la clase 14. Se opuso a la concesión del registro de la marca solicitada, en base a lo dispuesto en el art. 5° nums. 6° y 7° y en el art. 6° de la Ley 17.011, por cuanto la marca que se solicitaba registrar era idéntica a las opositoras, lo que torna improcedente su registro marcario (fs. 5 y ss. A.A.). Conferida vista a la solicitante de la marca de autos, compareció ésta a fs. 19 y ss. A.A., señalando que la marca podía ser registrada en la clase 35, en estricta aplicación del principio de especialidad que rige en nuestro derecho marcario, ya que la marca solicitada solo reivindica ciertos servicios de la referida clase internacional. Acto seguido, se produjo informe de la Asesora Letrada Dra. Yanet GONZÁLEZ UMPIÉRREZ, en el cual se señaló: “La suscrita entiende que la oposición particular deducida en autos, no es de recibo, en mérito a las siguientes consideraciones: Cabe tener presente, antes de abordar el estudio de estos obrados, que el Registro marcario otorga a los titulares de las marcas, el derecho de exclusividad, el que cumple la función de evitar la confusión entre signos, pero éste no es absoluto. Se encuentra limitado por la regla de la especialidad consagrada en nuestro derecho en el art. 11 de la Ley 17.011 de 25/09/1998. De esta norma se desprende que es posible que el mismo signo distintivo sea registrado como marca por dos o más empresarios para distinguir productos o servicios que se sitúan fuera de una competencia específica. Para determinar si los productos o servicios están fuera o dentro de la competencia específica habrá que atender a su naturaleza, propiedades y sobre todo a su finalidad. Lo que viene de decirse es aplicable en la especie, así, los signos del opositor FABIAN KACKA ACHER (sic) de UY, “Mango” (denominativa) Acta 385.519 para la totalidad de los productos de la clase internacional 25 y “MANGO” (mixta) Acta 362.671 para las clases internacionales 3, 18 y 28; Mango” (denominativa) Acta 418.948 para la totalidad de los productos de la clase internacional 9, y Mango” (denominativa) Acta 419.139 para la totalidad de los productos de la clase internacional 14. Si bien, los signos de la opositora guardan identidad con el término del signo solicitado “MANGO”, no así en cuanto a los productos y/o servicios que los signos enfrentados distinguen por lo que es de aplicación en el principio de especialidad consagrado en la norma mencionada ut supra. Quiere decir, que al encontrarnos en el caso como el de autos, el consumidor de los productos y/o servicios identificados con el signo solicitado en autos no corre el riesgo de relacionarlos o confundirlos con las marcas pre-registradas de la opositora. En su mérito, y atendiendo a los extremos de hecho y de derecho señalados precedentemente y por imperio de los arts. 11 y 34 de la ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y Art. 17 del Decreto 34/99 del 3 de febrero de 1999, se aconseja no amparar la oposición particular, y conceder el registro solicitado” (fs. 25 y vto. A.A.). La Directora de Asesoría, Dra. Graciela ROAD, compartió lo dictaminado por la Dra. GONZÁLEZ UMPIÉRREZ, por lo que también aconsejó no amparar la oposición particular deducida en autos y conceder el registro peticionado (fs. 26 A.A.). Finalmente, la DNPI procedió mediante la resolución impugnada a conceder el registro de la marca mixta “MANGO” a favor de CONSOLIDATED ARTISTS B.V. de Países Bajos, para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase internacional 35: servicios de venta al por menor, promoción de ventas para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de promoción para terceros, agencias de importación- exportación (fs. 27 A.A.). VI) Ilegitimidad del acto impugnado por haber registrado como marca un signo que constituye la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida (art. 5° nums. 6° y 7° Ley 17.011, art. 6 bis Convenio de París, art. 16 nums. 2° y 3° ADPIC). Manifestó el actor que CONSOLIDATED ARTIST BV pretende con este nuevo “registro de marca de servicios” darle igual uso, ya sea en forma directa como indirecta, al que se le ha estado dando por parte del accionante, ya que se dedica exclusivamente a la producción y venta de vestimenta para hombres, mujeres y niños, y demás artículos afines a éstos. Dijo que se ha probado la titularidad y el primer uso de todas las marcas reseñadas por parte de EXPERIMENT LTDA. y/o Bernardo KACZKA KOSMAN, y que éstas fueron transferidas a nombre del aquí accionante Fabián KACZKA ACHER, según surge de la Resolución de la DNPI de fecha 4 de abril de 2000. Destacó la “gran notoriedad” de estas marcas en el mercado nacional, por la amplia difusión y publicidad que se les brindó durante muchos años, tanto en los cinco locales comerciales denominados “MANGO”, para hombres, mujeres y niños, como en otros comercios que vendían los productos identificados con esas marcas. Concluyó que la marca “MANGO” pretendida por CONSOLIDATED ARTIST BV en la Clase Internacional 35, atenta contra su derecho y no le es aplicable el “Principio de Especialidad”, por ser en primer lugar confundible con las prerregistradas y manifiestamente una acción predeterminada de absoluta mala fe, destinada para cubrir y distinguir bajo un igual nombre comercial, iguales productos de vestimenta que las de su marca. Y bien. A juicio de la Sede, los argumentos ensayados por el accionante resultan sustancialmente de recibo, lo cual determina que corresponda acoger la demanda anulatoria planteada. Se encuentra acreditado en autos que el actor es titular de varias marcas mixtas o denominativas llamadas “MANGO”: a) “MANGO” (denominativa) Registro N° 385.519 en la clase internacional 25; b) “MANGO” (mixta) Registro N° 362.671 en las clases internacionales 3, 18 y 28; c) “MANGO” (denominativa) Registro N° 418.948 en la clase internacional 9; d) “MANGO” (denominativa) Registro N° 419.139 en la clase internacional 14. Asimismo, a criterio del Colegiado, se encuentra debidamente acreditado que dichas marcas, previamente registradas y/o solicitadas (respecto a la fecha de solicitud de registro del signo de autos), son marcas notorias. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5º num. 6° de la Ley 17.011, tales marcas se deben proteger de toda reproducción, imitación o traducción, aun cuando se trate de productos o servicios de diferentes clases internacionales. VII) Tal como fuera señalado, las marcas del accionante, de idéntica denominación a la solicitada por la aquí tercerista, protegen los productos de las clases internacionales 3, 9, 14, 18, 25 y 28, cuyo contenido pasa a detallarse: Clase 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. Clase 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales. Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Clase 28: Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. Por su parte, la marca concedida por el acto impugnado, de naturaleza mixta, protege los siguientes servicios dentro de la clase 35: servicios de venta al por menor, promoción de ventas para terceros, diseño de vidrieras, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de promoción para terceros, agencias de importación-exportación. En el caso en examen, de acuerdo a la notoriedad que reviste la marca de ropa “MANGO” a nivel nacional, lo que ha sido contundentemente probado en obrados, el “principio de especialidad” que rige en materia marcaria debe ceder en aras de la protección de la marca notoria (Cfme. Sentencias Nos. 111/2013 y 264/2016, entre otras). VIII) En cuanto a la normativa aplicable al caso de obrados, cabe convocar primeramente al a rt. 5° num. 6° de nuestra Ley 17.011, el cual dispone que no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: “6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. A su vez, en el numeral 7° de la misma disposición, se prohíbe el registro como marca de “ Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal”. Ello está en línea con lo acordado en el art. 6 bis del Convenio de París, ratificado por nuestro país por Ley 14.910, artículo titulado “Marcas: marcas notoriamente conocidas ”, en el que se dispone: “ 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. En el mismo sentido, el art. 16 del ADPIC, ratificado por Ley 16.671, el que dispone en sus numerales 2° y 3°: “ 2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. IX) Tomando en cuenta la citada normativa, deviene relevante realizar un relevamiento relativo al alcance del concepto de “marca notoria”. Expresa BUGALLO al respecto: “ La marca notoriamente conocida, como la marca notoria, renombrada, de alto renombre, de alta reputación, célebre, constituyen marcas de amplia difusión en el mercado. Su diferente denominación refiere a variados conceptos elaborados originalmente por la doctrina de diversos países, lo que ha provocado distintas aproximaciones. Hoy día algunas legislaciones nacionales han introducido el concepto legal en cada caso, apoyadas en las elaboraciones internacionales. Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aún cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada). La doctrina, en general es partidaria de la desaparición de la aplicación del principio de especialidad pues el empleo de una marca notoria en sector distinto de aquél en el cual se ha registrado responde a una voluntad parasitaria de quien lo realiza y puede llevar a la vulgarización, en perjuicio de la propia marca notoria. El fundamento se encuentra en diversos argumentos, entre los que destacamos: a. impedir el aprovechamiento abusivo, mediante ventajas desleales, del trabajo y la inversión ajenas; b. evitar que la mala utilización de un tercero de una marca posterior, perjudique a la anterior; (…) El derecho uruguayo vigente, siguiendo la tendencia mundial, atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado. En primer lugar, y como nota más destacada, no limita el ejercicio del derecho de exclusiva al territorio del Estado extranjero concedente el registro. Es decir que la calificación de notoriedad para una marca significa que su titular podrá ejercer acciones marcarias en defensa de su signo, en nuestro país, aún en ausencia de registro nacional. En segundo lugar, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente se aplica. La fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para productos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aún cuando no fueran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión. En tercer lugar, el texto actual que estamos analizando implica la extensión de la protección de la marca notoriamente conocida al registro de la imitación y traducción total o parcial de la marca protegida. La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general ” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual , FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114). X) De acuerdo a las normas y a los conceptos doctrinarios citados, y en función de los elementos probatorios que surgen tanto del expediente administrativo como del presente proceso jurisdiccional, considera la Corporación que la marca “MANGO”, de titularidad del accionante, reúne los caracteres necesarios como para ser considerada “marca notoria”. En base a ello, resulta injustificable desde la práctica comercial que la solicitante CONSOLIDATED ARTISTS B.V. registre para sí un signo idéntico a otro y no común (es decir de fantasía), que no solo se hallaba inscripto en nuestra oficina de Propiedad Industrial, sino que además tiene gran notoriedad a nivel del mercado nacional, dado su difundido uso desde hace varias décadas. Por lo expuesto, se entiende que la marca “MANGO” es un signo notorio, registrado en nuestro país y de difundido uso y conocimiento en nuestro medio, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en los ya citados artículos 5º numerales 6º y 7º de la Ley 17.011, 6 bis del Convenio de París, y 16.2 del ADPIC, en los que se establece la prohibición de registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión, cuando se trate de una marca notoriamente conocida. En esta línea, ha sostenido el Tribunal: “(…) el poder de identificación y atracción de las marcas notorias ha impuesto e impone la necesidad de extender la protección de esas marcas más allá del principio de especialidad. La hipótesis de que la notoriedad incrementa el riesgo de confusión se apoya en el presupuesto psicológico de que la marca notoria penetra más profundamente en la mente del consumidor, haciendo que éste la confunda con cualquier marca que reproduzca alguna de sus características” (Cfme. Sentencia No. 278/2006). Teniendo en cuenta las citadas normas del Convenio de París respecto a las prácticas desleales, así como las invocadas normas internas de nuestro país que permiten evaluar la trascendencia de la marca y el posible conocimiento que pudo tener la firma registrante, es posible concluir, en la especie, que la solicitante de autos conocía, con anterioridad a su pedido de registro, la trascendencia y difusión del signo marcario del accionante. A la luz de tales consideraciones, parecería evidente la intención de la registrante de aprovecharse directa o indirectamente del prestigio, reputación y trayectoria comercial de la marca ajena “MANGO”, de titularidad del actor, aun sin llegar a caer en una eventual hipótesis de concurrencia desleal para promocionar sus productos y/o servicios. XI) A partir de la observación y valoración de la prueba reunida en autos, puede convenirse en que asiste razón al accionante en cuanto a que se ha acreditado la posibilidad de confusión mediata, idónea para quitar certeza en los consumidores sobre el origen de los productos o servicios a adquirir, en razón de la existencia de una fama y notoriedad previa del signo “MANGO” de titularidad del promotor. Al no apreciarse las claras diferencias que exige la ley marcaria (art. 6º de la Ley 17.011) entre la marca concedida y las previamente registradas por el actor, los referidos signos marcarios no pueden convivir pacíficamente en el mercado ni en el registro, a pesar de ser distintos los productos y servicios distinguidos en uno y otro caso, pues el consumidor promedio puede verse confundido en forma indirecta acerca del verdadero origen o procedencia empresarial de los servicios de la marca concedida. En Sentencia No. 12/2006 dijo el Tribunal, en términos plenamente aplicables al presente caso: “ En reciente pronunciamiento, la Corporación también se apartó del principio de especialidad (art. 11 de la ley 17.011), fundado en las pautas distintivas que aporta la doctrina especializada, porque como lo enseña el Profesor Rippe “aun cuando los productos protegidos por la inscripción en el Registro sean diferentes e integren categorías diferentes, la relación entre los mismos puede inducir a confusión al consumidor, no ya sobre los productos sino sobre quiénes son sus fabricantes o comercializadores” (Cf. Rippe, Siegbert en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 46, transcripto en la sentencia No. 399 de 26 de octubre de 2005) ” (Cfme. Sentencia No. 12/2006; véase también las Sentencias Nos. 719/2015 y 264/2016). Corresponde hacer caudal, asimismo, de los conceptos explicitados en la Sentencia No. 345/2014: “ Como bien se señala por MERLINSKI - SALAVERRY, en puridad la Ley Nº 17.011 cumple con el mandato del art. 6 bis del Convenio de París, en tanto allí se establece la prohibición de registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, cuando la autoridad competente estimare ser notoriamente conocida en el país en el que pretende ser registrada (“Las Marcas en el Uruguay”, pág. 28 y ss.). Y, puede convenirse -como lo sostienen autores de la talla de BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS- que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante. Y esa notoriedad es medida de ordinario con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser todo el orbe. Porque cuando, efectivamente, la notoriedad se extiende a todos los países o, por lo menos a una gran número de ellos, se puede hablar de una marca “mundialmente notoria”, pero también es perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias sólo en determinados países; de ahí que en doctrina se distinga pacíficamente los conceptos de “marca notoria”, “marca célebre” (de alto renombre) y “marca mundialmente notoria”. Debiéndose también despejar la confusión que muchas veces acaece, cuando se vincula el carácter notorio de una marca al uso de que ella se haya hecho en el territorio de referencia. Por cuanto, si bien el uso intensivo es uno de los medios para adquirir la notoriedad, ciertamente no es el único (Cf. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/2”, pág. 108 y ss.). Precisamente, el art. 6 bis del Convenio de París (aprobado por D.L. 14.910), establece: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta” (el resalte en “negrita” es del redactor). Por lo expuesto y, porque lo determinante de la notoriedad es su conocimiento en el país donde se produce la colisión con un tercero no autorizado de tal marca -extremo plasmado inclusive en el art. 16 del Acuerdo TRIPS (ratificado por Ley Nº 16.671)-, la prueba de la notoriedad alegada por FRENCH CONNECTION LIMITED respecto de la marca, exige que ella fuera tal en el territorio nacional. Pero además -como ya fuera interpretado por esta Corporación en anteriores pronunciamientos-, esa previsión de la norma “ser allí notoriamente conocida” está señalando que basta con el mero CONOCIMIENTO de la marca a través de publicidad o promoción, sin necesidad de que los productos sean efectivamente comercializados en el Uruguay. Tampoco es esencial al concepto de notoriedad de la marca, que una parte importante de la población del país conozca la marca, sino que sólo debe tomarse en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público (art. 16.2 del Acuerdo TRIP). Lo cual nos introduce de lleno en la diferenciación entre notoriedad “amplia” y “restringida”; debiendo entenderse por la primera el conocimiento general y público, a nivel masivo de la marca en cuestión, mientras que la notoriedad “restringida” es la que refiere al conocimiento del signo por aquellos que giran en el mismo ramo que cubre la marca. A este respecto, siguiendo indudablemente la previsión del art. 16.2 del TRIP, nuestro Tribunal expresaba en su Sent. Nº 56/986, perfectamente aplicable al caso que nos ocupa: “…pues tal como se expresa en el informe referenciado, el concepto debe ser interpretado como “notoriedad restringida” y no como conocimiento público, sino confinado al ramo a que se dedican los administrados; lo que permite concluir que la marca propiedad de la parte actora tiene la necesaria difusión internacional como para que quien explota el mismo ramo las conozca con bastante antelación a su pedido de registro; bastando ello para presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal”. Es así, que a juicio de la Sala, necesario resulta concluir una vez examinada y valorada a la luz de la sana crítica, la prueba documental movilizada por FRENCH CONNECTION LIMITED (AA, I: fs. 15/21, 42/59, 70/308, 309/331; AA, III: fs. 1/69), que la misma se constituye en una, que acredita satisfactoriamente la invocada notoriedad (específicamente, dentro del criterio de “notoriedad restringida” que la norma impone). Porque pudo acreditarse documentalmente, que la citada empresa es la titular de la marca “FCUK”, consecuencia de su registro en el Reino Unido desde el año 1997, habiendo realizado un uso continuo, pacífico e ininterrumpido del mismo, a la vez que su amplia publicidad y difusión en revistas de circulación internacional: “Elle”, “Vogue” y “Capital” (con difusión en nuestro país), así como en su sitio web con acceso inmediato desde cualquier lugar del mundo. Fue probado que la firma FRENCH CONNECTION LIMITED es titular de la marca de su propiedad en países como: Australia, Bermudas, Canadá, China - Hong Kong, Israel, Japón, Jersey, Korea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Reino Unido, Kuwait, Malasia, Macao, Filipinas y Taiwán. Inclusive, que ha celebrado contratos de licencia de uso de su marca “FCUK” en varios países (México, Panamá, etc.). Todo lo cual nos informa, acerca de que “FCUK” era una marca de fama y prestigio internacional cuyo conocimiento en nuestro país en el ramo de actividades que comprende la Clase Internacional Nº 25 debe reputarse cierto, ya que la lógica de lo razonable así lo indica, en un mundo donde impera la globalización de las comunicaciones, al socaire de las probanzas movilizadas. Conocimiento, que necesariamente debió ocurrir con antelación suficiente a la fecha en que BAZAR ORIENTE S.A. llevó a cabo la solicitud de registro de la marca en cuestión, el 13 de noviembre de 2006. Por otra parte, resulta indisimulable la mala fe, la conducta parasitaria de aprovechamiento del prestigio ajeno de que hizo gala esta última empresa al proceder al registro de la marca de referencia -ya que es imposible atribuirlo a una mera casualidad pues resulta impensable que al comerciante uruguayo se le haya ocurrido en su imaginación ese signo que pertenece a otra firme -en tanto la misma resulta ser un signo marcario dotado de una particular fantasía y originalidad, dado que sus letras componentes FCUK responden al acrónimo de FRENCH CONECTION (letras FC), a las que se agrega UK (de: UNITED KINGDOM) lugar de inicio de la actividad comercial de la firma; todo lo cual se traduce en un acto de competencia desleal, también obstativa al registro marcario pretendido (art. 5, num. 7, Ley Nº 17.011 y art. 10 bis del Convenio de París). En referencia a este punto, GUTIÉRREZ CARRAU expresa -en su “Manual Teórico Práctico de Marcas”, pág. 103-, que en la doctrina nacional se ha sostenido que el numeral 13 de la anterior ley Nº 9.956 (muy similar al actual numeral 7 del art. 5 en estudio) es una norma de carácter objetivo. En tal sentido convoca la opinión del Prof. Eduardo MEZZERA, quien manifestó: “…la deslealtad presumida debe resultar del propio signo sin que corresponda analizar a los efectos de su registrabilidad o irregistrabilidad la conducta del solicitante a ese respecto. Así no resultará adecuado esgrimir la conducta del solicitante en el mercado como elemento coadyuvante a la presunción de deslealtad, la cual, de acuerdo al numeral 13 del art. 2, debe emanar de la marca en sí” (“La Competencia Desleal en el marco de la Ley Nº 9.956”, pág. 101) ” (Cfme. Sentencia No. 345/2014; destacados y mayúsculas originales). XII) Como fuera reseñado, la notoriedad de la marca excluye la aplicación del principio de especialidad alegado por la demandada y la tercerista. Al respecto, expresa CHIJANE: “ Actualmente, resulta innecesario acudir a rebuscadas argumentaciones, pues los diversos sistemas marcarios tutelan a las marcas notoriamente conocidas con abstracción del principio de especialidad, tanto en materia de riesgo confusorio como en supuestos de riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de reputación y menoscabo del valor atractivo o poder distintivo. Específicamente, en cuanto respecta a nuestro régimen marcario, la causal impeditiva de registro contenida en el numeral 6° del art. 5° de la L.M., se refiere a signos que constituyan la reproducción, imitación o traducción de marcas notoriamente conocidas, no limitando su vocación aplicativa a la afinidad de objetos identificados. De este modo, la L.M. resulta coherente con nuestro marco normativo internacional. Así, el art. 16.3 del Acuerdo ADPIC tutela las marcas notoriamente conocidas respecto a bienes o servicios que no sean similares, mientras que el art. 9° 6) del PAMPIM impone a los Estados miembros, la obligación de tutelar aquellas marcas que hubieran alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio. Por su parte, el art. 11 de la norma comunitaria, aunque no se refiere concretamente a las marcas notoriamente conocidas, con carácter general expresa: “El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión. (…) En definitiva, el riesgo confusorio mediato o lato sensu tendrá especial vocación aplicativa cuando una marca notoriamente conocida fuere, imitada o reproducida para productos o servicios disímiles. Como señala Guglielmetti, la celebridad de la marca prioritaria aumenta el riesgo de confusión cuando otros la utilicen para productos aún no afines, ya que aunque se considere que la empresa titular de la marca notoria no ha ampliado su giro comercial, sí podrá considerarse que existen ligámenes económicos entre las empresas o que al menos se ha obtenido la autorización del titular de la marca notoria (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, pp. 289-291). Resulta ilustrativo al respecto lo considerado por este Colegiado en la Sentencia No. 574/2013: “ La ley prohíbe los casos de identidad total con la marca notoria y, aún, su mera similitud, imitación o traducción.- Más aún, no efectúa distinción alguna entre las clases en cuanto a la protección de la marca notoria, estableciéndose de tal manera una excepción al “principio de especialidad”. Adviértase que en los núms. 6º y 7º del art. 5, la ley 17.011 no hace mas que cumplir con el art. 6 bis del Convenio de Paris aprobado por el Decreto Ley 14.910, y el art. 16.2 del ADIP, que establece la prohibición de registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, cuando la autoridad competente estimare ser notoriamente conocida en el país en que pretende ser registrada, es decir, que se exige la notoriedad solamente en el país en el que se pretende registrar y no en el país de origen ” (Cfme. Sentencia No. 574/2013). XIII) Por último, cabe hacer referencia a un anterior pronunciamiento del Tribunal, recaído a raíz de un conflicto suscitado entre estos mismos contendientes (aunque en puridad, en aquel caso no comparecía el actor, sino una SRL de la que era socio y director su padre). Aquel litigio respondía al rechazo por la DNPI de una solicitud de inscripción marcaria, presentada por la aquí tercerista, en relación al signo “MNG” en la clase 25, a la cual se opuso en su momento la empresa del padre del aquí accionante por ser titular de las marcas “MANGO” y “MNG”. En dicho asunto, recayó la Sentencia No. 447/2006, en la cual se sostuvo: “En consecuencia, ambas marcas son confundibles, dada la práctica comercial en la industria de la vestimenta de abreviar las grifas, práctica que venía siendo aplicada por el titular de “MANGO”, desde hace varios años.- Prueba de ello son las respuestas que se recogen a los oficios librados a distintos comerciantes de plaza, que hacen referencia a los productos individualizados indistintamente “MANGO” y “MNG” (fs. 95, autos Ficha 600/00).- También se da el caso del uso, en las prendas “MANGO”, de botones y hebillas con la inscripción “MNG” (fs. 82, 85, 90).- De todo ello se desprende que cuando la actora solicitó el registro de la marca “MNG” el 23/1/96 (AA, pieza A, fs. 9), “MANGO” y “MNG” ya eran grifas conocidas por el consumidor como identificatorias de productos del mismo titular.- Por tanto, estando acreditado el uso de la marca “MNG” como abreviación de “MANGO”, para distinguir los productos de la Clase Int. 25, se puede concluir que dichos signos no presentan las claras diferencias que exige la ley a los efectos de evitar confusión (ley 17.011, art. 6).- Pero además, no siendo, sustancialmente, denominaciones diferentes, es también aplicable el numeral 6º del art. 5 de la ley de marcas, que prohíbe registrar como marca los signos o palabras que constituyen la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial ” (Cfme. Sentencia No. 447/2006). Véase que, ya en ese momento, el Tribunal consideró que las marcas “MANGO” y “MNG”, que hoy son titularidad del aquí accionante, constituían marcas notoriamente conocidas en nuestro medio, que por ende requerían una especial protección. En suma, en virtud del carácter de “marca notoria” que cabe atribuir a la marca del actor, debe ceder en la especie la aplicación del principio de especialidad, resultando por ende ilegítima la concesión de la marca de marras, que se fundó por la DNPI, justamente, en la operativa de aquel principio. Por los fundamentos expuestos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Acógese la demanda incoada; y en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Vázquez Cruz, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Echeveste (r.), Dr. Corujo, Dra. De Camilli. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).