Sentencia Definitiva N° 615/1998

//tevideo, 24 de agosto de 1998. No. 615 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ANTÍA MOLL & CÍA. S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 1889/96). RESULTANDO : I) Que a fs. 20 compareció la parte actora entablando acción de nulidad en tiempo y forma contra la resolución dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de fecha 9/11/94, el cual desestimó el registro de la marca “XYLOPLUS” solicitada bajo acta No. 262.076. El acto en causa fue confirmado por resoluciones de fecha 31/10/95 y de 17/7/96, las cuales no hicieron lugar a los recursos de revocación y jerárquico oportunamente interpuestos. El último acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial el 5/8/96 por lo cual la acción anulatoria fue interpuesta tempestivamente el 4/10/96. Manifiesta que con fecha 27/4/93 solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca “XYLOPLUS” para proteger productos de la clase internacional No. 5, no habiendo sufrido dicha resolución oposición de terceros. No obstante, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial consideró confundible la marca “XYLOPLUS” con las marcas pre- registradas “XYLOPROCTO” “XYLOCAINA” y “XYLOTOX”, pertenecientes a Astra S.A., y la última mencionada, a PHARMACEUTICAL MANUFACTURING. Asimismo se consideró a la marca solicitada confundible con la marca “XYLOPLEXO” que es propiedad de la actora, lo cual viola notoriamente las normas contenidas en los arts. 3, 10, y 18 de la ley 9.956 del 4/10/1940. Por su parte el Ministerio de Industria, Energía y Minería acogiendo el dictamen de su Asesoría Jurídica sostiene que por tratarse de productos vinculados a la salud humana, y de la misma clase, las semejanzas entre dichas marcas impiden su coexistencia pacífica en el registro marcario. Asimismo agrega la actora, que ya en 1993 la marca solicitada “XYLOPLUS” coexistía pacíficamente en el mercado con diversas marcas con la misma radical “XYLO”, procedentes de otros laboratorios sin que se hubiese configurado riesgo de confusión. Pese a ello, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no tuvo en cuenta estos extremos, procediendo simplemente a comparar las radicales “XYLO”, aplicando directamente el art. 18 de la ley marcaria 9.956. II) Que a fs. 33 compareció la demandada estableciendo que el acto impugnado se ajusta a Derecho, ya que por tratarse de productos de la misma clase, y vinculados directamente a la salud, se debe ser más estricto en el juicio referente a las similitudes de la marcas en pugna. Considera, en definitiva, que dichas marcas son confundibles, impidiendo su semejanza la coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 34, produciéndose la que obra certificada a fs. 37. IV) Que alegaron las partes por su orden fs. 38/40 y 42/42vto., respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen No. 769/97 de fs. 44/44vto. aconsejó la anulación del acto administrativo impugnado. V) Se citó a las partes para sentencia (fs.45); y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDER AN D O: I- Que formalmente se agotó en debida forma la vía administrativa y la acción de nulidad se promovió en plazo, por lo que no existe impedimento alguno para el ingreso del examen de la cuestión sustancial. II- Se impugna en autos la resolución de 9/XI/94 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que no hizo lugar al registro de la marca “XYLOPLUS” solicitada, bajo Acta No. 262.076, por la firma accionante, para distinguir artículos o productos de la Clase Int. 5, de consuno con el dictamen de su Asesoría Letrada. La solicitud de registro de la marca “XYLOPLUS”, determinó oposición de oficio previo informe del Dpto. de Marcas, en virtud del prerregistro de las marcas “XYLOPROCTO”, No. 207.805; “XYLOCAÍNA” No. 232.174 (ambas propiedad de ASTRA S.A.) y “XYLOTOX” No. 229.389, propiedad de PHARCEUTICAL MANUFACTURING. Es obvio, entonces, que estas dos empresas no dedujeron oposición, aunque ello no inhabilita a la D.N.P.I. a movilizar oposición “ex officio”, en razón de que el sistema de marcas procura la protección del interés general, que es el de los consumidores. La actora se agravia del acto en causa, en virtud que se ha tomado en cuentas solamente la radical “XYLO” la que evoca el nombre de la sustancia química activa común a varios productos, lo que explica la coexistencia de diferentes marcas con la misma radical incluso la propia “XYLOPLEXO”. III- Como se expresara supra, el Cuerpo, manteniendo su firme jurisprudencia, considera que la oposición de oficio, es totalmente legítima, en razón de su función de Policía Marcaria y la obligada defensa del consumidor (Sent. 115/94). Sin embargo, dicha oposición de oficio, debe estar sustentada en fundamentos sólidos, que no sean objeto de controversias ni planteen interrogantes sobre la viabilidad de su procedencia. La Sala ha sostenido que no existe exclusividad en el uso de una determinada “radical”, porque al estar referida a un elemento de la composición del producto, el uso de tal radical es válido y cualquier producto, que cuente con ese componente, podrá utilizar la radical. Tal es, por otra parte, la posición asumida por el Tribunal en los casos de las marcas que utilizan la radical, “CIPRO” (Sents. 413/94, 607/96), o “PANA” (Sent. 411/93). También la doctrina ha admitido que el uso de un radical puede ser de múltiple utilización y si la marca cuenta con un elemento “propio” de fantasía que le confiera originalidad, el registro es perfectamente admisible. IV- En la especie, en razón de la explicitación precedente, existiendo diversos productos farmacéuticos que utilizan la misma radical “XYLO”, no es posible aceptar la confundibilidad que aducen la D.N.P.I. y el M.I.E.M.. El riesgo de confusión que aducen se disipa, no sólo porque los productos (XYLOCAÍNA, XYLO BUCAL, XYLO EFA, etc.) que son anestésicos y antiinflamatorios que han existido en una pacífica coexistencia en el registro marcario de denominaciones que utilizan la misma radical, como lo demuestra la parte actora sin ser objeto de contradicción por la contraparte; sino también porque son productos que se adquieren, en principio, bajo la indicación de profesionales en la materia o bajo receta médica, lo cual constituye una garantía para el consumidor, que verá excluida la posibilidad del riesgo de confusión. Pero además, corresponde señalar que junto con las tres marcas prerregistradas que meritaron la oposición de oficio, coexiste o coexistió la marca “XYLOPLEXO”, Acta No. 257.163, PROPIEDAD DE LA ACCIONANTE. Por ende, resulta un contrasentido, que la D.N.P.I. haya permitido que “XYLOPLEXO” haya coexistido con aquellas otras 3 marcas, y que, ahora, no acepte el registro de “XYLOPLUS” por el riesgo de confusión con esas tres marcas registradas con antelación. Porque las cuatro marcas prerregistradas (XYLOPROCTO, XYLOCAÍNA, XYLOTOX y XYLOPLEXO) y la que ahora se niega (XYLOPLUS), tienen exactamente la misma radical “XYLO” y no existen tales semejanzas gráficas y fonéticas que alienten, siquiera, el riesgo de confusión. Por último el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronuncia por la anulación del acto administrativo impugnado, diciendo que las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no por siglas o en forma separada. Concluye que entre la solicitada “XYLOPLUS” y las prerregistradas “XYLOCAÍNA”, “XYLOPROCTO” “XYLOTOX” no se ven semejanzas que puedan llevar a confusión sino que por el contrario tanto del punto de vista fonético como gráfico existen diferencias que permiten su coexistencia pacífica. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda ,y por ende, anulando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, háganse las devoluciones que correspondan; y, archívese.