Sentencia Definitiva N° 608/1998

//tevideo, 24 de agosto de 1998. No. 608 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “UNILEVER N.V. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 53/97). RESULTANDO : I) Que a fs. 8 y siguientes, comparece la actora promoviendo acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas el 1º de diciembre de 1995, que desestimó el registro de la marca “POWERWIPE”, Acta No. 257.872, solicitada por UNILEVER N.V., para distinguir artículos de la clase Int. 21 s/d. Se agravia en cuanto estima que el término que propone como marca reúne los requisitos que la legislación, doctrina y jurisprudencia exigen para que un signo sea considerado como marca. Sostiene que el término “POWERWIPE” es una denominación ingeniosa, fantasiosa y distintiva, que funciona como marca, y es retenida por los consumidores como tal. Destaca que la marca en cuestión, considerada en su conjunto, no puede tacharse de genérica, en tanto no constituye el nombre verdadero de ninguno de los productos de la clase 21 para la que fue solicitada. Agrega que se trata de una marca constituida por términos extranjeros, y que es un principio general que las marcas constituidas por una denominación genérica extranjera, deben tenerse como denominaciones artificiosas o de fantasía por carecer de significado inmediato para el consumidor medio, salvo que se trate de vocablos de uso generalizado o cuyo parentesco filológico y/o fonético con el idioma castellano hagan identificable sin dificultad, su significado. Que en el caso, el término POWERWIPE, no tiene un significado inmediato para el consumidor medio, tampoco se trata de vocablo de uso generalizado, ni tiene parentesco con el idioma castellano. Sostiene que la marca en cuestión ya se encuentra registrada en varios países, siendo aplicable en la especie el art. 6º del Convenio de París. Ofrece prueba, funda su derecho y, en definitiva, solicita la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 1º de diciembre de 1995, por considerarla ilegítima. II) Que la Administración demandada contesta la demanda expresando, en síntesis, que el acto impugnado es ajustado a derecho, ya que la marca que se pretende registrar no es más que una simple conjunción de expresiones genéricas, encontrándose comprendida dentro de las prohibiciones del num. 2º del art. 2º de la ley 9956. En definitiva, solicita que se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba y se diligenció la que luce certificada a fs. 22. Alegaron las partes por su orden (fs. 23/27 y 29), se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió aconsejando la confirmación del acto (fs. 31/31vto.). Se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I- Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria fue deducida dentro de los plazos legales, por lo que corresponde ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II- Que en autos se impugna la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas el 1º de diciembre de 1995, que desestimó el registro de la marca “Powerwipe”, Acta No. 257.872, solicitada por Unilever N.V., para distinguir artículos de la clase Internacional 21 s/d. Que la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en idéntico asunto seguido por las mismas partes en autos Ficha 52/97, en la que se desestimaba el registro de la misma marca, pero solicitada para distinguir artículos de la clase Internacional No. 3, propiciándose la anulación de lo resuelto. Dada la total similitud entre la situación entonces planteada, con los extremos hechos valer en esta causa, lo entonces expuesto se transcribirá aquí. En tal oportunidad se señaló: A juicio de la Corporación la denegatoria operada es ilegal, por lo que corresponde su anulación. En efecto. Según la traducción efectuada en vía administrativa de la denominación utilizada como marca, “POWER” significa, como es obvio, “poder”, así como también “dominio”, “potencia”, “fuerza”, “energía”, “capacidad de trabajo”; en tanto que “WIPE” es un verbo que se traduce como “frotar”, “restregar”, “secar” y “enjugar” (fs. 10v., Legajo “A” de A.A. cits.). La denegatoria enjuiciada se funda en que la marca postulada, para la clase que se solicita, “...resulta la simple unión de dos términos genéricos sin aptitud distintiva y no la adquiere la simple unión de los términos que la componen, (que) continúan siendo términos genéricos irregistrables” (v. dictamen de la Asesoría Letrada, fs. 26, Ibid.; hecho suyo por la resolución impugnada, según Resultando V) y Considerando único, fs. 27). Tal argumentación deviene errónea en opinión del Tribunal. Porque, en efecto, la marca cuyo registro se propicia procura distinguir determinados artículos de la Clase Int. 3, precisamente relacionados en la respectiva solicitud: “detergentes; preparaciones y sustancias para uso en lavandería; preparaciones acondicionadores de telas; preparaciones blanqueadoras; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar; jabones; preparaciones abrasivas (no para uso dental)” (SIC. fs. 3 y 6, Ibid.). No es exacto, entonces, que los dos términos preindicados (“POWER” y “WIPE”) carecen de aptitud distintiva, aún en su combinación, y que conforman términos genéricos irregistrables “PARA LA CLASE QUE SE SOLICITA”. Porque, la denominación propuesta como marca, en su traducción al español que significa “PODER (DE) FROTAR”, vinculada a ciertos productos de la Clase Int. 3, como “detergentes”, “jabones”, etc., tiene una virtud EVOCATIVA INDUDABLE. Señala el Dr. Juan M. GUTIÉRREZ CARRAU, que el criterio dominante en la D.N.P.I., es el de desestimar el registro de todo término proveniente de idiomas extranjeros cuya traducción pudiere estar comprendida en los incs. 4º , 5º y 6º del art. 2º Ley 9.956/1940. Y estima que la interpretación más justa, en tales supuestos, es la que supone la llamada “ prueba de opacidad ”, transcribiendo textualmente la posición de los Dres. Luis E. BERTONE y Guillermo CABANELLAS para quienes: “Si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como “denominación de fantasía”, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario el término presenta un cierto grado de “transparencia”, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas” (“Derecho de Marcas”, t. I, Edit. Heliasta, Argentina, 1989, pág. 298). Sería injusto, según el Dr. GUTIÉRREZ CARRAU, rechazar el registro de un término procedente de una lengua poco común, de un dialecto, y aún de cualquier idioma más usual, si su significado no es conocido por la mayoría de los consumidores, por el sólo hecho de que su traducción pudiere resultar genérica ( “Manual Teórico Práctico de Marcas”, ed. F.C.U., 1997, págs. 64/65 y nota No.9 al pie de la pág. 65). Es muy claro, para el Tribunal, que para llegar a sostener que la expresión “POWERWIPE” carece de originalidad y fantasía, es necesario escindir el vocablo separando las palabras que lo conforman (“POWER y “WIPE”) y luego traducir éstas al español. Lo primero naturalmente no corresponde; y, lo segundo, es al menos muy discutible. Considerada como un “todo”, en su conjunto según la tradicional posición de la doctrina y de la Sala, la expresión aludida en modo alguno viola las prohibiciones del art. 2, núms. 4, 5 y 6, Ley 9.956; porque no es una denominación empleada para expresar cualidades o atributos de los productos, ni la naturaleza, género o especie de los mismos, ni es una expresión que ha pasado al uso general careciendo entonces de fantasía. Cuando así ha ocurrido, el Tribunal ha rechazado la postulación marcaria, como sucedió con la marca “TURBODISEL”, expresión que en el lenguaje técnico se utiliza para denominar los motores diesel con turbina (Sent. 1261/93) (cf. Sents. 956/96 y 863/96); y con la marca “UN PURA SANGRE ENTRE LOS BLANCOS”, para la Clase Int. 36 (Sents. 1280/93; 291/94; 681/96; y 155/97). Pero ello no sucede en el caso ocurrente, ya que la marca dubitada debe reputarse “de fantasía”, es decir que presenta características de novedad y especialidad (art. 2 cit., núm. 6), apreciada en su conjunto y con sujeción a la Clase Int. 3 y a los productos que específicamente pretende cubrir o distinguir. Dicha marca, no sólo supera holgadamente la “prueba de opacidad” a que refiere la doctrina citada –ningún consumidor “ medio” habrá de penetrar el sentido de las palabras que conforman la denominación propuesta como marca- sino que reviste los atributos legales. Sólo tangencialmente, en forma indirecta, evoca esa expresión la cualidad o atributo de los productos que pretende distinguir; pero se trataría, en todo caso, de una marca “evocativa” que no viola las prohibiciones del art. 2º Ley 9.956, ya que tal tipo de marcas es registrable (GUTIÉRREZ CARRAU: Ob. cit., pág. 62), como lo ha sostenido ya la Corporación. Examinada en su conjunto, según las reglas que traza la doctrina y que invariablemente esgrime el Tribunal, la expresión “POWERWIPE” es registrable por novedosa y especial; no tiene relación directa con los productos que procura distinguir; ni se acreditó la existencia de otra marca igual o similar. El signo en examen no es descriptivo ni genérico si se aprecia en su conjunto, globalmente. Se trata, en suma, de una marca denominativa formada por la unión de un sustantivo y un verbo. Pero constituye un signo “de fantasía”, ya que no puede ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea EVOCATIVA, ya que la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria ( Pedro BREUER MORENO, citado por GUTIÉRREZ CARRAU : Op. cit. pág. 39). III) Que todo lo expuesto cuenta con profusos antecedentes del Tribunal. Así, se ha señalado que corresponde siempre establecer si la combinación de palabras que integran la marca cuyo registro se solicita, está comprendida en la prohibición del art. 2, núm. 6, Ley 9.956. Respecto del punto señala FREIRA que este inciso nos da las características esenciales para que un signo pueda ser adoptado como marca. Debe ser creado por la fantasía y debe presentar características de novedad y especialidad. Este fundamento da base a los tres incisos anteriores. Todo lo que es de uso común, es decir, que no presenta características de novedad y especialidad, lo que significa que no ha sido creado por la fantasía, no puede ser registrado (“Estudio sobre Marca de Fábrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay”, pág. 33). La propia ley marcaria establece un claro ejemplo de un distintivo de fantasía. Porque un color no puede servir de o como marca, pero si una persona idea una combinación de colores con características originales, puede ella erigirse en marca (art. 2, inc. 3º , L. 9.956; FREIRA: Ob. cit., pág. 27/28) (v. PRAT Agustín : “Registro de Letras y Números con dibujo especial o combinados”, en Rev. de Derecho Público, tomo 5, ed. F.C.U., pág. 109). De modo que el hecho de que se use un nombre común o que designe una actividad, por sí solo no basta para que se rechace como marca, siempre que el mismo NO ESTE AISLADO Y FORME UN SIGNO DE FANTASÍA. Pero la ley, además, como ya se expresó, requiere las notas de “NOVEDAD” y “ESPECIALIDAD”. El Tribunal, en Sentencia No. 156, de 30/VII/984, citando la opinión de BREUER MORENO en cuanto a los conceptos de nombre de fantasía, novedad y especialidad (“Tratado de Marcas de Fábricas y Comercio”, pág. 41, 47/48 y 56/57), ha estimado que era registrable como marca la expresión “ARENADORA URUGUAYA”, pese a la oposición de la titular del registro marcario “METALIZADORA URUGUAYA”. Y expresó, en tal oportunidad, que lo solos elementos que integran la denominación postulada, no podrían constituir, POR SÍ MISMOS, una marca; pero con la exigencia impuesta por el Registro, en el sentido de que se concede “por la totalidad del conjunto sin derecho privativo, a los términos singulares que la integran”, dicha denominación adquiere la característica de ser un signo de fantasía (Sents. 156/984; 218/97, etc.). En otros pronunciamientos, la Corporación ha reafirmado el criterio legal y doctrinario ( S. RIPPE, BREUER MORENO, POULET, etc.) de que la registrabilidad de una marca depende de las características mencionadas: fantasía, novedad y originalidad. Y, frente al solicitado registro de la marca “NEW KIDS ON THE BLOCK” ( expresión inglesa que traducida al español significa “Nuevos niños en la cuadra”), sostuvo que tal expresión no ingresa en la previsión (prohibición) del art. 2, núm. 6, L. 9.956. Agregando que podría sostenerse que se trata de una expresión algo extraña e, incluso, de significado ambiguo e incierto. Pero lo que no puede discutirse es que configura una denominación marcaria original en grado sumo y claramente de fantasía. No puede esgrimirse, expresó el Tribunal, el argumento de que se utiliza el término “KIDS” (“niños”), de uso común y carente de originalidad y fantasía, porque este sustantivo es parte de una expresión de cinco vocablos que le dan un significado muy distinto y especial. Porque, concluyó la Sala, es de principio que la marca debe ser EXAMINADA EN SU CONJUNTO, sin descomponerla en sus elementos constitutivos para analizar éstos separadamente (Sents. 458/93, 1060/93, 1100/93, 1254/93, etc.). Y a todo ello cabría agregar el indudable efecto EVOCATIVO original que tiene la expresión, a poco que se tomen en consideración los artículos que intenta distinguir (Sents. 247/96, 740/96, 303/97, etc.). Por ende, la jurisprudencia del Tribunal tiene plena aplicación en la especie, desde que los conceptos esgrimidos en los fallos que se citan son absolutamente trasladables. IV) Que, además de lo ya expuesto, que el Tribunal reputa definitorio, debe agregarse que la marca en cuestión figura inscripta en varios países (ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY y PERÚ) (Fs. 1/8, 9, 10/15 y 16/19, en su orden, en rojo, Legajo “B” de A.A.; y fs. 12/29 y 29/38, en rojo, Legajo “A” de A.A. cits.). Ello impone aplicar el art. 6 quinquies del Convenio de París (DL. 14.910), relativo a la protección de las marcas registradas en un país de la Unión, en los demás países de la Unión, con sujeción a la CLAÚSULA “TAL CUAL ES”. Porque registrada la marca en un país de la Unión, su registro no puede ser rehusado ni invalidado salvo en los casos que taxativamente enumera el literal B), del Nral. 2o º del citado Art. 6 quinquies. Y finalmente, cabe precisar que no medió oposición de parte interesada, lo que, unido a la inexistencia de registros anteriores, excluye cualquier especulación de aprovechamiento de la marca, argumento coadyuvante con el principal, fincado en la inaplicabilidad de las prohibiciones contenidas en el multicitado art. 2º de la Ley 9.956. Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la cantidad de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, háganse las devoluciones que correspondan y archívese.