Sentencia Definitiva N° 562/1998

//tevideo, 29 de Julio de 1998. No. 562 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “JINCHUK FERBER, ENRIQUE Y OTRAS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 164/996). RESULTANDO : I) Que de fs. 2 a fs. 8 compareció la actora, entablando acción de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 7/2/95, por la cual se concedió el registro de la marca “ALL LUX”, solicitada por All Lux Industria e Comercio Importacao e Exportacao Ltda. (de Brasil) para productos comprendidos en la clase Internacional No.9, bajo Acta 257.568, confirmada por resoluciones de fecha 30 de octubre de 1995, y 4 de diciembre del mismo año las que no hicieron lugar a los recursos interpuestos. Se agravia en el hecho de que la resolución impugnada, es contraria al Derecho Marcario (Ley 9.956), puesto que entre la marca pretendida “ALL LUX” y la pre-registrada “LUX” que la actora posee también en la clase Internacional No. 9, se presentan obvios elementos de similitud. En efecto, sostiene la accionante que entre ambas marcas existe una similitud que llevaría a la confundibilidad, al punto que el consumidor creerá que se trata de un nuevo producto por ella elaborado, puesto que ambas marcas están referidas a artículos de óptica y oftalmológicos. A más de esto agrega que la traducción al español de la marca pretendida es “TODO LUX”, por lo cual la confusión conceptual e ideológica es total además de las similitudes gráficas y fonéticas. Asimismo aduce que la marca “LUX” por ella registrada, es reconocida en plaza por distinguir artículos oftalmológicos y ópticos, además de ser el rótulo de su establecimiento comercial, por lo que al conceder el registro de la marca solicitada se estaría vulnerando lo establecido en los arts. 24 y 25 de la ley de Marcas. Por todo lo expuesto, considera al acto administrativo impugnado como ilegítimo, además de lesionar sus derechos de propiedad industrial. II) Que evacuando el traslado conferido, la demandada compareció a fs. 13 abogando por la confirmación del acto en causa, expresando que la actora en su demanda no agrega ningún elemento nuevo a lo ya argumentado en la vía administrativa, por lo que mantiene lo dictaminado a fs. 7 y fs. 55 de los antecedentes administrativos. En definitiva solicita se rechace la demanda incoada. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 14), la parte demandada la diligenció de fs. 17 a fs. 18, no produciendo prueba alguna la parte actora; alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 20/21 vta. y fs. 23); se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen 643/97 de fs. 25 a 25 vta. se pronunció aconsejando la confirmación del acto impugnado. Se citó a las partes para sentencia (fs. 26) y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en el aspecto formal, se agotó en debida forma la vía administrativa, y se promovió en tiempo la acción anulatoria, por lo que no existe impedimento alguno para ingresar al estudio de la cuestión sustancial. II) Se impugna en autos la Resolución de 7/2/95, dictada por el Director Nacional de la Propiedad Industrial en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto hizo lugar al registro de la marca “ALL’ LUX” solicitado por “LUX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.”, de Brasil, solicitada bajo acta No. 257.568 para proteger artículos o productos de la Clase Int. 9, decisión que contó con el respaldo de su Asesoría Letrada. La solicitud de registro de la marca brasileña determinó, en su oportunidad, oposición doble: a) de los ahora accionantes, en tanto que titulares de la marca “LUX” concedida bajo Acta No. 217.984; y b) DE OFICIO, en virtud de prerregistro de la marca “LUX”, concedida bajo Acta No. 250.319 a ELECTROLUX AK ( fs. 6/8, 9/10v. y 12/12 vta., en rojo A.A.). Sin embargo, pese a las oposiciones referidas, se otorgó la concesión de la marca “ALL LUX”. La actora se agravia del acto en causa, porque a su juicio, la similitud confusionista es tal que cualquier persona que lea “ALL’ LUX” creerá que se trata de un nuevo producto elaborado por la firma de la accionante. Sostiene también, que la marca “LUX” es muy reconocida en plaza para distinguir artículos oftalmológicos y ópticos en general, y además, constituye el nombre comercial con el que se ha dado a conocer y el rótulo del establecimiento comercial, ubicado en la Avda. 18 de Julio No. 1070 de Montevideo. Entiende que es público y notorio que la denominación “LUX” se asocia inmediatamente con el local comercial mencionado, siendo que el término “LUX” ostenta gran tamaño en el rótulo. III) El Tribunal por la unanimidad de sus miembros integrantes, no comparte el criterio de opinión del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en la especie, que sostiene que entre la marca registrada “ALL’ LUX” y la pre-registrada “LUX” existen diferencias gráficas y fonéticas que permiten su diferenciación y no llevan a la confusión. Por el contrario, la Corporación concluye en la imposibilidad de admitir pacíficamente el registro de la marca solicitada, porque entre el pre- registro de la marca “LUX”, Acta No. 217.984 -renovada bajo Acta No.145.563 de origen- extremo no controvertido, y “ALL’LUX”, bajo Acta No. 257.568 no existen las claras diferencias que exige el art. 33 del Dec. Reglamentario de 29/11/1940, en la redacción que le diere el Decreto de 6/7/945; ni la antigüedad de por lo menos 20 años, tampoco le otorga derecho para el registro de la nueva marca. IV) Sin perjuicio de la incidencia que eventualmente pueda tener la consideración estricta del significado de “LUX” y de “LUZ”, que conforme al Diccionario no son sinónimos (salvo para el común de la gente) porque no los trata como tales, la agregación del citado adjetivo TODO, en inglés (“ALL’”), poco le agrega al conjunto marcario como para tornarlo claramente diferenciable de la marca prerregistrada. Como dice GUTIERREZ CARRAU, las marcas breves conformadas por monosílabos o combinación de dos o tres letras o números, SON MENOS DISTINTIVAS Y CAPACES DE CONFUNDIRSE CON MAYOR FACILIDAD (“Manual Teórico Práctico de Marcas”, ed. FCU, 1997, pág. 99). Por otra parte, como ha expresado el Tribunal en sentencia No.1.223 de fecha 21/9/92 “...el cotejo no puede quedar librado a la comparación exclusiva de los signos gráficos utilizados, debiendo tomarse en consideración además, todos los elementos de juicio en juego que lleven a distinguir claramente a un producto de otro, evitando confundibilidad”. Y conforme, al criterio expuesto, una de las reglas que enuncia RIPPE (según gran cantidad de fallos de la Sala), y que recuerda dicho autor, para determinar cuando puede o no haber confusión, consiste en tener en cuenta las SEMEJANZAS y no las diferencias (Ob. cit. pág. 99 cit.). Pues bien: la gente, consumidor/medio, va a tener en cuenta la expresión “LUX”, no el adjetivo TODO, por más que se escriba en inglés. Pero aún para el que domine el inglés, la expresión “ALL’ LUX” evocará, sin duda alguna, la marca prerregistrada “LUX”, porque para productos como LENTES, por ejemplo, la INDUDABLE ASOCIACIÓN MENTAL DE CUALQUIERA, es con “LUX”, no con “TODO” o con “ALL’”. Otra de las circunstancias que coadyuvan para autorizar una decisión anulatoria como se persigue, es la de que ambas marcas, procuran distinguir artículos de la misma Clase Int. 9 (lentes y aparatos de óptica, entre otros) en cuanto contribuye a que el riesgo de confusión se acreciente. Ello, sin que entre a jugar el “principio de la especialidad” (art. 4º , Ley 9.956). Los folletos que figuran a fs. 14/17 de los Antecedentes Administrativos , nada indican respecto del prestigio y notoriedad de la firma brasileña, lo que por otra parte, poco importa si existe un prerregistro y la nueva marca puede originar confusión. Por último, el hecho de que la marca “ALL’ LUX” coincida parcialmente con el NOMBRE COMERCIAL de la firma solicitante, sólo puede servir, EN EL CASO, para descartar cualquier supuesto de promover una CONCURRENCIA DESLEAL (arts. 2, núm. 13, Ley 9.956; 226 Ley 16.320; 6 bis y 10 bis Conv. de París etc.), pero no tiene ninguna incidencia para EXCLUIR LA POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN. En efecto, no ha sido controvertida la afirmación de la actora en su demanda, que los accionantes son titulares del comercio sito en Avda. 18 de Julio 1040, de Montevideo ( y varias sucursales; también en Avda. Gorlero de Punta del Este, y en calle Román Guerra en la Ciudad de Maldonado), que gira bajo el rótulo de “OPTICA LUX”. De modo que “OPTICA LUX” es también el nombre comercial de la empresa unipersonal que conforman los 3 accionantes. Conforme lo establece el DR. GUTIERREZ CARRAU (“Manual Teórico-Práctico de Marcas, pág.69), el “nombre comercial”, -entendido como tal el nombre de fantasía con que el comerciante o industrial se distingue en el mercado frente a su clientela- puede pertenecer a la titularidad de una persona física, con la particularidad, además, que puede coincidir con el “nombre del Establecimiento Comercial”, pero, “Sin perjuicio de ello, los nombres de los Establecimientos Comerciales tienen la misma protección que los “nombres comerciales”. Entonces, le asiste razón al actor, cuando dice que ostenta no sólo un derecho de propiedad industrial sobre la marca registrada para productos de la clase internacional 9, especialmente ópticos, sino que además son titulares de un derecho de propiedad industrial sobre el rótulo del local comercial y sobre el propio nombre comercial que es “LUX”. V) Corresponde señalar que no se comparte la posición asumida por el Sr. Asesor de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que en su dictamen No. 596/95, que sostiene que el término “LUX” “...se encuentra prácticamente banalizado para distinguir artículos de la Clase Internacional 9”. Considera la Corporación, que para llegar a tal conclusión, se requiere por lo menos la demostración de que existen muchas marcas (infinidad) con ese término, tal como sucede con otros que se han “banalizado”. Sin embargo, ocurre que en la causa no se prueba que otras marcas empleen la expresión “LUX”. En definitiva, todo el desarrollo de la explicitación precedente, autoriza acoger la pretensión anulatoria que se promueve. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, FALLA : Acogiendo la demanda y por ende, anulando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.