Sentencia Definitiva N° 541/1998

//tevideo, 27 de julio de 1998. No. 541 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “UNILEVER N.V. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” ( No. 52/97). RESULTANDO : I) Que la parte actora, promueve demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 1º de diciembre de 1995, por la cual se desestima el registro de la marca POWERWIPE, solicitada por UNILEVER N.V., por Acta No. 257.871, para distinguir artículos de la Clase Internacional No. 3. Expresa que la marca POWERWIPE reúne los requisitos exigidos para que un signo sea considerado como marca, pues la misma no se encuentra comprendida en las prohibiciones del art. 2 de la Ley 9.956. La misma es una denominación ingeniosa, fantasiosa, distintiva y no genérica. Agrega que el término POWERWIPE considerado en su conjunto, no tiene un significado inmediato para el consumidor medio, tampoco se trata de vocablos de uso generalizado y menos aún tienen parentesco con el idioma castellano. No consiste en una denominación genérica, puesto que no constituye el nombre verdadero de un producto o servicio determinado, ya que UNILEVER N.V. ha creado un signo para publicar sus productos, signo que no ha sido utilizado anteriormente por nadie y que no es descriptivo ni genérico de tales productos, sino poseedor de aptitud distintiva. II) La Administración demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que: corresponde sea desestimada la presente acción de nulidad en función de que la marca en cuestión no es más que una simple conjunción de expresiones genéricas, violentando el num. 2º del art. 2 de la Ley 9.956. Agrega que los argumentos aportados por la actora no contribuyen a desvirtuar lo expuesto, por lo que el temperamento confirmatorio del acto recurrido luce ajustado a derecho. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 22, alegando las partes por su orden a fs. 23 y 29. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 780/97 glosado a fs. 31), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, se han acreditado los extremos habilitantes exigidos por la normativa vigente, para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que se impugna, como se preanunciara (v. RESULTANDO I), la Resolución de 1/XII/95, de la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que no hizo lugar al registro de la marca “POWERWIPE”, solicitada por UNILEVER N.V. DE LOS PAÍSES BAJOS bajo Acta No. 257.871, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 3 s/d (fs. 27/27v., en rojo, Legajo “A” de A.A.). La solicitud formulada por la firma que ahora acciona (fs. 1/3 y 5/7 vta., en rojo, Legajo “A” cit.), determinó la oposición implementada de oficio, luego de oírse a Traductora Pública (fs. 10v., 11 y 11v., Ibid.). Y el acto residenciado se dictó de consuno con lo dictaminado por la Asesoría Letrada de la citada Dirección ( D.N.P.I. en lo sucesivo) (fs. 26, Ib.). A juicio de la Corporación la denegatoria operada es ilegal, por lo que corresponde su anulación. En efecto. Según la traducción efectuada en vía administrativa de la denominación utilizada como marca, “POWER” significa, como es obvio, “poder”, así como también “dominio”, “potencia”, “fuerza”, “energía”, “capacidad de trabajo”; en tanto que “WIPE” es un verbo que se traduce como “frotar”, “restregar”, “secar” y “enjugar” (fs. 10v., Legajo “A” de A.A. cits.). La denegatoria enjuiciada se funda en que la marca postulada, para la clase que se solicita, “...resulta la simple unión de dos términos genéricos sin aptitud distintiva y no la adquiere la simple unión de los términos que la componen, (que) continúan siendo términos genéricos irregistrables” (v. dictamen de la Asesoría Letrada, fs. 26, Ibid.; hecho suyo por la resolución impugnada, según Resultando V) y Considerando único, fs. 27). Tal argumentación deviene errónea en opinión del Tribunal. Porque, en efecto, la marca cuyo registro se propicia procura distinguir determinados artículos de la Clase Int. 3, precisamente relacionados en la respectiva solicitud: “detergentes; preparaciones y sustancias para uso en lavandería; preparaciones acondicionadores de telas; preparaciones blanqueadoras; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar; jabones; preparaciones abrasivas (no para uso dental)” (SIC. fs. 3 y 6, Ibid.). No es exacto, entonces, que los dos términos preindicados (“POWER” y “WIPE”) carecen de aptitud distintiva, aún en su combinación, y que conforman términos genéricos irregistrables “PARA LA CLASE QUE SE SOLICITA”. Porque, la denominación propuesta como marca, en su traducción al español que significa “PODER (DE) FROTAR”, vinculada a ciertos productos de la Clase Int. 3, como “detergentes”, “jabones”, etc., tiene una virtud EVOCATIVA INDUDABLE. Señala el Dr. Juan M. GUTIERREZ CARRAU, que el criterio dominante en la D.N.P.I., es el de desestimar el registro de todo término proveniente de idiomas extranjeros cuya traducción pudiere estar comprendida en los incs. 4º , 5º y 6º del art. 2º Ley 9.956/1940. Y estima que la interpretación más justa, en tales supuestos, es la que supone la llamada “ prueba de opacidad ”, transcribiendo textualmente la posición de los Dres. Luis E. BERTONE y Guillermo CABANELLAS para quienes: “Si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como “denominación de fantasía”, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituídas por este tipo de voces; y si al contrario el término presenta un cierto grado de “transparencia”, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas” (“Derecho de Marcas”, t. I, Edit. Heliasta, Argentina, 1989, pág. 298). Sería injusto, según el Dr. GUTIERREZ CARRAU, rechazar el registro de un término procedente de una lengua poco común, de un dialecto, y aún de cualquier idioma más usual, si su significado no es conocido por la mayoría de los consumidores, por el sólo hecho de que su traducción pudiere resultar genérica ( “Manual Teórico Práctico de Marcas”, ed. F.C.U., 1997, págs. 64/65 y nota No.9 al pie de la pág. 65). Es muy claro, para el Tribunal, que para llegar a sostener que la expresión “POWERWIPE” carece de originalidad y fantasía, es necesario escindir el vocablo separando las palabras que lo conforman (“POWER y “WIPE”) y luego traducir éstas al español. Lo primero naturalmente no corresponde; y, lo segundo, es al menos muy discutible. Considerada como un “todo”, en su conjunto según la tradicional posición de la doctrina y de la Sala, la expresión aludida en modo alguno viola las prohibiciones del art. 2, núms. 4, 5 y 6, Ley 9.956; porque no es una denominación empleada para expresar cualidades o atributos de los productos, ni la naturaleza, género o especie de los mismos, ni es una expresión que ha pasado al uso general careciendo entonces de fantasía. Cuando así ha ocurrido, el Tribunal ha rechazado la postulación marcaria, como sucedió con la marca “TURBODISEL”, expresión que en el lenguaje técnico se utiliza para denominar los motores diesel con turbina (Sent. 1261/93) (cf. Sents. 956/96 y 863/96); y con la marca “UN PURA SANGRE ENTRE LOS BLANCOS”, para la Clase Int. 36 (Sents. 1280/93; 291/94; 681/96; y 155/97). Pero ello no sucede en el caso ocurrente, ya que la marca dubitada debe reputarse “de fantasía”, es decir que presenta características de novedad y especialidad (art. 2 cit., núm. 6), apreciada en su conjunto y con sujeción a la Clase Int. 3 y a los productos que específicamente pretende cubrir o distinguir. Dicha marca, no sólo supera holgadamente la “prueba de opacidad” a que refiere la doctrina citada –ningún consumidor “ medio” habrá de penetrar el sentido de las palabras que conforman la denominación propuesta como marca- sino que reviste los atributos legales. Sólo tangencialmente, en forma indirecta, evoca esa expresión la cualidad o atributo de los productos que pretende distinguir; pero se trataría, en todo caso, de una marca “evocativa” que no viola las prohibiciones del art. 2º Ley 9.956, ya que tal tipo de marcas es registrable (GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit., pág. 62), como lo ha sostenido ya la Corporación. Examinada en su conjunto, según las reglas que traza la doctrina y que invariablemente esgrime el Tribunal, la expresión “POWERWIPE” es registrable por novedosa y especial; no tiene relación directa con los productos que procura distinguir; ni se acreditó la existencia de otra marca igual o similar. El signo en examen no es descriptivo ni genérico si se aprecia en su conjunto, globalmente. Se trata, en suma, de una marca denominativa formada por la unión de un sustantivo y un verbo. Pero constituye un signo “de fantasía”, ya que no puede ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea EVOCATIVA, ya que la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria ( Pedro BREUER MORENO, citado por GUTIERREZ CARRAU : Op. cit. pág. 39). III) Que todo lo expuesto cuenta con profusos antecedentes del Tribunal. Así, se ha señalado que corresponde siempre establecer si la combinación de palabras que integran la marca cuyo registro se solicita, está comprendida en la prohibición del art. 2, núm. 6, Ley 9.956. Respecto del punto señala FREIRA que este inciso nos da las características esenciales para que un signo pueda ser adoptado como marca. Debe ser creado por la fantasía y debe presentar características de novedad y especialidad. Este fundamento da base a los tres incisos anteriores. Todo lo que es de uso común, es decir, que no presenta características de novedad y especialidad, lo que significa que no ha sido creado por la fantasía, no puede ser registrado (“Estudio sobre Marca de Fábrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay”, pág. 33). La propia ley marcaria establece un claro ejemplo de un distintivo de fantasía. Porque un color no puede servir de o como marca, pero si una persona idea una combinación de colores con características originales, puede ella erigirse en marca (art. 2, inc. 3º , L. 9.956; FREIRA: Ob. cit., pág. 27/28) (v. PRAT Agustín : “Registro de Letras y Números con dibujo especial o combinados”, en Rev. de Derecho Público, tomo 5, ed. F.C.U., pág. 109). De modo que el hecho de que se use un nombre común o que designe una actividad, por sí solo no basta para que se rechace como marca, siempre que el mismo NO ESTE AISLADO Y FORME UN SIGNO DE FANTASÍA. Pero la ley, además, como ya se expresó, requiere las notas de “NOVEDAD” y “ESPECIALIDAD”. El Tribunal, en Sentencia No. 156, de 30/VII/984, citando la opinión de BREUER MORENO en cuanto a los conceptos de nombre de fantasía, novedad y especialidad (“Tratado de Marcas de Fábricas y Comercio”, pág. 41, 47/48 y 56/57), ha estimado que era registrable como marca la expresión “ARENADORA URUGUAYA”, pese a la oposición de la titular del registro marcario “METALIZADORA URUGUAYA”. Y expresó, en tal oportunidad, que lo solos elementos que integran la denominación postulada, no podrían constituir, POR SÍ MISMOS, una marca; pero con la exigencia impuesta por el Registro, en el sentido de que se concede “por la totalidad del conjunto sin derecho privativo, a los términos singulares que la integran”, dicha denominación adquiere la característica de ser un signo de fantasía (Sents. 156/984; 218/97, etc.). En otros pronunciamientos, la Corporación ha reafirmado el criterio legal y doctrinario ( S. RIPPE, BREUER MORENO, POULET, etc.) de que la registrabilidad de una marca depende de las características mencionadas: fantasía, novedad y originalidad. Y, frente al solicitado registro de la marca “NEW KIDS ON THE BLOCK” ( expresión inglesa que traducida al español significa “Nuevos niños en la cuadra”), sostuvo que tal expresión no ingresa en la previsión (prohibición) del art. 2, núm. 6, L. 9.956. Agregando que podría sostenerse que se trata de una expresión algo extraña e, incluso, de significado ambiguo e incierto. Pero lo que no puede discutirse es que configura una denominación marcaria original en grado sumo y claramente de fantasía. No puede esgrimirse, expresó el Tribunal, el argumento de que se utiliza el término “KIDS” (“niños”), de uso común y carente de originalidad y fantasía, porque este sustantivo es parte de una expresión de cinco vocablos que le dan un significado muy distinto y especial. Porque, concluyó la Sala, es de principio que la marca debe ser EXAMINADA EN SU CONJUNTO, sin descomponerla en sus elementos constitutivos para analizar éstos separadamente (Sents. 458/93, 1060/93, 1100/93, 1254/93, etc.). Y a todo ello cabría agregar el indudable efecto EVOCATIVO original que tiene la expresión, a poco que se tomen en consideración los artículos que intenta distinguir (Sents. 247/96, 740/96, 303/97, etc.). Por ende, la jurisprudencia del Tribunal tiene plena aplicación en la especie, desde que los conceptos esgrimidos en los fallos que se citan son absolutamente trasladables. IV) Que, además de lo ya expuesto, que el Tribunal reputa definitorio, debe agregarse que la marca en cuestión figura inscripta en varios países (ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY y PERÚ) (FS. 1/8, 9, 10/15 y 16/19, en su orden, en rojo, Legajo “B” de A.A.; y fs. 12/21 y 31/40, en rojo, Legajo “A” de A.A. cits.). Ello impone aplicar el art. 6 quinquies del Convenio de París (DL. 14.910), relativo a la protección de las marcas registradas en un país de la Unión, en los demás países de la Unión, con sujeción a la CLAÚSULA “TAL CUAL ES”. Porque registrada la marca en un país de la Unión, su registro no puede ser rehusado ni invalidado salvo en los casos que taxativamente enumera el literal B), del Nral. 2o º del citado Art. 6 quinquies. Y finalmente, cabe precisar que no medió oposición de parte interesada, lo que, unido a la inexistencia de registros anteriores, excluye cualquier especulación de aprovechamiento de la marca, argumento coadyuvante con el principal, fincado en la inaplicabilidad de las prohibiciones contenidas en el multicitado art. 2º de la Ley 9.956. Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la cantidad de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, háganse las devoluciones que correspondan y archívese.