Sentencia Definitiva N° 137/2018

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de mayo de 2018. No. 137 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "CROCS INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No. 647/2015). RESULTANDO: I. En este proceso, la actora, CROCS INC. dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2014 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que dispuso: “1. Concédese el registro de la Marca COQUI, so licitada bajo expediente No. 425293 a favor de ALMACENES ÉXITO S.A. de COLOMBIA, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25”. (fs. 56 de los A.A.). Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto cuestionado debe ser anulado por existir riesgo de confusión entre la marca concedida y la suya pre -registrada “CROCS” en la misma clase internacional 25 que distingue: “Vestidos, calzados, sombrerías”. Sostuvo que es una renombrada empresa internacional reconocida mundialmente por los calzados que fabrica, que ya ha tenido que enfrentar múltiples actos de piratería. Hizo alusión al artículo 8 del Convenio de París, por el cual los nombres comerciales gozan de protección sin necesidad alguna de registro con la finalidad -precisamente- de impedir que sean registrados como marca signos que a su vez representen nombres comerciales. Afirmó que del cotejo de las marcas en pugna no surge la clara diferenciación exigida por la normativa marcaria, conllevando a que el consumidor medio sustituya un signo por otro (confusión directa), o al menos, considere que tienen idéntico origen empresarial, produciéndose lo que en diversos sistemas marcarios se denomina riesgo de asociación , donde el consumidor no confunde una marca con la otra pero considera que pertenecen a un mismo titular, o a distintos titulares vinculados empresarialmente (confundibilidad indirecta). Luego de exponer las reglas que doctrina y jurisprudencia han propuesto para cotejar marcas en pugna, concluyó que la sim ple observación de las denominaciones en conflicto genera una impresión visual, fonética y semántica de absoluta similitud. En tal sentido, adujo que desde el punto de vista gráfico y fonético las marcas de tipo denominativo “COQUI” y “CROCS” son muy similares. Así, el signo solicitado se compone de cinco letras al igual que el pre-registrado y coinciden en las consonantes “C” así como en la vocal “O”. En una representación fonológica de los signos éstos serían: /K/O/K/I y /K/R/O/K/S. Afirmó que la comp aración de ambos signos genera una misma impresión y un mismo recuerdo en la mente del consumidor, por lo que el registro impugnado debió ser rechazado por no cumplir con el requisito de originalidad establecido por el artículo 6 de la Ley Marcaria. Destacó que el hecho que el solicitante haya agregado una “i” no subsana la confundibilidad, y tampoco erradica el problema de la dilución que provocaría sobre el signo pre-registrado. Invocó la aplicación del Protocolo de Armonización de Normas del Mercosur en materia de propiedad intelectual, según el cual el solicitante no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación. En definitiva, concluyó que COQUI constituye la reproducción sustancial de la marca notoria CROCS y como tal provoca la dilución de uno de los signos y activos más importantes de la empresa. II. Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumen tando que, en el caso, no existe similitud fonética, ni ortográfica, ni ideológica. Afirmó que del análisis comparativo de las marcas, respetando las reglas de apreciación de las mismas , a saber , destacando la impresión de conjunto, colocándose en el lugar del presunto consumidor, aun tratando de encontrar las semejanzas, ambas se perciben completamente distintas, despejando en forma absoluta cualquier atisbo de “confundibilidad marcaria”. Finalmente, señaló que siendo tan clara la distinción entre las marcas, además de solicitar que la resolución sea confirmada, reclamará que se condene en costas y costos a la contraparte, atento a que dedujo su pretensión a sabiendas de su sinrazón. III. A solicitud de la demandada se le dio noticia del pleito al tercero denunciado, ALMACENES ÉXITO S.A. de COLOMBIA, conforme lo previsto por el artículo 55 del Decreto Ley No. 15.524 quien compareció a deducir tercería coadyuvante con la demandada, según consta a fojas 30 y siguientes de autos. En lo medular, señaló que la marca “COQUI” concedida mediante el acto impugnado es distintiva, especial y claramente diferente de la marca “CROCS”. Siguiendo tal razonamiento, afirmó que “COQUI” es una denominación de fantasía, mientras que la marca “CROCS” evoca a un cocodrilo, por lo que son claramente diferentes. Asimismo, la marca opositora se presenta en un monosílabo, mientras que la marca concedida a ALMACENES ÉXITO S.A. se compone de dos sílabas, siendo su prefijo “CO” y su sufijo “QUI”. Destacó, a su vez, que el sign o “CROCS” coexiste pacíficamente en el registro marcario con múltiples marcas con las cuales comparte al menos el mismo prefijo o sufijo. Al respecto, indicó a modo de ejemplo, los siguientes signos: “CROCO KIDS”, “ CROCODILE”, “LAND CROSS”, “CROMBIE”, “B OKS”, “STYLO FINE S OCKS”, “BRO OKS”, “PADDOKS” todas ellas registras en la misma categoría 25. Finalmente, hizo referencia a algunos casos jurisprudenciales análogos al que se ventila en estos obrados y solicitó que se desestime la demanda y se confirme el acto impugnado. IV. Consta además que: a) abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 74, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 94 fojas); b) la actora alegó de bien probado (fs. 14 3) y también la tercerista (fs. 153) y la demandada (fs. 161); c) el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunció por dictamen No. 463/2017, conforme luce a fs. 164; y d) llamados los autos para sentencia, previo pase a estudio de l os Sres. Ministros en forma sucesiva, la misma se acordó en legal forma. CONSIDERANDO: I. En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (arts. 317 y 3 19 de la Constitución y Ley No. 15.869 arts. 4 y 9 de 22.6.87). II. El 18 de noviembre de 2014 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictó una resolución (sin número) que dispuso conceder el registro de la marca “COQUI”, solicitada por ALM ACENES ÉXITO S.A. de COLOMBIA para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25. Ese mismo día, el acto fue no tificado a la accionante (fs. 58 de los A.A.) quien lo recurrió el 20 de noviembre de 2015 mediante los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 60 - 63). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 31 de agosto de 2015 operó denegatoria ficta, siendo deducida en forma tempestiva la demanda anulatoria, el 27 de octubre de 2015 (nota de cargo, fs. 15 infolios). III. Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2014 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que dispuso: “1. Concédese el registro de la Marca COQUI, solicitada bajo expediente No. 425293 a favor de ALMACENES ÉXITO S.A. de COLOMBIA, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25”. (fs. 56 de los A.A.). IV. Una breve r eseña de los antecedentes administrativos permite relevar que: el 12 de julio de 2011 ALMACENES ÉXITO S.A. de COLOMBIA -parte tercerista en este proceso- solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca “COQUI” (denominativa) para proteger los artículos comprendidos en la clase internacional 25 (fs. 1 - 4 de los A.A.). El 29 de setiembre de 2011 la firma CROCS INC. -actora en la presente acción - dedujo oposición al registro, sosteniendo que el signo denominativo “COQUI” (fs. 41 y ss. de los A.A.) es confundib le con la marca de su propiedad “CROCS” (denominativa), pre -registrada en la misma clase (25), fundamentando extensamente su oposición (fs. 42 - 49 de los A.A.). La Asesoría Letrada del Organismo demandado informó q ue: “Respecto a la oposición deducida por “CROCS, INC.” la dicente entiende que no existe confundibilidad gráfica fonética ni conceptual entre los signos en pugna.”. (fs. 54 de los A.A.). El 27 de agosto de 2014 se expidió la Dirección de la Asesoría Técnica quien aconsejó proceder conforme al dictamen supra referido. Manifestó que: “Cotejadas las marcas en conflicto en su globalidad, presentan significativas diferencias ortográficas, fonéticas y semánticas, que ameritan su coexistencia pacífica en el re gistro y en el mercado en la clase internacional que se objeta (25).”. (fs. 55 de los A.A.). Finalmente, el 18 de noviembre de 2014 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó el acto impugnado. (A.A. fs. 56). V. Analizada la cuestión en de bate, y reconociendo la opinabilidad de las decisiones que recaen sobre supuestos de confundibilidad, el Tribunal, por unanimidad de votos, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria por los fundamentos que se explicitan a continuación. VI. Doctrina y jurisprudencia han trabajado el tema y construido criterios para orientar a quien debe juzgar este tipo de situaciones. En esa línea, J. OTAMENDI recuerda que el objetivo de las leyes marcarias es evitar la coexistencia de marcas confundi bles y que para el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, ya que son aquellas las que han de provocar confusión. Señala que, en principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes, separadas en forma arbitraria. De ahí que deba tenerse en cuenta la primera impresión que deja la aprehensión aséptica y espontánea de los vocablos en las puramente denominativas, y de éstos más los diseños gráficos, disposición, colores, etc. en el caso de las marcas mixtas. Obviamente, el análisis debe hacerse desde la perspectiva del público consumidor (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Publicación On line, p.186/187). Entre nosotros, GUTIÉRREZ CARRAU sintetiza ciertos criterios que son de gran utilidad para res olver el tema: a) debe priorizarse la impresión de conjunto de las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) para apreciar el parecido hay que colocarse en el lugar del supuesto comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) debe atenderse a las similitudes y no a las diferencias entre las marcas. La aptitud distintiva o la confundibilidad con otras marcas tienen que ser pasibles de ser apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi”), tal como se graban en la memoria del consumidor. (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual Teórico - Práctico de Marcas, Tercera Edición, Montevideo, 2009, págs. 156-164). El Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea (en adelante: TSJCE) explica que la comp aración entre marcas debe hacerse en un triple plano, compuesto por el gráfico, fonético y conceptual, tal como se expuso en la Sentencia del TSJCE de 11 de noviembre de 1997 (caso Sabel), y destaca que el análisis de los tres planos debe llevarse a cabo a tendiendo a la estructura de los signos, debido a que es distinto comparar marcas denominativas simples, complejas, gráficas o mixtas. Para ello se resumen las siguientes reglas a tener en cuenta en el análisis comparativo: “a) Las marcas denominativas si mples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad (STJCE de 20 de setiembre de 2001, C -383/99, Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C -363/99, (asunto Postkaantoor), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear ‘una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión d e dichos elementos’. Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00, Campina Meljunie (marca Biomild). b) Las marcas denominativas complejas o comp uestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior (STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma posición distintiva y autónoma (STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life). c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores (sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013). d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no es suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de to marse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal. e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa (sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre). f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo d e manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a ter34/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana). g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual (sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo y 34/2016, de 2 de febrero)”. (Publicado por Álex Plana Paluzie - mayo 26, 2016–http://www.leyesyjurisprudencia.com/2016/05/criterios-para-evaluar- la-semejanza.html). VII. En el caso, apreciadas de esta forma, es decir, en forma conjunta y sin ser desmembradas, del análisis comparativo de la marca pre-registrada “CROCS” y la concedida “COQUI” se concluye que entre ambas existen las claras diferencias como exige la Ley No.17.011 en su artículo 6. En efecto, además del disímil número de sílabas que componen cada una de las marcas debe convenirse que no existe similitud ortográfica y auditiva o fonética de real significación, por cuanto las desinencias son clara y terminantemente diferentes: “ROCS” y “OQUI”; todo lo cual les confiere a las marcas una fonética distinta en sus respectivos pronunciamientos, más allá de la radical “C” común. A lo que se le añade que tampoco existe confundibilidad desde el punto de vista conceptual o ideológico, pues si bien ambos registros son de fantasía, tampoco revisten similitud alguna en el plano evocativo, en tanto, la de la actora es asociada a la imagen de un cocodrilo, mientras que la concedida en el acto en juicio no evoca nada en particular. Coincidentemente, ya ha expresado con anterioridad este Tribunal que, “la utilización de un mismo radical no es relevante si las desinencias son lo suficientemente diferentes; si tiene aptitud distintiva como para evitar cualquier posible confusión” (Sentencia No. 599/2001). VIII. Por otra parte, no puede soslayarse el hecho que la marca “CROCS” coexiste y/o ha coexistido en la clase internacional 25 con múltiples marcas con las cuales comparte el mismo prefijo o sufijo, no siendo éste el caso con la marca que se impugna. En tal sentido, cabe mencionar a modo de ejemplo, algunas de tales signos marcarios, como ser: “CROCO KIDS”, Registro No. 410.881, “CROCODILE” Registro No. 411.533 y “CROMBIE” Registro No. 353.126, las cuales, han coexistido pacíficamente en el registro marcario con la marca “CROCS”, en la misma clase en que ésta se encuentra registrada, por lo que no exi ste razón para pensar que con la marca ahora concedida mediante el acto impugnado, exista un riesgo de confusión cierto. IX. La actora ha planteado que la marca concedida presenta un serio riesgo de confusión con su nombre comercial, dejando entrever la presencia de una evidente intención de concurrencia desleal. La Corporación tampoco considera de recibo este agravio. Es cierto que la Ley Nº 17.011 de 25.9.1998 prevé en su artículo 5 que no podrán ser registrados como marca -irrogarán nulidad relat iva- los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial (núm. 6); ni las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal (núm. 7). En el caso, no se advierte que el término “COQUI” pueda evocar el nombre comercial “CROCS”, de manera que el consumidor asocie los productos “COQUI” con la firma actora CROCS, INC. De hecho, tal como se mencionó existen registros marcarios que contienen una similitud mucho mayor con el nombre comercial de la empresa accionante. Cuando el análisis comparativo se deba hacer entre signos denominativos, la persona encargada del examen debe considerar diversos criterios, en forma adicional a los criterios generales: La semejanza gráfico-fonética. La semejanza gráfico -fonética entre dos signos denominativos se aprecia al analizar su composición, es decir, el conjunto de letras y palabras que lo componen, considerando su rep resentación gráfica y su pronunciación, pues ambos elementos pueden influir en el grado de confusión que se puede generar en el consumidor. En virtud de este criterio, los signos en conflicto pueden descomponerse para analizar sus elementos integrantes y también se efectúa un análisis en conjunto. Por ejemplo, imaginemos que existe la marca registrada (en el caso OQUI - ROCS), para distinguir productos de la clase 25. En su representación gráfica los signos comparten el elemento C, en tanto que se diferencian en las partículas finales en forma claramente distintas. En un caso como éste, y dependiendo de algunos otros factores como la forma en que se comercializan los productos, el sector de consumidores al que están dirigidos, entre otros, no afectan en absol uto tal extremo. (Autor: Dr. Cristhian Northcote. Título: Criterios para la determinación de la semejanza entre signos distintivos. Fuente: Actualidad empresarial, No. 194 - Primera Quincena de noviembre 2009, Ficha Técnica Informe Especial). Conviene t ener presente que en el Reino de España, eleva la consideración del consumidor medio al considerarle como una persona que no destaca por unas altas cualidades pero tampoco por lo contrario, se trata de una persona medianamente atenta y reflexiva . El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha inclinado por esta segunda posición en diversas sentencias como las de 16 de julio de 1998, caso “Gutspringenheide Gmbh, o la del caso ‘Lloyd de 22 de junio de 1999 en las que dice ‘… para determinar si la denominac ión, arca o mención publicitaria consideradas podían o no inducir a error al comprador, el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se producía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin habe r evacuado informes periciales o encargad o la realización de sondeos de opinión”, “el consumidor medio normalmente percibe una arca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar”. El Tribunal aclara que “el consumidor medio raramente tie ne la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función d e la categoría productos o servicios contemplada”. El Tribunal supremo mantiene esta concepción del nivel de atención del consumidor medio (p. ej. STS de 8/10/2001). En esta misma línea, ha reconocido especiales características al “consumidor profesional y especializado” (STS de 2/3/1992, 17/3/1997 t 26/5/1997) y “al consumidor elitista” (STS 11/7/1980). Es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003 (RJ 2003, 3366), que las letras como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir que otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que evite toda confusión entre ellas (sentencia 1/7/09), entre otras). (s://www.oepm.es/export/sites/oepm/común/documentos_relacionados/PD F (Prohibiciones relativas_signos.pdf). X. En definitiva, el Tribunal concluye que la marca concedida no violenta las exigencias de la Ley Nº 17.011 en su art. 6, en la medida que no es posible afirmar que exista entre las marcas contendoras similitud o parecido que induzca a confusión con otra u otras marcas ya existentes, pasibles de ser apreciables a simple vista (“in ictu oculi). (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: Op. Cit. pág. 164). XI. Respecto a la solicitud planteada por la Administración, de condenación en costas y costos a la accionante, no resulta de recibo. Lo anterior desde que no se aprecia una inobservancia del debido comportamiento por parte de la actora, que rev ista la mala fe o temeridad que den mérito a lo peticionado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mér ito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de las partes, actora y tercerista en la suma de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Vázquez Cruz, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía, Dr. Echeveste, Dr. Corujo (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado)