Sentencia Definitiva N° 1066/2017

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de diciembre de 2017. No. 1066 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "ASSURANT INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (Ficha No.66/2015). RESULTANDO : I) Con fecha 27/2/2015 compareció Graciela Cestau (fs. 2/9) en representación de ASSURANT INC., a demandar la nulidad de la Resolución de fecha 12/3/2014, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DNPI, de ahor a en más), por la cual se desestimó el registro de la marc a ASSURANT, a favor de ASSURANT INC., para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional N°35 y 36 (fs. 355 A.A. Pieza II). Explicó que solicitó el registro de la marca ASSURANT , marca y nombre comercial de su representada, pero la demandada la rechazó con fundamento en los numerales 4, 11 y 12 de la Ley N°17.011, en tanto a los vocablos genéricos, descriptivos y de uso general no puede otorgársele exclusividad. Se agravió de lo decidido por la DNPI porque se negó el registro de una marca consolidada a nivel internacional, en base a una calificación incorrecta de la genericidad del término. Reiteró que la marca es también el nombre de la compañía ASSURANT INC. y tiene total ide ntificación por parte del público consumidor en el sector del mercado en el cual se desenvuelve desde el 2004. Relató que la empresa es activa participante en el mercado de seguros de América del Norte, Latinoamérica y Europa, posee la marca y nombre en uso de forma masiva, y ha sido registrada en multiplicidad de países sin limitar los derechos. Se definió como proveedora de seguros especiales, relativos a contratos, aparatos electrónicos, teléfonos móviles y otras herramientas para proporcionar segur idad contra riesgos diversos; y que además se proveen soluciones de seguros relativos a la seguridad del hogar, propiedades personales, servicios aseguradores relativos al cuidado de la salud, de beneficios para empleados y para pequeñas y medianas compañías. Indicó que existen derechos adquiridos sobre la marca a nivel mundial y derechos de propiedad intelectual sobre el nombre, idéntico en este caso a la marca, así como probada fuerza distintiva en el mercado. Sostuvo que el signo, al no ser necesar io ni usualmente empleado para describir o nombrar los productos de seguros, posee la necesaria fantasía para constituir marca; así como probada fuerza distintiva. En este sentido, manifestó que nuestro derecho reconoció esta fuerza distintiva especial que poseen algunas marcas al consagrar en el artículo 8 de la Ley N°17.011, la doctrina del “secondary meaning” (significado secundario). Entendió que en el caso es aplicable la atribución de “significado secundario”, ya que se está ante una marca que e s bien conocida y especialmente buscada por el público consumidor, competidores y demás empresas participantes del mercado de seguros. En conclusión, luego de citar jurisprudencia de la Corporación, precisó que la marca no supone una referencia directa y exclusiva a los servicios solicitados de las clases 35 y 36, por lo tanto no se pierde la fantasía que posee. El signo pues, debe considerarse de fantasía y permitirse su registro. Explicó que, al estar registrado en su país de origen, es aplicable l o dispuesto en artículo 6 quinquies del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El Estado Parte no podrá rechazar un registro que haya sido conc edido en su país de origen, salv o lo dispuesto en los literales A, B y C, que en el caso no resultan aplicables. En suma, indicó que la marca no supone una referencia directa y exclusiva a los servicios solicitados de las clases 35 y 36, por tanto no se pierde la fantasía que posee. De no considerarse así, debe tenerse en cuenta la aplica bilidad del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y la asignación de probada fuerza distintiva del artículo 8 de la Ley Nº17.011. II) Conferido el traslado de la demanda, compareció el Dr. Sebastián L ÓPEZ MARCHETTI, en representación de la Administración (fs. 24/26 vto.), a contestarla y solicitó su rechazo, en base a los siguientes fundamentos. Afirmó que el término ASSURANT solicitado por la actora para proteger servicios de las clases internacion ales 35 y 36 refiere en forma directa e inequívoca a la acción de asegurar o garantizar, lo cual motivó que se dictara resolución desestimando su registro, en base a la interpretación de que carece de novedad y fantasía para los servicios solicitados. Del análisis de la documentación agregada, la Administración entendió que no correspondía la aplicación de la teoría del “secondary meaning”, prevista en el artículo 8 de la Ley N°17.011. La actora no acreditó en forma suficiente que el caso que nos ocupa se encuentre comprendido en la hipótesis planteada, limitándose en el procedimiento administrativo a aportar prueba sobre el registro del signo en otros países. En definitiva, señaló que ha actuado de conformidad con las disposiciones de la normativa ma rcaria vigente, es decir, ajustándose a lo dispuesto por los numerales 10, 11 y 12 del artículo de la Ley Nº 17.011, en virtud del cual no es posible conceder el registro de la marca solicitada ASSURANT para los servicios de las clases int. 35 y 36. Por lo que bregó por la desestimación de la demanda y la confirmación del acto encausado. III) Abierto el juicio a prueba por D ecreto N°5020 de fecha 26/6/201 (fs. 28), se diligenció la ofrecida por las partes, lo que fue certificado a fs. 50. IV) Alegaron las partes por su orden, la actora lo hizo a fs. 54/60 vto., y la parte demandada a fs. 63. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen N° 860 de fecha 13/2/2017 (fs. 76/77), aconsejó la confirmación del acto administrativo. VI) Por decreto N°793 de fecha 17/2/2017, se citó a las partes para sentencia (fs. 79) la que, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros, se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Que, en la e specie, se han cumplido los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes, para el útil inicio de la presente acción (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869). II) El objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida Resolución de fecha 12/3/2014, dictada por la DNPI por la cual se desestimó el registro de la marca ASSURANT, a favor de ASSURANT, INC. para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 35 y 36 (fs. 355 A.A. Pieza II). III) Analizados los argumentos de las partes, la mayoría del Tribunal, compartiendo de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la pretensi ón anulatoria de acuerdo a los siguientes fundamentos. IV) Antecedentes relevantes para el correcto entendimiento de la cuestión planteada. La actora solicitó el registro de la marca ASSURANT para identificar productos en las clases internacionales N °35 y 36 (fs. 62/66 A.A. Pieza I). El 2/10/2012 la División Marcas informó que como resultado del examen de la marca solicitada, la misma ingresaba en las nulidades absolutas establecidas en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 4 de la Ley N°17.011 y aconsejó deducir oposición de oficio (fs. 69 A.A. ib.), lo que se hizo mediante Resolución de la DNPI de fecha 02/10/2012 (fs. 70 A.A. ib.). De lo anterior se notificó la actora el 31/10/2012 y se dispuso la apertura a prueba (fs. 72 A.A. ib.) y el 20/12 /2013 presentó como prueba listado de registro de la marca ASSURANT en el mundo, copias de los certificados de registros más relevantes e impresiones certificadas por un Escribano de su página web (fs. 74/181 A.A. Pieza I y 182/351 A.A. Pieza II). La As esoría Letrada de la DNPI se expidió mediante informe de fecha 14/02/2014 indicando que de las pruebas aportadas por la solicitante, no surgen elementos que acrediten la distintividad adquirida por el signo objeto de análisis; y en lo que respecta al regis tro del signo en otros países, dichos extremos no constituyen prueba fehaciente de la fuerza distintiva del signo pretendido en autos (fs. 353/354 A.A. Pieza II). En definitiva, con fecha 12/03/2014 se dictó el acto desestimatorio enjuiciado (fs. 355-357 A.A. ibídem). V) Análisis sustancial La solicitud de la marca ASSURANT se hizo para identificar los servicios de las clases internacionales N°35 y N°36, en las cuales están incluidos los servicios de seguros y compañías de reaseguros. Es un hec ho admitido que la actora se dedica a brindar servicios de seguros, tal como lo afirmó en su demanda (fs. 3 y 3 vto. del Ppal.). La demandada fundó su oposición y posterior desestimación del registro, en las prohibiciones contenidas en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 4 de la Ley Nº 17.011, los cuales establecen: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (omissis) 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” En primer lugar, como viene de v erse el numeral 10 alude a las designaciones genéricas, usuales y descriptivas. MERLINSKI y SALAVERRY, al analizar este numeral, sostienen “No necesariamente se ha de tratar en todos los casos de nombres o sustantivos ampliamente conocidos por todo el pú blico. A veces podrá tratarse de nombres o vocablos utilizados y conocidos necesariamente en determinados círculos más reducidos por su especialidad o carácter técnico. Aun así se tratará de vocablo ampliamente extendido y conocido dentro de ese ámbito, do nde se le utiliza para designar un producto o servicio. Y es por ello tampoco podrá ser marca; por lo menos para el producto o servicio que designan” (MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía: “Las Marcas en el Uruguay - Marco Normativo”, Carlos Álvarez, 2000, págs. 19 y ss.). El numeral 11 refiere a denominaciones de uso general, ausencia de fantasía, novedad, especialidad. Los autores, analizando dichos conceptos, afirman que la fantasía hace referencia a la originalidad del signo, ya sea por su inexistenc ia anterior o por su ausencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto de los productos o servicios que pretende proteger. En cuanto a la novedad, debe ser evaluada en términos relativos, es la ausencia de utilización o registro, de ese signo como marca, obteniendo derechos de exclusividad sobre el mismo. Respecto a la especialidad, el signo debe presentar caracteres peculiares, únicos y propios. (MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía . Ob. cit. págs. 22/23) El numeral 12, por su parte tiene el mismo contenido que los numerales 9, 10 y 11; esto es, el texto legal es claro en el sentido de prohibir la registrabilidad de palabras o expresiones en idioma extranjero, cuya versión traducida al español, quedara comprendida en las prohibiciones de los numerales referidos (descriptivas, genéricas o calificativas). Y los autores precisan al respecto: “No se trata aquí de analizar si los términos en su idioma de origen son conocidos o desconocidos de ese modo en nuestro medio. Se trata de analizar su traducción al español: si la misma entra dentro de las prohibiciones señaladas no podrá admitirse como marca el término en idioma extranjero”. (Ibídem, p. 24.) Con tales entendimientos, la mayoría de los integrantes del Cuerpo coincide con la Admin istración en cuanto a que el signo “ASSURANT”, cuyo registro se pretende, cae dentro de las prohibiciones que impiden su registro. Ello por cuanto, en francés “ASSURANT” se traduce al español (numeral 12 del artículo 4 citado) como “ asegurando” o “garantizando”, por lo que es posible sostener que el mismo se revela como descriptivo del servicio prestado, por lo cual carecería de la fantasía necesaria para habilitar su registro. En efecto, los servicios que pretenden protegerse a través de dicho término se relacionan con gestión de compañías de seguros y compañías de reaseguros”, entre otros (clase 35); y servicios de suscripción de seguros en materia de propiedades, viviendas tradicionales y prefabricadas, de propietarios, de inquilinos, de interés úni co, inundación, desastre y riesgo, seguro contratado por el acreedor, protección de riesgos, salud, vida, cobertura de necesidades de entierro, dental, discapacidad, muerte accidental, pérdida de un miembro, desempleo involuntario, responsabilidad contractual, entre otros (clase 36) (fs. 355/356 A.A. pieza II). De manera que contrariamen te a lo afirmado por la actora, la marca supone una referencia a los servicios solicitados. Así, se concluye que frente al término ASSURANT enfocado desde una perspectiva objetiva, para distinguir los servicios citados, parece razonable la desestimatoria decidida por la Administración, en cuanto concluyó que no presenta la característica de novedad, especialidad y distintividad (numeral 11). Sobre la aplicación del artí culo 8 de la Ley 17.011 en referencia a la significación secundaria o “secondary meaning”. En efecto, dicho enunciado normativo establece: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. (…)” Sobre el punto enseña GUTIÉRREZ CARRAU: “(…) se trata de un signo descriptivo que tiene una significación primaria (…) pero a la vez adquirió, representa un origen, una calidad, un prestigio y una clientela de tal forma que el “significado secundario” como marca, por su uso y publicidad, por la distintividad adquirida, se transforma en el significado primario (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural del signo)” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Man uel: “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Ed., 1998, pág. 38). Por su parte, CHIJANE, aludiendo a este concepto, destaca que el fenómeno marcario se perfecciona cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamen te, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). (…) para que el signo adquie ra distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica”. (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego : “Derecho de marcas”, Reus-BdeF, 2007 págs. 85/86). En ese sentido, resulta claro que dicha característica le confiere al signo la distintividad sobrevenida, ello porque el “secondary meaning” implica la adquisición de distintivad d e un signo, el que, originalmente, no lo tenía. En cuanto a su prueba, CHIJANE enseña: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible ” ( CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego . Ob. cit. pág. 91). Se coincide con la demandada, en cuanto a que las pruebas aportadas por la pretensora no resultan suficientes para co ncluir en la acreditación fehaciente del referido fenómeno. A esos efectos resultan compartibles lo afirmado por la Asesora de la DNPI, Dra. GONZÁLEZ, en su informe de fecha 14/2/2014: “(…) las pruebas aportadas por la solicitante no surgen elementos que a crediten la distintividad adquirida por el signo objeto de análisis, resultando las pruebas aportadas insuficientes para acreditar el extremo alegado por la solicitante que habiliten el registro impetrado; y en lo que respecta al registro del signo en otro s países, dichos extremos no constituyen prueba fehaciente de la fuerza distintiva del signo pretendido en autos” (fs. 353 vto. A.A. Pieza II). Ello por cuanto cabe recordar que la notoriedad no es igual al fenómeno del “secondary meaning ”, el cual debe probarse por canales independientes, en la medida que poseen efectos distintos. Finalmente, si bien la accionante obtuvo el registro en su país de origen (art. 6 quinquies del Convenio de París), resulta de plena aplicación la excepción prevista en el numeral el literal B que establece: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: (omissis) 2. cuando estén desprovistas de todo carácte r distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser us uales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; (…)” En suma, para la mayoría de la Sala, la desestimatoria de la Administración en cuanto al registro de la marca ASSURA NT, resultó ajustada a Derecho. VII) En definitiva, por los fundamentos expuestos, los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República y, compartiendo el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por mayoría de sus integrantes, FALLA : Desestímase la demanda entablada y, en su mérito, confirmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte ac tora en la suma de $28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Castro, Dr. Gómez Tedeschi (d.), Dr. Tobía (r.), Dr. Echeveste, Dr. Vázquez Cruz (d.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Dr. Vázquez Cruz. DISCORDE: En cuanto se considera que no surge demostrado que el término “ASSURANT” se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 4°, numerales 10, 11 y 12 de la Ley N° 17.011. Por el contrario, se estima que el signo en cuestión no resulta ser una denominación genérica o descriptiva de los productos o servicios que se pretenden identificar y que posee la necesaria fantasía para constituir una marca. I.- Antecedentes. Surge de autos que ASSURANT INC., solicitó el 30 de mayo de 2011 el registro de la marca “ASSURANT”, para las clases 35 y 36 (fs. 62 a 63, A.A.). El 2 de octubre de 2012 se expidió la Asesora de la División Marcas, Esc. Gabriela Espárrago, quien consignó: “Como res ultado del examen de la solicitud de Registro de Marca de referencia, se entiende que la misma está comprendida en las nulidades absolutas establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, de acuerdo al siguiente detalle: Numerales 10, 11 y 12. En consecuencia, se aconseja deducir oposición de oficio en aplicación del Art. 21 de la misma norma” (fs. 69, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En idéntica fecha y considerando lo informado, la DNPI dedujo oposición de oficio y confirió vista a la solicitante, por el término de 30 días corridos y perentorios, de acuerdo a lo previsto en el Art. 13 del Decreto N° 34/999 (fs. 70, A.A.). El 3 de octubre de 2013 se expidió la Asesora Letrada, Dra. Yanet González, quien aconsejó disponer la apertura a prueba de las actuaciones por el plazo de 60 días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Decreto N° 34/99 (fs. 72, A.A.), lo que se dispuso el 4 de octubre de 2013 (fs. 73, A.A.). El 20 de dici embre de 2013 compareció Graciela Cestau, por ASSURANT INC, quien contestó la vista conferida “ señalando la notoriedad de la marca, la probada fuerza distintiva de la palabra, los derechos adquiridos a nivel mundial, y en definitiva, la registrabilidad de la marca”. (la negrilla y el subrayado no están en el original). Tras hacer hincapié en la notoriedad de la marca ASSURANT, que coincide con el nombre comercial de la empresa titular así como su existencia a nivel mundial y su registración en numerosas j urisdicciones del mundo y destacar el uso de la marca y su identificación por el público a nivel global se centró en destacar la existencia de una probada fuerza distintiva. Adjuntó copias de los certificados de registro de otros países así como impresiones de la página web oficial de la compañía ASSURANT en donde se detallan los servicios prestados y la historia de la empresa” (fs. 74 a 75, A.A. y fs. 76 a 352, A.A.). El 14 de febrero de 2014 se expidió la asesora letrada, Dra. Yanet González, quien se p ronunció particularmente sobre la ausencia del requisito de probada fuerza distintiva que prevé el art. 8 de la Ley N° 17.011 y concluyó en la pertinencia de la aplicación de lo previsto en el artículo 4 numerales 10, 11 y 12 de la Ley N° 17.011” (fs. 354, A.A.). El 12 de marzo de 2014 se emitió el acto encausado (fs. 355 a 357, A.A.), el que fue notificado el 28 de abril de 2014 (fs. 357, A.A.) y recurrido el 8 de mayo de 2014 (fs. 4 a 5, A.A.). El 6 de febrero de 2015, la representante de la actora fu ndamenta los recursos interpuestos agraviándose contra lo que considera una incorrecta calificación de genericidad de la marca “ASSURANT ”. Tras argumentar la existencia de derechos adquiridos sobre una marca afianzada en el comercio mundial que coincide con el nombre comercial de la compañía se detuvo en el análisis de la palabra “ASSURANT” y expresó: “La palabra “ASSURANT” no existe en el idioma inglés que maneja la compañía, como se ve en el extracto adjunto del Diccionario Merriam Webster. Es decir que para el público, palabras genéricas serían las inglesas “insurance” o “aseguradora”, “seguros” en español. No debe ser analizado un signo sin considerar la visión del consumidor, como éste percibe la marca, si la percibe como distintiva o no. El térmi no “ASSURANT” no es un término de uso común, ni usado frecuentemente, in tampoco “usual, veraz y necesario” para identificar los servicios que se solicitan en las clases 35 y 36. Luego invocó la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París así como el artículo 8 de la Ley N° 17.011 e hizo caudal de la doctrina del “significado segundario” o “secondary meaning” (fs. 6 a 15, A.A.) y adjuntó recaudos probatorios (fs. 16 a 57, A.A.) (la negrilla y el resaltado no están en el original). El 28 d e abril de 2015 se pronunció la División Recursos y otras acciones del Área de Asuntos Jurídicos destacando que “ La solicitud de marca “ASSURANT” hace referencia directa a la acción de garantizar o asegurar, razón por la cual interpretamos que carece de no vedad y fantasía para los servicios solicitados. Consideramos que el signo en examen está comprendido en las nulidades establecidas en el artículo 4, numerales 10, 11 y 12 de la Ley N° 17011 (…) En cuanto a la distintividad sobrevenida, se remarcó la aus encia del requisito de probada fuerza distintiva en los términos regulados por el artículo 11 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas (fs. 58 a 60, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En sede jurisdiccional, la accionante de stacó que el signo “ASSURANT” no es necesaria ni usualmente empleado para describir o nombrar los productos de seguros , por lo que posee la necesaria fantasía para constituir marca. Remarcó que “ Nadie, ni en los Estados Unidos ni en el Uruguay, usa el no mbre ASSURANT como indicativo de seguro, servicio de cobertura, riesgo o cualquiera de las otras palabras usuales en este campo de actividad. Indicó además que aun existiendo en algún idioma, las palabras poseen fantasía si no son “transparentes” para el consumidor. La palabra “ASSURANT” ni siquiera existe en el idioma original, el inglés, con que funciona la marca y nombre de la actora. Es por ello que su registro ha sido aceptado en múltiples países, sin efectuar limitaciones ni cercenar los derechos. En esta instancia también insistió en la aplicabilidad del art. 8 de la Ley N° 17.011 y del art. 6 quinquies del Convenio de París (fs. 2 a 9). La demandada contestó señalando que “El término “ASSURANT” solicitado por la actora para proteger servici os de las Clases Internacionales 35 y 36 refiere en forma directa e inequívoca a la acción de asegurar o garantizar, lo que motivó que se dictara resolución desestimando su registro en base a la interpretación de que carece de novedad y fantasía para los servicios solicitados (…)” En cuanto a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 17.011, sostuvo que la actora no acreditó de forma suficiente que el caso se encuentre comprendido en la hipótesis planteada, limitándose a acreditar el registro del signo en otros países” (fs. 24 a 26) (la negrilla y el subrayado no están en el original). II.- Análisis del caso y fundamentos de la discordia. El artículo 4 de la Ley N° 17.011 establece en los numerales aplicables al caso lo siguiente: “ A los efectos de l a presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase , el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía , es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes.” (la negrilla y el resaltado no están en el original). El numeral 12) del artículo 4° es el punto de partida o premisa que da sustento al razonamiento por el cual se concluye que la palabra “ASSURANT” no reviste la nota de fantasía (numeral 11) al estar referida a denominaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, servicios o la clase a que pertenecen. Pues bien, la Administración da por descontado que la palabra “ASSURANT” “ refiere en forma directa e inequívoca a la acción de asegurar o garantizar ” pese a que la actora controvierte enfáticamente que ello sea así en el idioma inglés, a diferencia de lo que o curre con la palabra “INSURANCE”. Inclusive en sede recursiva llegó a consignar que ello surge de un diccionario y que por esa razón en otras jurisdicciones fue registrado el signo sin ningún tipo de restricciones. Este aspecto puntual, que hace a la ine xistencia del término “ASSURANT” en el idioma inglés, así como la no habitualidad en el empleo de dicho término para identificar los productos de las clases 35 y 36 se entiende que resulta crucial para la resolución del asunto. La actora realizó dos afir maciones: a) que la palabra “ASSURANT” no existe en el idioma inglés, originario de la compañía con igual nombre; y b) que por esa razón no hubo obstáculos para inscribir la marca en otros países que no fueron refutados o específicamente controvertidos por la Administración, la que se limitó a afirmar que la palabra “ASSURANT” “refiere en forma directa e inequívoca a la acción de asegurar o garantizar”. Para que pueda operar el supuesto normativo previsto por el numeral 12 del artículo 4° se debe precisar cuál es el idioma extranjero cuya traducción al español encuadra en las prohibiciones de los numerales 10 y 11. De una simple compulsa del significado de la palabra “ASSURANT” en internet se desprende que en el idioma francés (no en el inglés) se traduc iría como “asegurando” (http://es.bab.la/diccionario/frances-espanol/asurant). Por el contario, en el idioma inglés el vocablo más cercano que se logra ubicar es la palabra “ASSURANCE”, cuyos significados se asocian a garantía, certeza y seguridad (Cf. Diccionario de Inglés Contemporáneo, Longman, 1999, p. 24 y (http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=assurance). Dando por bueno que la Administración hubiera realizado la traducción del idioma francés al español, debe tenerse presente el argumento que dio la actora para señalar que “ASSURANT” no es un término que se utilice habitualmente p ara identificar los servicios de las clases 35 y 36 y que por dicho motivo no hubo restricciones a la inscripción de la marca en otras jurisdicciones. En este sentido, importa destacar que la actora agregó certificados de registro del signo en países de habla inglesa como Estados Unidos (fs. 208 a 209, A.A. y fs. 1 a 5 vto. de carpeta rosada de prueba, A.A.), Inglaterra (fs. 35 a 35 vto., en carpeta rosada de prueba, A.A.) y de habla inglesa y francesa, como Canadá (fs. 262 a 264, A.A.). Por otra parte, presentó documentación que refiere al uso de la marca en Francia, como “ASSURANT SOLUTIONS” (fs. 63 vto. a 65, en carpeta rosada de prueba A.A.). Todo ello sin perjuicio de la documentación de múltiples países de habla hispana como lo son Argentina (fs. 7 de la carpeta rosada, A.A .), Colombia (fs. 20 de la carpeta rosada, A.A.) y Perú (fs. 33 de la carpeta rosada, A.A.). Se entiende que no surge suficientemente acreditado la procedencia de la aplicación de la hipótesis prevista en el numeral 12) del artículo 4° ni tampoco la de los supuestos de los numerales 11) y 10). La Administración no ha demostrado que el término “ASSURANT” constituya una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase a que pertenecen (seguros de las clase s 35 y 36) (numeral 10 del artículo 4°) ni tampoco que se trate de un signo “que no sea de fantasía” (numeral 11 del artículo 4°). No debe confundirse la palabra “ASSURANT” con “ASSURANCE”, ésta última sí con una inequívoca relación a los productos o ser vicios que se pretende identificar (seguros), constituyendo una denominación genérica. En todo caso, la palabra “ASSURANT” podría encartar dentro de expresiones evocativas o sugestivas de los productos o servicios que se pretenden registrar pero no parec e claro que designe o describa directamente a los productos y servicios a identificar bajo dicho signo. Como enseña Juan Manuel Gutiérrez Carrau: “Son de fantasía las palabras o nombres sin significado (vale decir, las que no existen en el lenguaje siend o creadas por la imaginación del titular), o bien, pueden serlo aquellas que tengan significado, pero siempre que no designen o describan el producto o servicio que habrá de distinguir. También son de fantasía las denominaciones que consisten en la “deformación arbitraria o caprichosa” del nombre de los productos o servicios que se pretenden cubrir, así como las expresiones “evocativas o sugestivas” de los mismos ” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Montevideo, 2009, p. 36 a 37) (el subrayado no está en el original). Y más adelante, al explicar los grados de “distintividad” de los signos señala que la doctrina internacional los ha clasificado de la siguiente manera: a) “Signos de fantasía”, son los creados totalmen te por la imaginación y que no transmiten otro significado que el de ser “marca”. b) “Signos arbitrarios”, transmiten un significado determinado, pero (…) aplicados al tipo de productos o servicios en cuestión resultan de fantasía por no tener ninguna vi nculación directa o indirecta con los mismos. c) “Signos evocativos o sugestivos”, son los que requieren imaginación y razonamiento para llegar a una conclusión acerca del producto o servicio sugerido o evocado. d) “Signos descriptivos”, son aquellos q ue transmiten una inmediata idea sobre calidad, características o ingredientes de los bienes a distinguir. e) “Signos genéricos”, serían los que concretamente definen un producto o servicio” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 108 a 109). Por otra parte, la actora ha demostrado que “ASSURANT INC.” ha hecho uso de la marca y del nombre comercial “ASSURANT” en distintos países del mundo desde el año 1999 en adelante, siendo notoria y reconocida su presenc ia y trayectoria en el mercado de aseguramiento (vide. fs. 1 a 6 y fs. 7, 14, 17, 20, 21, 30, 33 y 35 en carpeta rosada, A.A.), todo lo cual conduce a sostener que en el caso no surge acreditada la procedencia de la aplicación del numeral 12°) del artículo 4° de la Ley N° 17.011 ni de los numerales 10°) y 11°) que aplicó la Administración. Dr. Gómez Tesdeschi. DISCORDE: Comparto los fundamentos de la discordia del Dr. Vázquez en el sentido de que procede la anulación del acto impugnado por cuanto el térmi no solicitado “ASSURANT”, posee la fantasía requerida legalmente para constituirse como marca. A lo que cabría agregar que se ha acreditado en autos el registro anterior en el país de origen, lo que torna aplicable la CLÁUSULA “TAL CUAL ES”, art. quinquie s del Convenio de París, porque no se perfila ninguno de los supuestos de exclusión allí contemplados.