Sentencia Definitiva N° 395/1998

//tevideo, 1º de junio de 1998. No. 395 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ACUMULADORES MEXICANOS S.A. DE C.V. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 1.553/96). RESULTANDO : I) Que a fs. 21 y ss. compareció la actora a promover acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, el 28 de junio de 1995, que desestimó su solicitud de registro de la marca “AMÉRICA”, para distinguir artículos comprendidos en la Clase Int. 9. Afirma que solicitó el registro marcario para distinguir en la Clase Int. 9, exclusivamente acumuladores eléctricos para automóviles, a lo que se opuso la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial fundándose en la existencia de un antecedente, la marca “AMÉRICA” (Acta 243.735) que distingue calculadoras. Sostiene que el referido antecedente no constituye obstáculo para la concesión del registro solicitado, en primer lugar, porque el titular de dicha marca -Ángel Estrada & Cía.- no presentó oposición frente a la solicitud y, en segundo lugar, porque, pese a que la marca solicitada por su mandante y la prerregistrada son iguales, los productos que cubren cada una de ellas, a pesar de estar incluidos en la misma Clase Int. 9 no guardan relación directa ni indirecta entre sí, no existiendo en consecuencia, riesgo de confusión para el público consumidor. Expresa que la marca “AMÉRICA” de Angel Estrada & Cía. fue concedida originariamente para distinguir la clase nacional 15, dentro de la cual se incluían calculadoras, mientras que los acumuladores eléctricos para automóviles integraban la clase nacional 12; posteriormente, por obra de la reclasificación dispuesta por el dec. 340/983, ambas clases pasaron a integrar la clase int. 9, pero de acuerdo a lo dispuesto por el Dec. del M.I.E.M. de 13/1/84, la reclasificación no puede operar como mecanismo para ampliar la protección originariamente concedida, por lo tanto, Ángel Estrada & Cía. sólo posee derechos en relación a determinados productos de la clase int. 9 (calculadoras). Destaca que la referida marca “AMÉRICA” coexistió pacíficamente con otras marcas AMÉRICA y señala varios ejemplos de ello. Por último, solicita que se tenga en cuenta que el art. 4 de la ley de marcas establece que la propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada. Y por otra parte, que existen precedentes administrativos y jurisprudenciales que admiten la posibilidad de la coexistencia de marcas similares, o aun iguales para la misma clase, siempre que cubran dentro de esa clase productos diferentes, como sucede en la especie. En definitiva, considera que la denegatoria impugnada es injustificada y carece de fundamento válido, por lo que pide su anulación. II) Que conferido traslado de la demanda éste es evacuado fs. 40 y ss., expresándose en síntesis, que el acto impugnado se ajusta a derecho. Sostiene que el art. 4º de la Ley No. 9.956 no es aplicable en la especie porque la marca de autos es idéntica a una ya prerregistrada y por lo tanto la concesión de la misma causaría confusión entre los potenciales consumidores del producto protegido. Agrega que la actora no ha acreditado que la marca por ella solicitada sea de fantasía, novedosa o especial, a efectos de tener algún fundamento que posibilite el registro de la misma. En definitiva pide que se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba y se diligenció la que obra certificada a fs. 46 perteneciente a ambas partes, quienes alegaron por su orden a fs. 47/50 y 52. IV) Que se pronunció el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 59/59vta.). Se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los señores Ministros quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro de los plazos legales (Ley No. 15.869), por lo que procede, entonces, ingresar al examen del aspecto sustancial planteado. II) Que en autos se impugna la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictada en ejercicio de atribuciones delegadas el 29/6/95 que desestimó el registro de la marca “AMÉRICA”, solicitada por la actora para distinguir o proteger exclusivamente, “acumuladores eléctricos para automóviles” incluidos en la Clase Internacional 9 (fs. 17 y 17 vta. de los A.A.). La solicitud de la ahora accionante fue rechazada de oficio (fs.10 de A.A.), y se basó en la existencia de la misma marca “AMÉRICA” prerregistrada (Acta 243.735), de la cual es titular Ángel Estrada & Cía. S.A. (Argentina), marca que distingue “calculadoras”, también comprendidas en la clase internacional 9. Sin perjuicio de reconocer lo opinable que pueda ser el tema, el Tribunal, se inclina por anular el acto que se impugna, en cuanto entiende posible la coexistencia de marcas para distinguir productos diferentes incluidos aun dentro de una misma clase internacional. En efecto, es dable reconocer como argumento válido que antes de la instauración de las Clases Internacionales, las calculadoras (marca “América” ya registrada), pertenecían a la Clase Internacional 15 y los acumuladores, que se pretenden registrar por la actora, figuraban en la Clase Nacional 12, y que recién a partir de la aplicación de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios”, resultante del Acuerdo de Niza del 15/6/57, reclasificaron en la Categoría Internacional No. 9, generando el problema de la posible confusión. Pero además de ello no se puede soslayar el principio de especialidad vigente en la materia (art. 4º Ley No. 9.956/1940, en tanto que las marcas en cuestión protegen artículos específicos y en forma exclusiva, y que este principio también opera dentro de una misma clase de producto o servicio, tal como sostiene el DR. GUTIÉRREZ CARRAU en su “Manual Teórico Práctico de Marcas”, pág. 25. Existe además el antecedente de MARCAS SIMILARES (Actas No. 176.683, 159.493 y 160.690) referidas a artículos, que integran diferentes clases nacionales (6, 19 y 1, respectivamente). Se trata de tres casos de uso de la marca “AMÉRICA”, que fueron mencionados en la demanda y que no han sido controvertidos en la contestación. III) Si bien es cierto -tal como lo ha sostenido invariablemente el Tribunal (Sents. 177 y 195/989, 1.002/93 y 120/97)- que la misión del régimen de marcas y de la Sala, en cuanto órgano de contralor jurisdiccional de respeto de tal sistema normativo, es fundamentalmente la protección del consumidor, y por encima de ello, la tutela de los intereses generales; no puede dejar de apreciarse que, en sustancia, también se trata de proteger a los titulares de marcas iguales prerregistradas, en cuanto esa similitud puede conducir a confusión respecto del origen de los artículos, que las marcas iguales procuran distinguir. Lo que se trata es de evitar que el prestigio y la organización de una empresa sea aprovechada por terceros a través del sutil mecanismo de utilizar un marca similar, para proteger artículos diferentes, pero intentando, indebidamente, en forma subyacente, inducir en error a los consumidores en el sentido de creer que esos artículos diferentes responden sin embargo a un mismo origen, a una misma empresa concretamente. Estima el Tribunal que este riesgo no se concreta en el caso por cuanto la firma argentina, titular de la marca prerregistrada, no dedujo oposición, lo que es ciertamente significativo, permitiendo conjeturar que dicha firma no estima viable un riesgo de confusión en virtud de que la misma marca protege artículos diversos. IV) GUTIÉRREZ CARRAU sostiene que la posibilidad de confusión debe apreciarse desde la posición o perspectiva del “comprador presunto”, pero este concepto, a su vez, depende de la naturaleza del producto o servicio. Porque como regla general, para los productos de consumo masivo, el comprador presunto será calificado como “consumidor medio y poco atento” que resulta proclive a la confusión. En cambio tratándose de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos, etc.) el consumidor será más atento y existirá menor riesgo de confusión. El seleccionador de marcas (comprador discriminador o discriminating purchaser) está en condiciones de formular un juicio o análisis más “sofisticado y exigente”. Pero también puede serlo, de ahí la relatividad de todos estos conceptos, el adquirente de artículos de consumo masivo, como los cigarrillos (sent. 374 de 9/XI/987 del Tribunal). Y también pueden existir productos que comenzaron siendo exclusivamente destinados a un consumidor selectivo, y que en corto tiempo se trasformaron en productos masivos (teléfonos celulares, etc.). Es dable rechazar entonces el argumento manejado por la demandada referido al riesgo de la “confundibilidad indirecta”, ya que este fundamento es una aplicación de la criticada doctrina de los “bienes relacionados”, controvertido en fallos en los Estados Unidos, en tanto se entiende que su aplicación es una verdadera desnaturalización del derecho emergente de las marcas, tal como lo señala el Dr. Gutiérrez Carrau en su trabajo. Por último cabe reiterar que el principio de la especialidad también opera dentro de una misma clase de productos o servicios, pues pueden existir clases que involucren artículos, muy distintos que se venden en comercios distintos y están destinados a diferentes consumidores, tal como se da en el caso de autos, por lo que se estima que no existe riesgo de confusión entre los consumidores dada la sofisticación de los artículos protegidos y la escasa relación que pueda existir entre una calculadora y un acumulador eléctrico para automóviles. Por estos fundamentos, y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Haciendo lugar a la demanda y, en su mérito, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.