Sentencia Definitiva N° 376/1998

//tevideo, 27 de mayo de 1998. No. 376 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KABUSHIKI KAISHA PILOT con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 2218/94). RESULTANDO : I) Que con fecha 19 de diciembre de 1994 compareció Eduardo Lapenne, en representación de KABUSHIKI KAISHA PILOT, entablando demanda de nulidad en tiempo y forma contra la Resolución dictada, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 3 de noviembre de 1993, en virtud de la cual, se le denegó a la actora la registración de la marca “PILOT” para individualizar los productos de la clase Int. 16 (fs. 24 v. de autos). Publicada la resolución en causa en el Diario Oficial con fecha 13/12/93, interpuso con fecha 23/12/93 recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 26 de autos), los cuales fueron desestimados por resolución de fecha 13/3/95 (fs. 30) dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y por resolución de fecha 16/5/95 dictada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ambas dictadas en ejercicio de atribuciones delegadas. Conforme establece el art. 5 de la Ley 15.869, a los trescientos días siguientes a la interposición de los recursos, si no se hubiere dictado resolución sobre el último recurso, se tendrá por agotada la vía administrativa, lo cual ocurrió el 26 de octubre de 1994, accionando en nulidad en un todo de acuerdo a lo previsto por el art. 9 de la Ley 15.869. La parte actora se agravia por entender que la misma es contraria a derecho, ya que, la oposición de oficio, fue planteada sobre la base de dos antecedentes, a saber: 1º) “PILOT” No. 222.717, la cual fue denegada por resolución de fecha 30 de agosto de 1992, en virtud de lo cual ha existido error al citarlo como antecedente, y 2º) “PILOT” No. 219.341 con respecto a cuyo titular la actora acordó que reducía la protección inicialmente solicitada a cambio de que no le dedujera oposición. Entiende que no existe prohibición legal a este tipo de acuerdos, entendiendo que la demandada se ha extralimitado en su función. Agrega que se trata de una marca “denominativa” siendo la prerregistrada una marca “mixta”. II) Que a fs. 34 compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería, estableciendo que, el acto impugnado, se ajusta plenamente a Derecho. Manifiesta que frente a la posibilidad de confusión entre marcas en pugna, la Administración debe velar por la seguridad del registro marcario y de los consumidores, teniendo la obligación de la protección del interés público. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 35 v., habiéndose producido la que obra certificada a fs. 41. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 42 y 45, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 549 de fs. 47 a 47 v., aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada. V) Que se citó a las partes para sentencia (fs. 48), y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (ley No. 15.869), se han satisfecha debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que la Corporación, con la plena conformidad de todos sus integrantes, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria movilizada. Se impugna la Resolución de 3/XI/93 dictada por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que no hizo lugar al registro de la marca “PILOT”, solicitada bajo Acta No. 243.621 por la firma accionante, para distinguir artículos o productos de la Clase Int. 16 (fs. 24v. de autos). Volición ratificada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Res. de 13/III/95, fs. 30v. de autos) y por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (Res. de 16/V/95, fs. 33v.), al rechazar, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas, los recursos de Revocación y Jerárquico, RESPECTIVAMENTE. Voliciones que tienen como eficaz cobertura los dictámenes de las Asesorías Letrada y Jurídica, respectivamente (fs. 29v./30 y 32 de autos). La solicitud de la ahora accionante (fs. 17/18v. de autos), fue ulteriormente limitada, al excluir de los artículos que se procuraba distinguir “las grapadoras y grapas” (fs. 20 “in fine” de autos). Acotación que, según la reclamante, derivó de un “acuerdo” concretado con la empresa titular del registro No. 210. 341 referido a idéntica marca. La oposición implementada “ex officio” finca en el prerregistro de dos marcas iguales: a) “PILOT” No. 222.717 (fs. 22 de autos), b) “PILOT” No. 210.341, marca cuya titularidad ostenta la firma “VENICULUM INCORPORATED” (fs. 21v.) (ver fs. 22v. de autos). Empero, la parte actora ha sostenido, y tal aserto no ha sido controvertido en ningún momento, que el registro No. 222.717 quedó sin efecto, por cuya virtud la oposición deducida de oficio seguirá en pie con relación al registro No. 210.341, y ésta es la postulación básica de la demanda. A juicio del Tribunal se mantiene incólume la observación formulada permanentemente por la autoridad administrativa en el sentido de que la accionante en ningún instante acreditó el “acuerdo” o “negociación” exitosa que habría verificado con “VENICULUM INC.”, extremo del cual se habría derivado la limitación del ALCANCE DE LA PROTECCION MARCARIA PROPICIADA EN EL OCURRENTE. La Sala considera que, si bien la actora invocó un convenio celebrado con la firma preindicada, para el uso limitado de la marca; y si bien también es cierto esa empresa no ha deducido oposición, no puede soslayarse el derecho-deber que tiene la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de oponerse de oficio en casos como el subjudice, rechazando el registro de marcas iguales o similares a otras YA REGISTRADAS, que puedan llevar a CONFUSIÓN al consumidor poco atento y facilitar una competencia desleal (art. 2, núms. 12 y 13; 10 y 18, “in ordine”, Ley 9.956/1940; y art. 33 del Decreto Reglamentario de 29/XI/940, en la redacción dada por el Decreto de 6/VII/945; arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, etc.). Tales consideraciones ingresan en una firme jurisprudencia del Cuerpo, para quien la Administración obra legítimamente cuando se opone a un determinado registro alzando los intereses primordiales del consumidor frente a los privados de las empresas y en ejercicio de la facultad preventiva en el art. 10 de la citada Ley 9.956; considerándose, además, que la oposición de oficio contemplada en el art. 8 de esta ley, no es más que una manifestación del ejercicio de la competencia específica de contralor propia del organismo enjuiciado, de consideración primaria, que importa en puridad el deber de denegar el registro de marcas que puedan provocar confusiones en el consumidor, llegando a la oposición oficiosa si es del caso. El problema de las marcas no constituye un negocio librado exclusivamente al juego de los intereses privados de los particulares, sino una cuestión de interés público, como es el contralor de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial asignado por la normativa para la protección de los consumidores (Sent. 423/986, 405/94, entre muchas otras). De modo que, al margen de que no se acreditó el presunto acuerdo concretado con VENICULUM INC., lo cierto es que la Sala estima que la oposición de oficio fue correctamente movilizada en razón de su función de “Policía Marcaria” y de la obligada defensa del consumidor (S. de 9/III/94). Así parece haberlo entendido la parte actora, ya que si la demanda giró básicamente en torno al referido acuerdo y a la limitación del alcance de la protección marcaria en pugna, es nítido que el alegato centra su argumentación en la posibilidad de coexistencia de marcas que no son totalmente idénticas, porque una es “denominativa” y la que ahora se cuestiona es “mixta”. III) Que tampoco comparte el Tribunal dicha afirmación. Es cierto que la marca prerregistrada “PILOT”, No. 210.341, es DENOMINATIVA; pero no es exacto, como se indica en la solicitud respectiva, que la marca “PILOT” postulada “in casu” pueda categorizarse esencialmente como “mixta” (fs. 18 de autos), ya que ésta, en tesis general, tiene una denominación en letra o presentación especial, acompañada o no con dibujos. Tampoco puede reputarse “emblemática o figurativa”, ya que ésta se conforma por un dibujo especial de fantasía, sin denominaciones que la acompañen (cf. GUTIERREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, ed. F.C.U./1997, pág. 20). Y no puede categorizarse como “mixta” en sustancia la marca cuestionada porque es muy claro que el diseño gráfico que completaría la denominación (“PILOT”), prácticamente no existe, toda vez, que consiste solamente en cortes pequeños que exhibe la letra inicial “P”. Por ende, es evidente que el vocablo reiterado -“PILOT”- es el elemento NETAMENTE PREDOMINANTE en el caso y el que, en consecuencia, define o dirime la cuestión relativa a la confundibilidad. Es decir que la única particularidad que ofrece la marca de autos, como elemento diferencial que operaría según la accionante, deviene mínima y difícil de advertir para el consumidor común, de modo que no es posible interpretar o entender que esta marca difiere de la anteriormente registrada por su carácter de “mixta”, cuando lo cierto es que las dos marcas son idénticas, apuntan a distinguir artículos de una MISMA Clase Int. (la 16), con una mínima reducción o limitación impulsada por la demandante, y todo ello crea el PELIGRO o RIESGO DE CONFUSIÓN que es lo que ha querido la ley evitar o conjurar. El principio de ESPECIALIDAD (art. 4º, Ley 9.956), debe ser interpretado racionalmente y en cada caso. Es por ello que el Tribunal ha sostenido invariablemente que es legítima la oposición de oficio en casos como el subexamine y que corresponde denegar el registro de marcas que puedan provocar confusión al consumidor (Sent. de 18/II/987, entre muchas otras). De ahí que el art. 9 del Protocolo de Amortización de normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de MARCAS, prohíba considerar marca todo signo “...que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante no podía desconocer como perteneciente a un titular domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados parte, y susceptible de causar confusión o asociación” (SIC, Nral. 4º) (v. DARTAYETE, María Cristina: “Armonización de normas en el MERCOSUR”, en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 4/1996, pág. 35). Como señala el Prof. Manuel ARÉAN LALIN, “...el titular de la marca goza la protección frente a todas las categorías de riesgo de confusión perfiladas por la jurisprudencia y la doctrina en función de las distintas representaciones erróneas que la violación del derecho subjetivo de marca puede generar en el tráfico” (“Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas. Excepciones al Derecho Exclusivo y Libre movimiento de productos y servicios”, en Rev. cit., No. 4/1996 cit., pág. 55). Afirmación que deriva de considerar un riesgo de confusión en sentido estricto y otro en sentido amplio; y, dentro de la primera hipótesis, un riesgo de confusión mediato y otro inmediato (Ob. cit., págs. 54/55). El riesgo de confusión existe en el caso ocurrente por todo lo expuesto y ello es suficiente para desestimar el registro de una marca prácticamente idéntica a otra prerregistrada que, además, procura distinguir, con acotación mínima, artículos o productos de la MISMA Clase Int. 16. Por los fundamentos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmado el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Y oportunamente, archívese por su estado.