Sentencia Definitiva N° 329/1998

//tevideo, 25 de mayo de 1998. No. 329 VISTOS : Para sentencia definitiva los autos caratulados: “VIDAL, MIGUEL con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 899/95). RESULTANDO : I) La parte actora promueve demanda de nulidad (fs. 38) contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 22/9/94, por la que se desestimó el registro de la marca “Soviet” para individualizar artículos de la Clase Int. 25 y la oposición deducida por el actor contra la solicitud presentada por la Cía. Nazionale SRL. Aduce en síntesis que la denegatoria de solicitud de registro se fundó erróneamente en la normativa vigente en materia de competencia desleal y piratería marcaria. Agrega que es frecuente que se den situaciones de similitud de registro por la misma marca en distintos países a nombre de diferentes titulares. En la especie la palabra “Soviet” no es creación de la firma italiana ni la grafía con que aparece escrita, como tampoco la estrella de cinco puntas que figura sobre la misma, careciendo de legitimación para invocar originalidad y pertenencia. II) La parte demandada contesta (fs. 48) que surge de los antecedentes administrativos la existencia de la marca “Soviet” en buena parte del mundo industrializado con fechas anteriores al depósito de la solicitud en el Uruguay, lo cual acredita la violación de la prohibiciones establecidas en el inc. 12 del art. 2 de la ley 9956 y art. 6 bis del Convenio de París. Expresa asimismo que la Cía. Nazionale SRL (Italia) ha probado los registros en varios países de Europa y la comercialización de los productos identificados con su marca “Soviet”, los que datan de fecha anterior al intento del actor. III) Se produjo la prueba certificada a fs. 76, alegaron las partes por su orden, se expidió el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en Dictamen No.143/97, pasaron los autos a estudio y se citó para sentencia, acordada en legal forma. CONSIDERANDO : I) Se ha cumplido en la especie con los presupuestos previstos en los artículos 4 y 9 de la Ley 15.869, habilitantes de la acción de nulidad, por lo que procede el estudio de la cuestión sustancial planteada. II) Se impugna en autos la Resolución de 22/IX/94, de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que no hizo lugar al registro de la marca “SOVIET”, promovido por quien ahora acciona, bajo Acta No. 233.805 para la Clase Int. 25. Dicha volición fue compartida por Ministerio de Industria, Energía y Minería que la confirmó en ejercicio de atribuciones delegadas, al rechazar el recurso jerárquico, según resolución de 4/VIII/95. Surge de los antecedentes administrativos que el 13/11/989 RINSY S.A. solicitó el registro de la marca “SOVIET” para proteger los arts. de la Clase Int. 25; y además, que el 4/12/90 dicha sociedad transfirió a Miguel VIDAL RIVERO la referida solicitud. III) El Tribunal por la unanimidad de sus miembros integrantes, comparte los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en la especie, y en su virtud, considera que no son de recibo los agravios de la parte actora que sustenta la pretensión anulatoria de la resolución que deniega la solicitud de registro de la marca “SOVIET”, en la circunstancia de estimar que, sólo el dato cronológico de que la firma italiana hubiera precedido en el tiempo, en Italia, a la solicitud de marca en el Uruguay por breve lapso, no puede ser considerado fundamento valedero para la denegatoria referida. Agrega además, que es muy frecuente que se den situaciones de simultaneidad de registro por la misma marca en distintos países a nombre de diferentes titulares. Sin embargo, las pruebas obrantes en la instructoria de autos como de las resultancias que se infieren de las actuaciones administrativas, demuestran que no hubo simultaneidad de solicitud de registro de la marca “SOVIET”, sino que por el contrario, se comprobó que la firma italiana tenía ocho (8) registros anteriores con la marca en pugna, entre los que se encuentran los de Italia, un título internacional de 21 países europeos, EEUU, FINLANDIA, SUECIA, DINAMARCA e ISLANDIA (fs. 93/94 y 200, en rojo, Legajo “A” de antecedentes administrativos). Pero al margen de que el título de la marca “figurativa SOVIET” y estrella, se depositó en Italia el 5/12/988, lo que indica un REGISTRO PREVIO INDISCUTIBLE, opera una circunstancia que remarca la Dra. Acosta y Lara -y que señala el Ministerio de Industria, Energía y Minería al contestar y alegar- y que deviene decisiva: la propia parte actora aportó, en vía administrativa, facturas y fotos de productos diversos fabricados y comercializados por VIDAL RIVERO, que lucen el LOGOTIPO registrado por la empresa italiana opositora (fs. 56, 59 y 69), en rojo, Legajo “A” cit.), “COPIADO SERVILMENTE hasta en sus mínimos detalles”, como adelantara la Dra. Acosta y Lara, circunstancia vital en cuanto prueba INEQUÍVOCAMENTE dos cosas: a) que es inaceptable la excusa argumental del actor de que existió una mera coincidencia en la elección del signo o pretendido erigir en marca; y b) que desconocía la marca extranjera. Ello justifica, entonces, que el 12/4/94 y 24/6/94 “COMPAGNIA NAZIONALE DE ITALIA” e “IMPORTEX S.A. DE URUGUAY” formularan, respectivamente, sendas denuncias por “piratería marcaria”. Las facturas y fotos que obran a fs. 477 a 582, en rojo, del Legajo “C”, 2da. Pieza, de antecedentes administrativos, no pueden ser soslayados como instrumentos que, por sí solos, definen la litis. Porque se demuestra la intención de registrar una marca IDÉNTICA, que NO SE IGNORABA, en violación del art. 2, numeral 12, Ley 9956/1940; y se deriva, de ello, el claro propósito de consumar una CONCURRENCIA DESLEAL (art. 2, num. 13 L. 9956 cit.; y arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, DL 14.910), otra razón vital para denegar el registro marcario postulado. No es aceptable lo alegado por el actor en cuanto a que desconocía la existencia de la otra marca, ya que surge claramente demostrado la publicidad de la marca italiana y la fama y notoriedad de la misma. El rechazo de la solicitud aparece plenamente justificada en virtud, no sólo de las normas legales citadas, sino también en razón del concepto de “NOTORIEDAD RESTRINGIDA” que tradicionalmente ha aceptado la jurisprudencia administrativa en la materia y, obviamente, la jurisprudencia de este mismo Tribunal. Notoriedad restringida que se consagra en el Protocolo sobre Marcas en el ámbito del MERCOSUR (art. 9, num. 5 y 6) (cf. DARTAYETE, MARÍA C.: “Armonización de normas en el MERCOSUR”, en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 4/1996, pág. 35 2da. Columna). La notoriedad exigida debe ser interpretada como “notoriedad restringida” y no como conocimiento público, sino en el ramo a que se dedican los administrados; esto es, vinculado con las normas del Convenio de París, respecto a las prácticas desleales y a las normas internas de nuestro país, que permiten evaluar la trascendencia de la marca y el posible conocimiento que pudo tener la firma accionante (Sentencia No. 92/93). Como lo ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal, es irrelevante el hecho de que la similar extranjera, aún no este registrada en el país (Sentencia No. 912/93). Como señala el Dr. Armando SCIARRA, para que la “piratería marcaria” se configure, se requieren: a) que la marca que se intenta registrar en nuestro país, es notoriamente conocida como de propiedad ajena; b) la marca pretendida no ha podido ser concebida sin tener a la vista el signo ajeno (cit. por GUTIERREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, ed. FCU, 1997, pág. 103). También resulta irrelevante el desistimiento a la oposición, que concretaron “RAMÓN, ALBERTO Y CLAUDIO COHEN” de Argentina a quienes Federico Alejandro ALVAREZ, del mismo país, transfirió la marca “SOVIET” a favor de la ahora accionante, porque es de principio que nadie puede transferir derechos que no tiene. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.