Sentencia Definitiva N° 143/1998

//tevideo, 18 de marzo de 1998. Nº 143 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Acción de Nulidad" (Fa. Nº 1079/95). RESULTANDO: I) Que a fs. 6 comparece la parte actora impugnando de nulidad la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 1/11/94, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimatoria de su solicitud de registro de la marca RODILON, acta Nº 251.167, para distinguir "veneno para matar roedores" de la Clase Internacional 5. A su entender, la marca solicitada RODILON cumple con todas las exigencias de la ley 9956 y es por tanto un signo registrable como marca. Además, expresa que reúne todas las características exigidas por la legislación marcaria para ser considerada una marca registrada: fantasía, novedad y especialidad. La única oposición planteada contra el registro de dicha marca fue efectuada de oficio por la DNPI al citar como antecedentes registrados las marcas DILON y AUDILON, las que entiende confundibles con la solicitada. En segundo término señala que esta similitud en la desinencia es común en productos farmacéuticos y químicos, por lo que dichos productos se distinguen ordinariamente por su radical. Por último, expresa que la invocación de los antecedentes DILON y AUDILON y su coexistencia son la prueba más clara de que RODILON es perfectamente registrable. Además, existen otras marcas similares registradas en la misma Clase Internacional: VENTILON, FASTILON, ANTILON, EPSILON, CAFYLON y MAFYLON. II) Que a fs. 15 se contesta la demanda aduciendo que la marca RODILON no presenta las suficientes diferencias gráficas y fonéticas requeridas por el art. 33 del Decreto de 29/11/40 respecto de otras prerregistradas, lo que las hace confundibles fácilmente. III) Que la prueba es la que obra certificada a fs. 39. Alegó de bien probado la parte actora de fs. 40 a 42, haciéndolo luego la demandada a fs. 44. IV) Que fue oído el Sr. Procurador del Estado, quien por dictamen 250/97, de fs. 46 a 46 vto., aconsejó la confirmación del acto impugnado. Se citó a las partes para sentencia, giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO: I) Que desde el punto de vista formal se han cumplido los requisitos habilitantes del accionamiento anulatorio (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) La actora había solicitado la inscripción de la marca RODILON para la clase Int. 5, la que no había merecido oposiciones, pero surge la oposición de oficio "por encontrarse registrada/solicitada, las marcas DILON y AUDILON" (fs. 7 A.A.). El único fundamento que surge de los antecedentes administrativos es que "Teniendo presente el rubro tan sensible a la salud humana que representa clase 5; estimamos que se debe ser muy cauto en apreciar las semejanzas..." (fs. 8v. A.A.). O sea que se quiere evitar con esta denegatoria, la confusión entre productos con evidente extensión a la protección del consumidor, en este caso, el rubro de salud. El Diccionario de la Real Academia da diversas definiciones de los términos "confusión" y "confundir", indicando que es "Mezclar dos o más cosas diversas. Barajar confusamente diferentes cosas...Equivocar...". La Ley 9.956 contempla la posibilidad de confusión de marcas y busca eliminarla, protegiendo la propiedad exclusiva de la misma. La actora ha demostrado la coexistencia de diversas marcas que tienen igual desinencia "ILON" y referente a Clase Int. 5 (fs. 8) por lo que la confusión derivada de esta preexistencia debe quedar descartada en cuanto ha sido admitida por la demanda. De la prueba agregada en autos surge que alguna de ellas están dirigidas precisamente a la salud humana (broncodilatadores o preparaciones farmacéuticas o medicinales), no proporcionándose informe de las otras, pero "IPSILON" responde a la clase 9. Las restantes pertenecen a la clase 5 igual que la denegada a la actora, pero no se indica a qué productos se refieren. La confusión entre productos dirigidos a la "salud humana" que básicamente fundamenta la oposición al registro marcario, queda diluido si se tiene presente que este producto aunque también integra la clase Int. 5, es "un veneno para roedores", por tanto, el consumidor, aun distraído, no encontrará ni en iguales comercios, ni en iguales "góndolas" de un supermercado, ambos productos juntos. La asociación por relación de bienes queda diluida y extender la protección marcaria, de oficio, basada en confusiones excepcionales, de fácil extensión llevaría a una desprotección a terceros por exagerado proteccionismo al derecho emergente de las marcas. Es innegable la facultad de la administración de rechazar de oficio las solicitudes de registro, pero también debe ser muy convincente la fundamentación, que no se encuentra en la denegatoria impugnada. Por estos fundamentos, el Tribunal FALLA: Acógese la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dra. Irma Alonso Penco (Redactor), Dr. Víctor Hugo Bermúdez, Dr. Waldemar Burella, Dr. Manuel Mercant Landeira, Dr. José Baldi Martínez, Dr. José Carlos Calleriza (Secretario Letrado).