Sentencia Definitiva N° 136/1998

//tevideo, 16 de marzo de 1998. Nº 136 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: "SIMONE, ALBA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Acción de nulidad" (Nº 178/96). RESULTANDO: I) Que de fs. 1 a 3 comparece la parte actora entablando demanda de nulidad contra la Resolución de 4/4/95 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se desestima la solicitud de registro de la marca "GEMAS" para individualizar los productos de la Clase Internacional Nº 5. Expresa que no se justifica el rechazo a su solicitud, desde que el motivo de la denegatoria, la semejanza con la marca "HEMAX", no tomó en cuenta las diferencias gramaticales y fonéticas, que son suficientes para hacerlas inconfundibles. II) Conferido traslado de la demanda, ésta fue contestada a fs. 6 y ss., manifestando la demandada que las marcas eran confundibles, lo que impedía su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado, máxime tratándose de productos farmacéuticos. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 15. Alegaron las partes por su orden (fs. 16 y 18), y se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien en Dictamen Nº 136/97, aconsejó la confirmación del acto impugnado. Se citó a las partes para sentencia, la que fue acordada en legal forma. CONSIDERANDO: I- Formalmente se agotó la vía administrativa y se deduce en tiempo la acción de nulidad el 20/3/996, conforme a lo previsto por el art. 9 de la ley 15.869, por lo que no existe impedimento alguno para el ingreso del examen de la cuestión sustancial. II- La actora demanda la anulación de la Resolución de 4/IV/95 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que no hizo lugar al registro de la marca "GEMAS", solicitada por la actora bajo Acta Nº 253.673 para proteger artículos o productos de la Clase Internacional 5. A la solicitud de registro de la marca expresada, "GEMAS" se opuso el INSTITUTO SIDUS S.A. de Argentina, titular de la marca prerregistrada "HEMAX", solicitada bajo Acta Nº 242.028 para proteger artículos o productos de la misma Clase Int. 5. La D.N.P.I. acogió la oposición, sosteniendo como fundamento de la imposibilidad de coexistencia de ambas marcas, el hecho de la confusión en razón que no se aprecian "las claras diferencias" requeridas por el art. 33 del Decreto de 29 de noviembre de 1940 y por tratarse de productos farmacéuticos. III- Sin perjuicio de reconocer que se trata de una cuestión de solución límite, porque entre "GEMAS" y "HEMAX" no existen mayores diferencias fonéticas, la unanimidad de los miembros integrantes del Tribunal, se inclinan por concluir que en la especie, es procedente la coexistencia pacífica de ambas marcas. En efecto, se sustenta la postura asumida en el hecho de la existencia de diferencias gráficas, porque si bien se admite que el núcleo de ambas denominaciones (EMA) es igual, sus letras iniciales (G y H) y terminaciones (S y X) son diferentes, lo que lleva a presumir que visualmente pueda disiparse el riesgo de confusión. Por otra parte, el signo que se registra cumple con el requisito de originalidad y fantasía exigido por la ley de marcas, con la particularidad de tener un significado preciso; el término "GEMAS" inmediatamente se asocia o vincula a lo que significa -piedra preciosa-; o sea, "evoca" la idea de una piedra preciosa y no la del producto que verdaderamente trata de distinguir, en cuyo caso habría caído en la prohibición de los numerales 4º y 5º del art. 2º de la Ley 9.956. La demandada se funda en el dictamen de la Asesoría Jurídica de la D.N.P.I. que invoca el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley 9.956 para establecer que el mismo exige "claras diferencias" entre las marcas. Sin embargo, dicho artículo se limita a señalar: "Las marcas deberán apreciarse por la combinación de los elementos que las compongan, comparándose sucesivamente sus semejanzas con el criterio de un consumidor poco atento para observar y recordar el conjunto de una marca, pero interesado por los productos que ella distingue". Aplicado a la situación que nos ocupa el interesado que "observe" y "recuerde" el conjunto de una marca, no olvidará fácilmente las diferencias entre un nombre que le recuerda a piedras de la misma denominación ("GEMAS"), y otro que nada le sugiere ("HEMAX"). Pero, además, el hecho que se trate de productos de la misma Clase Int. 5 (especialidades farmacéuticas) no es principio que rechace indefectiblemente la coexistencia conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal, que ha aplicado el art. 33 Dec. Reglamentario para indicar cuándo existe SIMILITUD y subsecuente CONFUNDIBILIDAD entre dos marcas (Sentencias 37, 46, 225 y 271/985). Ya antes, en sentencia 141/984, sostuvo que no existen reglas técnicas ni pautas rígidas para apreciar los extremos computados, se trata de una cuestión de hecho girado siempre al prudente arbitrio judicial. La Sala recuerda a RIPPE, para quien debe tenerse en cuenta al consumidor medio, la atención y memoria medias del consumidor que no tiene a la vista simultáneamente productos concurrentes, pero recuerda imperfectamente uno cuando ve el otro ("La Concurrencia Desleal", págs. 55 y 57). E, incluso, el Tribunal señala que, en tal sentido, BREUER MORENO destaca que en Argentina se han aceptado marcas como "LAXO CIRUELA" y "LAXO MAGNESIA", sin que se haya tenido dudas de la legalidad de la resolución correspondiente (Sentencia 156/984). Por último, cabe establecer que la actual integración de la Sala, adhiere a la corriente de opinión jurisprudencial que sostiene la imposibilidad de confusión por parte del consumidor en materia de medicamentos o productos farmacéuticos, debido a la exigencia de RECETA profesional para su venta (Sentencia 141/984). También en sentencia redactada por el Sr. Ministro Dr. Burella, se señala que la diversidad de los arts. distinguidos por la marca y el requisito de la receta médica para la provisión de los mismos, aleja la posibilidad de confusión. "El hecho -agrega la sentencia- de que ambos medicamentos sólo pueden ser comercializados bajo receta médica, contribuye decisivamente a la inconfundibilidad, dada la imposibilidad de que el facultativo que la expide pueda ser "un consumidor poco atento". Se trata de analgésicos, incluidos en la Clase Int. 5, como en el caso. En definitiva y en función del criterio que "el problema de la confundibilidad es siempre una cuestión de hecho que gira siempre al arbitrio jurisdiccional" (Sentencias 65, 374 y 391/987), se acogerá en la situación concreta que nos ocupa, la pretensión anulatoria que se promueve. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: Acogiendo la demanda y, por ende, anulando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Dr. José Baldi Martínez (Redactor), Dr. Víctor Hugo Bermúdez, Dr. Waldemar Burella, Dr. Manuel Mercant Landeira, Dr. Héctor Olague García. Dr. José Carlos Calleriza (Secretario Letrado).