Sentencia Definitiva N° 107/1998

//tevideo, 25 de febrero de 1998 Nº 107 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Acción de Nulidad" (Fa. Nº 1158/95). RESULTANDO: I) Que la parte actora deduce acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 23 de noviembre de 1994, por la cual se desestimó la solicitud de registro de la marca "Geritol", para distinguir artículos de la clase Internacional Nº 5. Se agravia en el hecho de que contra su solicitud de registro se dedujeron oposiciones en base a las marcas Geriterona, Germitrol y Geriaton. Expresa que el registro de la marca "Germitrol" se encuentra limitado para distinguir en la clase Int. 5, desinfectante para hospitales, mientras que la marca del actor distingue "preparaciones de uso humano", tratándose de productos muy distintos, que sólo por un azar de clasificación se encuentran incluidos en la misma clase de productos. En relación a las oposiciones basadas en las marcas Geriaton y Geriterona, manifiesta que el prefijo "Geri" es común a numerosas marcas que coexisten, como así lo avala la propia existencia de las dos marcas nombradas anteriormente. II) La Administración demandada, evacuando el traslado conferido, expresa que: la resolución que denegó el registro compartió el criterio de las opositoras, en el sentido de que en un análisis sucesivo de ambos términos, no se aprecian las claras diferencias que permitirían una coexistencia pacífica, corriéndose el riesgo de confusión para el consumidor medio, agravado todo por tratarse de elementos destinados a la salud humana. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 30; alegando las partes por su orden a fs. 31 y 34, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 180/97 glosado a fs. 37), se llamó para sentencia (fs. 38), pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes lo acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO: I) Que en la especie se han cumplido con los requisitos habilitantes exigidos por la normativa vigente, para el correcto accionamiento en nulidad. II) Que el acto residenciado es la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.), de 23/XI/94, que desestimó la solicitud de registro de la marca "GERITOL", solicitada por la ahora accionante bajo Acta Nº 253.898 para distinguir artículos o productos de la Clase Int. 5 (fs. 00032/00033, en rojo, Legajo "A" de A. A.). Dicha volición, que se dictó de consuno con la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. (fs. 00030, en rojo, Legajo "A" cit.), fue ratificada por la mencionada Dirección, en ejercicio de atribuciones delegadas, al rechazar el recurso de Revocación, compartiendo el criterio de su Asesoría Letrada (fs. 00052/00053 v., en rojo, Legajo "A" cit.), según Res. de 23/X/95 (fs. 00054 Ib.). Y resultó en definitiva confirmada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería que, concordando con su Asesoría Jurídica (fs. 00056, Legajo "A" cit.), repelió el recurso Jerárquico, actuando también en ejercicio de atribuciones delegadas, según Res. de 29/II/96 (fs. 00059, Legajo cit.; y fs. 18/19 de autos). La solicitud de registro de la marca rechazada (fs. 00003/00004, en rojo, Legajo "A" cit.), determinó la oposición de: TERPIN S.A., en tanto que titular de la marca "GERITRONA", Acta Nº 250.513 (fs. 00006/00009, Ibid.); E. R. SQUIBB Y SONS, INC., titular de la marca "GREMITROL", Acta Nº 226.248 (fs. 00017/00021, Ibid.); y GERARDO RAMON Y CIA. S.A., titular de la marca "GERIATRON", Acta Nº 237.012 (fs. 00013/00016, Ibid.). De modo que el acto en causa, en esencia, hizo lugar a la oposición múltiple implementada, aunque concretando un supuesto de CONFUNDIBILIDAD que importa en razón de que las marcas en pugna pretenden distinguir (y proteger) artículos o productos de la MISMA CLASE INT. 5. La Sala, sin perjuicio de reconocer la complejidad y subsecuente opinabilidad del caso ocurrente, confirmará el acto enjuiciado. III) Que, en efecto, no se puede desconocer la importancia de la naturaleza de los productos que se procura distinguir, pues la Clase Int. 5 refiere a productos farmacéuticos o químicos; y, como señala BREUER MORENO, respecto de este género de productos es una costumbre bastante generalizada la utilización, para denominación de los mismos, de "...una radical o desinencia semejante a la del componente principal del producto, y el resto compuesto por una fantasía, que es característica" (cita a fs. 00028, en rojo, Legajo "A" de A. A. cits.). Es esa la razón determinante de la posibilidad de que coexistan marcas con un mismo prefijo. Tal lo que ocurre con las marcas "GERMILAN", "GEROVITAL", "GERICAL", "GERILIEN", "GERITONICO", "GERMITROL" y "GERIANTINE", todos de la Clase Int. 5, como surge de las actuaciones obrantes en el Legajo "B" de A. A. Por otra parte, en la especie es difícil la posibilidad de confusión entre la marca debitada ("GERITOL") y la marca opositora "GERMITROL", ya que la primera distingue "preparaciones farmacéuticas para uso humano", en tanto que la segunda procura distinguir un "desinfectante para hospitales". En tercer lugar, tampoco puede soslayarse, como advierte la doctrina (BREUER MORENO) y la propia jurisprudencia del Tribunal, que la naturaleza de los productos determina que se vendan bajo receta médica o bien que el comprador de los mismos preste especial cuidado en su adquisición, lo que también permitiría excluir la posibilidad de confusión. Empero, como bien puntualiza la Asesoría Letrada de la D.N.P.I., si bien muchos productos de la Clase Int. 5, son expedidos bajo receta médica, el riesgo de confusión quedaría atemperado en la primera compra del producto, quedando subsistente el riesgo en las posteriores y en los casos de automedicación (fs. 00053, en rojo, legajo "A" cit.), supuesto este último de muy probable configuración dada la notoria inclinación de muchísimas personas de automedicarse. Argumento que, si bien no fue esgrimido antes, no puede ser rechazado por el Tribunal al conformar la motivación de su decisión de mérito. Asimismo, es de cierta gravitación la remisión que se hace al interés prioritario de asegurar la salud pública y la integridad de la vida humana, posición que habría sido asumida en el año 1987, en Chile, nada menos que por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (fs. 00053 "in fine", Legajo "A" cit.). Y también es exacto que la Sentencia 476 de 30/12/987, de la Sala, transcripta en la magnífica obra del Dr. Siegbert RIPPE ("La propiedad industrial en el Uruguay", págs. 164/165), deniega el registro de una marca en una situación "mutatis mutandi" similar a la instalada en autos. IV) Que lo expuesto precedentemente pauta la complejidad del subjudice. Empero, la Corporación estima, que corresponde confirmar el acto impugnado. En Sentencia 136/94, referida al tema "especialidades farmacéuticas", se expresa que la confundibilidad no es probable en medicamentos que, si bien pertenecen a la misma clase internacional, cubren medicamentos totalmente diferentes. Ello daría razón, en principio, como ya se adelantó, a la parte actora, en cuanto a la diferencia que existe entre las marcas "GERITOL" y "GERMITROL", en cuanto apuntan a la protección de productos de disímil naturaleza: "preparación farmacéutica para uso humano" la primera; y "desinfectante para hospitales", la segunda. Sin embargo, la impugnante no ha logrado desvirtuar la confundibilidad con las otras dos marcas prerregistradas -"GERIATON" y "GERITERONA"- cuya aplicación, destino de usuarios y demás detalles no fueron aportados al proceso, carga probatoria que gravaba a la reclamante (arts. 104 DL 15.524; y 283, 284, 313, 329, 330 y 331) (v. igualmente: arts. 137.1 y 139, C.G.P.). Tales diferencias tampoco fueron señaladas en los A. A., porque tanto al evacuar la vista oportunamente conferida (fs. 27/29, en rojo, Legajo "A" cit.), como al concretar la impugnación administrativa (fs. 35/37, Ibid.), no se ha demostrado que los productos que procuran distinguir y tutelar estas tres marcas en pugna sean distintos, como ocurrió en el primer caso ("GERMITROL"), lo cual enervaría la posibilidad de confusión en el hombre "medio". Un análisis lógico de la postura adoptada por la accionante revela que, si los productos a que refieren estas tres clases, fueran nítidamente diferentes, el patrocinante de la parte actora lo habría señalado en forma relevante, como sucedió en el primer supuesto analizado. Ello importaba, no sólo para determinar qué productos identifica cada marca; sino también para juzgar si se trata de productos que requieren o no receta médica, porque en este segundo caso recobra plena vigencia el argumento de las adquisiciones ulteriores y el de la automedicación. Esta es la jurisprudencia de la Corporación. Y el rigor que exteriorizan algunos fallos, conlleva el rechazo de la pretensión anulatoria en examen. En efecto, la Sala ha dicho que la necesidad de receta para la venta de psicofármacos, que indica el respaldo de un consejo profesional previo al consumo de dichos productos, NO DETERMINA LA FALTA DE CONFUNDIBILIDAD ENTRE DOS MARCAS cuyas diferencias gráficas y fonéticas no son suficientemente claras como para distinguirlas (Sentencia 846/91). Criterio que ya se había expuesto en Sentencia 141/984, donde el rechazo de la confundibilidad no estaba determinado por la necesidad de receta profesional, sino también -y fundamentalmente- por las claras diferencias gráficas entre los dos conjuntos marcarios y por la aplicación de los medicamentos A FINES TAMBIEN CLARAMENTE DIFERENTES (art. 33 Decreto-Reglamentario de 29/XI/940, en la redacción dada por el Decreto de 6/VII/945). La exigencia de que las marcas en disputa cubran medicamentos totalmente diferentes, ha sido reafirmada en la citada Sentencia 136/94, al discernir sobre la confundibilidad entre los medicamentos "SEFRIL" y "ZESTRIL", oportunidad en que la Sala puntualizó que la afirmación de que una enfermedad "del corazón puede hacerse con los productos distinguidos..." por dichas marcas, no se había acreditado en forma alguna. Agregando que, por el contrario, los elementos probatorios reunidos demostraban que se trataba de medicamentos destinados a dolencias que no tienen entre sí ningún punto de contacto. Lo cual aunado a la necesidad de receta médica, que obsta a que el consumidor acceda por decisión propia, determinaba la exclusión de cualquier posible confusión. Es el déficit probatorio enunciado el que impone confirmar el acto que se procesa, ya que impide juzgar sobre la posibilidad de confusión (ya que no se reclama la certeza de la misma) entre los productos que procuran distinguir las tres marcas de referencia ("GERITRONA", "GERIATRON" y la postulada "GERITOL"). Y ello, porque tampoco puede olvidarse que la Administración no vela por los intereses "entre particulares", desde que, por encima de ellos, están los intereses superiores del "consumidor" y cuya tutela le está confiada (Sentencia 195/989). Finalmente, se rechaza el argumento de la utilización del prefijo "GERI" por muchos productos, porque no se postula ningún derecho exclusivo al uso del mismo -que no podría tampoco aceptarse a la luz de la normativa vigente y de los antecedentes que obran en la causa, Legajo "B" de A. A. cits.-; y porque además, como ya se expresó, tratándose de productos farmacéuticos que exhiben cierta similitud fonética desde la perspectiva del consumidor "medio", es indispensable determinar el uso o destino de tales productos, como forma de disipar el riesgo de confusión y el peligro que el mismo entraña para la salud. Como expresa el PROF. MANUEL AREAN LALIN, "...para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad, así como a sus canales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión..." ("Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas". Excepciones al Derecho Exclusivo y libre movimiento de productos y servicios, en Rev. de la Propiedad Industrial, Nº 4/1996, pág. 54, 2da. columna). Las falencias probatorias preindicadas impiden, en el caso, aceptar que no existe ningún peligro de confusión entre las marcas enfrentadas, lo cual sella la suerte del accionamiento analizado. Por los fundamentos expuestos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA: Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Dr. Víctor Hugo Bermúdez (Redactor), Dr. Waldemar Burella, Dr. Manuel Mercant Landeira, Dr. José Baldi Martínez, Dra. Irma Alonso Penco, Dr. José Carlos Calleriza (Secretario Letrado).